DIREITO DE MARCAS Dos Meios de Tutela Cíveis

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1 DIREITO DE MARCAS Dos Meios de Tutela Cíveis
DIREITO DE MARCAS Dos Meios de Tutela Cíveis MARIA JOSÉ COSTEIRA Juíza do Tribunal de Comércio de Lisboa Universidade Nova de Lisboa 17 de Maio de 2011

2 1 - Introdução

3 1 -Introdução

4 2 – Os Recursos de Marca

5 2 – Os Recursos de Marca Legitimidade activa
- Qualquer interessado que se sinta prejudicado, directa e efectivamente, pela decisão do INPI – art. 41º - Legitimidade não dependente da prévia reclamação na fase administrativa do processo

6 2 – Os Recursos de Marca Prazo
- Dois meses a partir da publicação no B.P.I. ou do pedido de certidão – art. 41º - Prazo de natureza substantiva: contagem ininterrupta – art. 279º Cod.Civil

7 Tramitação do processo
2 – Os Recursos de Marca Tramitação do processo - Notificação ao INPI – art. 43º - limita-se a remeter o processo: 10 dias - responde e remete o processo: 20 dias - pede prorrogação do prazo (prazos não peremptórios) - Citação da parte contrária – art. 44º - resposta em 30 dias

8 Tramitação do processo
2 – Os Recursos de Marca Tramitação do processo - Decisão – art. 44º - a proferir em 15 dias - esclarecimentos do técnico do INPI - não há audiência de julgamento - prova admissível: documental - recurso de plena jurisdição e por regra em apenas um grau – art. 46º

9 2 – Os Recursos de Marca

10 2 – Alguns exemplos (art. 223º, nº 1, al. b)
Marca internacional nº Classe 3ª INPI: recusou Tribunal:recusou

11 2 – Alguns exemplos (art. 223º, nº 1, al. b)
Marca internacional nº Classe 30ª INPI: recusou Tribunal: concedeu

12 2 – Alguns exemplos (art. 223º, nº 1, al. b)
Marca internacional nº classes 1ª, 16ª, 20ª INPI: recusou Tribunal: concedeu

13 2 – Alguns exemplos (art. 223º, nº 1, al. b)
Marca Int Marca Int Marca Int INPI: concedeu INPI: concedeu INPI: recusou Tribunal: concedeu

14 2 – Alguns exemplos (art. 239º, al. a)
Marca internacional Marca nacional nº (Classe 29ª) (classe 29ª) “ESTRELITAS” (nominativa) INPI: concedeu Tribunal: concedeu

15 2 – Alguns exemplos (art. 239º, al. a)
marca internacional marca internacional “PLANETIS” (nominativa) INPI: concedeu parcialmente Tribunal: recusou parcialmente

16 2 – Alguns exemplos (art. 239º, al. a)
marca nacional marca nacional classe 29ª classe 29ª insígnia nº 5449 INPI: concedeu Tribunal:concedeu

17 2 – Alguns exemplos (art. 239º, al. a)
Marca nacional marca internacional INPI: concedeu Tribunal: concedeu

18 2 – Alguns exemplos (art. 239º, al. a)
Marca internacional Marca internacional Marca internacional “TARGA” (nominativa) INPI: concedeu Tribunal: concedeu

19 2 – Alguns exemplos (art. 239º, al. a)
Marca internacional Marca nacional “CROWN” (nominativa) INPI: recusou Tribunal: concedeu

20 TRIBUNAIS DE MARCA COMUNITÁRIA
Regulamento 40/94 TRIBUNAIS DE MARCA COMUNITÁRIA (art. 40º/2 CPI) -Tribunal do Comércio de Lisboa -Tribunal da Relação de Lisboa

21 3 – Marca Comunitária Regulamento 40/94
Art. 6º: Direito constitui-se pelo registo (= art. 224º CPI) - salvaguarda interesses dos titulares - salvaguarda interesses de terceiros - melhor processo de objectivação e delimitação de um bem jurídico imaterial

22 3 – Marca Comunitária Regulamento 40/94 Art. 4º - objecto do registo
Art. 7º - motivos absolutos de recusa Arts. 8º - motivos relativos de recusa Art. 9º - Propriedade e exclusivo Cod. Prop. Industrial Art. 222º - objecto do registo Arts. 238º - motivos absolutos de recusa Arts. 239º - motivos relativos de recusa Art. 224º e 258º - Propriedade e exclusivo

23 “all infringment acts” “acções de contrafacção”
3 – Marca Comunitária Art. 92º Reg. (versão inglesa) Tribunais nacionais competentes para “all infringment acts” Art. 92º Reg. (versão portuguesa) Tribunais nacionais competentes para “acções de contrafacção”

24 3 – Alguns exemplos (art. 9º, Reg.)
3 – Alguns exemplos (art. 9º, Reg.) Marca comunitária Marca nacional (prioritária) INPI: concedeu Tribunal:recusou

25 3 – Alguns exemplos (art. 9º, Reg.)
3 – Alguns exemplos (art. 9º, Reg.) Marca comunitária Marca nacional nº (prioritária) INPI: concedeu Tribunal:concedeu

26 Caso: Marcas nominativas
3 – Marca Comunitária Caso: Marcas nominativas “COROA” “CORONAS” Marca nacional recorrida Marca comunitária do recorrente Classe 33ª: bebidas alcoólicas Classe 33ª: bebidas alcoólicas

27 Reconvenção inadmissível nos recursos
3 – Marca Comunitária Reconvenção inadmissível nos recursos

28 3 – Marca Comunitária Regulamento 40/94 – Arts. 52º
- erro de tradução: “Counterclaim in infringment proceedings” “pedido reconvencional numa acção de contrafacção” só admite a reconvenção nas acções, não também nos recursos

29 Caso: Marcas nominativas
3 – Marca Comunitária Caso: Marcas nominativas “INVOGUE” “VOGUE” Marca nacional recorrida Pedido de marca comunitária Pedido de registo posterior já concedido pelo INPI Pedido de registo prioritário a aguardar decisão do IHMI Suspensão do recurso

30 4 – As Acções Declarativas

31 4 – As Acções Declarativas
Legitimidade Aferida nos termos gerais – art. 26 CPC Acções de anulação /nulidade (art. 35º/2) Activa: MP ou qualquer interessado - incluindo quem tiver pedido um registo que ainda não foi objecto de despacho – art. 5º Passiva: titular do sinal e de quaisquer direitos derivados – litisconsórcio necessário passivo

32 4 – As Acções Declarativas
Prazo Anulação de um registo: 10 anos a contar da data do despacho de concessão (excepto casos de má fé) – art. 266º/4 Anulação de firma/denominação social: 10 anos a contar da publicação do pacto social ou da sua alteração (excepto as intentadas pelo MP) - art. 4º/5

33 4 – As Acções Declarativas
Contestação Falta de uso sério – art. 266º/3 Registo por 10 anos – art. 255º (Monopólio potencialmente vitalício) Uso sério da marca – art. 268º Falta de uso sério: caducidade – art. 269º

34 4 – As Acções Declarativas
Contestação Esgotamento do direito – art. 259º O direito conferido pelo registo não permite ao seu titular proibir o uso da marca em produtos comercializados pelo próprio ou com o seu consentimento no espaço económico europeu

35 4 – As Acções Declarativas
Contestação Preclusão por tolerância – art. 267º O titular de uma marca registada que tolerar, durante cinco anos consecutivos, o uso de uma marca registada posterior, perde o direito de se opor ao seu uso, salvo se o registo da marca posterior tiver sido efectuado de má fé

36 4 – As Acções Declarativas
Contestação Pedido reconvencional Anulação da marca do A. Declaração de caducidade da marca do A. Pedido de indemnização pelos prejuízos que sofrerá com a alteração da sua firma/denominação

37 4 – As Acções Declarativas
Prova - admissíveis todos os meios de prova - prova do direito – título de registo (art. 7º/1) - prova pericial: contrafacção e prejuízos

38 4 – As Acções Declarativas
Sentença – art.. 338º-M Medidas relativas ao destino a dar - aos bens em que se tenha verificado a violação - aos instrumentos utilizados no fabrico desses bens - Ex: retirada dos circuitos comerciais ou destruição

39 4 – As Acções Declarativas
Sentença – art.. 338º-N Medidas destinadas a garantir o cumprimento da decisão condenatória - Ex: interdição do exercício de profissão proibição de participar em feiras encerramento de estabelecimento - Sanção pecuniária compulsória

40 4 – As Acções Declarativas
Sentença – art.. 338º-O Medida de carácter preventivo-repressor: Publicação, a expensas do infractor, de extracto da decisão condenatória - Boletim Propriedade Industrial Qualquer meio de comunicação social

41 4 – As Acções Declarativas
A - Pedido - cancelamento do registo de um sinal por existência de uma marca registada anterior, que assinala produtos idênticos ou afins e que é confundível / concorrência desleal - pagamento de uma indemnização: diluição da marca e prejuízos materiais

42 4 – Alguns exemplos Insígnia nº 11.170 marca internacional 596.186
Pedido: anulação da insígnia Decisão: improcedência do pedido

43 4 – Alguns exemplos (art. 239º, al. m)
Marca internacional Marca nacional Pedido: anulação da marca Decisão: improcedência da acção

44 4 – As Acções Declarativas
B - Pedido - condenação na cessação do uso de uma marca e/ou da comercialização de determinado produto/serviço assinalado com esse sinal, por estar a ser usada uma marca do A. sem sua autorização ou uma expressão confundível com a marca registada (prioritária e destinada a assinalar produtos idênticos ou afins) - pagamento de uma indemnização: prejuízos materiais

45 4 – Alguns exemplos A: H.D.Michigan, Inc.
Marca comunitária Marca comunitária 83584 Pedido: cessação do uso do sinal Harley-Davidson Decisão: procedência do pedido

46 4 – As Acções Declarativas
C - Pedido - cancelamento de uma firma/denominação social por ser confundível com um sinal anterior - pagamento de uma indemnização: diluição da marca, desvio de clientela e prejuízos materiais

47 4 – As Acções Declarativas
Pode ser pedida a anulação da firma ou denominação mesmo sem ter sido comunicado ao RNPC o registo da marca Art. 33º/6 Dec.lei 129/98 - Só releva em sede administrativa e não quando está em causa a defesa do direito do ponto de vista substantivo

48 4 – As Acções Declarativas
Art. 33º/1 e 2 Princípio da Novidade não é um princípio absoluto Só é de anular firma/denominação quando houver uma relação entre os produtos/serviços que a marca assinala e a actividade exercida pelo titular da firma/denominação social (Art. 33º /5 Dec.lei 129/98: “induzir em erro”)

49 4 – Alguns exemplos (art. 33º/6 Dl 129/98 e 99º Reg.)
A: “AUDI AG” AUDI quattro Marcas R: “AUDITRADING – Importação e Exportação, Lda.” Pedido: abster-se de usar na denominação social ou em qualquer sinal a expressão “AUDI” Decisão: Improcedência do pedido Relação: Revoga decisão e condena no pedido

50 4 – Alguns exemplos (art. 33º/6 Dl 129/98 e 99º Reg.)
A: “DANONE, S.A ” R: COMPAGNIE GERVAIS DANONE Pedido: anulação da marca Decisão: Procedência do pedido

51 4 – As Acções Declarativas
D - Pedido - reversão: o A. pretende passar a ser o titular da marca do R. - art. 34º/2 (a marca está registada (em Portugal) em nome do agente ou representante do titular de uma marca registada num dos países da União ou da OMC sem o seu consentimento – art. 226º)

52 4 – As Acções Declarativas
E - Pedido - anulação ou declaração de nulidade - marca enganosa - falta capacidade distintiva

53 4 – Alguns exemplos Ex. pedido de anulação sui generis Titular: IPQ
Classes 1ª a 5ª e 42ª Pedido: anulação Decisão: Procedência do pedido

54 5 – Os Procedimentos Cautelares

55 5 – Os Procedimentos Cautelares
Art. 338º-I 1 — Sempre que haja violação ou fundado receio de que outrem cause lesão grave e dificilmente reparável do direito de propriedade industrial… 2 — O tribunal exige que o requerente forneça os elementos de prova para demonstrar que é titular do direito de propriedade industrial, ou que está autorizado a utilizá-lo, e que se verifica ou está iminente uma violação.

56 5 – Os Procedimentos Cautelares art. 381º CPC

57 5 – Os Procedimentos Cautelares ART. 338º-I C.P.I.

58 5 – Os Procedimentos Cautelares
Violação iminente (art. 338º-I, nº 2) = lesão grave e dificilmente reparável

59 5 – Os Procedimentos Cautelares
Notificação do requerido para se abster de usar o sinal considerado imitação do sinal do requerente Notificação do requerido para se abster de comercializar os produtos sob o sinal objecto da providência Apreensão dos bens que estão a ser comercializados com o sinal Notificação do requerido para se abster de usar a firma/denominação

60 Arresto Art. 338º-J/1 actos praticados à escala comercial
arresto de bens do presumível infractor desde que esteja comprometida a cobrança da indemnização Art. 338º-J/2 qualquer violação apreensão de bens que violem os direitos de propriedade industrial ou que apenas possam servir para a prática do ilícito

61 Arresto – 338-J/1 e 2 Contraditório:
- regra: audição da parte contrária - excepção : não audição se o atraso na efectivação da apreensão puder causar danos irreparáveis ao requerente Tramitação: - Aplicam-se as regras relativas às medidas de preservação da prova

62 Arresto – 338-J/1 e 2 Prova Arts. 338-J, nº 1 e 2:
- titularidade do direito - violação consumada ou iminente Art. 338-J, nº 1 .circunstâncias susceptíveis de comprometer a cobrança da indemnização .escala comercial

63 5 – Alguns exemplos insígnia nº 2860
Sinal não registado Marca comunitária insígnia nº 2860 Pedido: abster-se de usar a letra “G” envolta numa coroa de louros Decisão: deferiu a providência

64 5 – Alguns exemplos Marca comunitária Pedido: cessação da utilização do padrão Decisão: deferiu a providência

65 6 – A Protecção Provisória
Art. 5º/1 O pedido de registo (…) confere provisoriamente ao requerente, a partir da respectiva publicação no BPI, protecção idêntica à que seria atribuída pela concessão do direito, para ser considerada no cálculo de eventual indemnização.

66 6 – A Protecção Provisória

67 6 – Alguns exemplos (art. 33º/6 Dl 129/98 e 99º Reg.)
Requerente: “DELTA PLUS, S.A.” titular do pedido de marca comunitária nº Requerida: “DELTA PLUS II – SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL, LDA” Pedido: abster-se de usar a denominação social ou qualquer sinal distintivo que inclua “DELTA PLUS” Decisão: deferiu a providência

68 Pedido de marca comunitária 2744571
Pedido: cessação do rótulo e embalagem Decisão: deferiu a providência

69 Medidas para obtenção e preservação da prova
Directiva: pensadas como medidas prévias a acções de mérito – art. 7º CPI: prévias também a providências cautelares - Art. 338ºF

70 Medidas para obtenção da prova – art. 338º-C
apreensão de documentos bancários, financeiros, contabilísticos ou comerciais Quando estão em causa actos praticados à escala comercial, Prova da violação e de que a mesma está a ser praticada tendo por finalidade uma vantagem económica ou comercial.

71 Medidas para obtenção da prova – 338º-C
regime subsidiário - arts.302º/304ºC.P.C.? - arts. 520º ss C.P.C.? requerente tem que especificar as provas que pretende preservar (art. 6º Directiva) não tem natureza urgente

72 Medidas para obtenção da prova – 338º-C
Tribunal obrigado a assegurar a protecção das informações confidenciais – nº 3 Pergunta: Como compatibilizar o direito do A. de requerer a apresentação de elementos com o direito do R. de salvaguardar o segredo de negócio?

73 Medidas de Preservação da prova – 338º - D
tem natureza urgente - ex: - descrição de bens - apreensão de bens prova da violação do direito ou do fundado receio de lesão grave e dificilmente reparável prova do perigo de dissipação das provas Legislador não consagra protecção da confidencialidade

74 Tramitação e Contraditório 338º - E
regra: audição da parte contrária excepção: dispensa quando atraso possa causar danos irreparáveis ou exista risco sério de destruição ou ocultação da prova. notificação imediata do requerido após executada a medida decretada

75 Extinção e caducidade 338º - F
Medidas requeridas previamente à propositura da acção principal - prazo de 30 dias a contar da decisão se o requerido tiver sido ouvido - prazo de 10 dias a contar da notificação ao requerente de que o requerido já foi citado - Medidas requeridas previamente à propositura da providência cautelar ???

76 Responsabilidade do requerente – 338º - G
decretamento pode depender da prestação de uma caução ou outra garantia pelo requerente requerente pode ser condenado a pagar ao requerido uma indemnização se: - a medida decretada for injustificada, - a medida deixar de produzir efeitos por facto imputável ao requerente, - não existir violação, - o receio de lesão grave e dificilmente reparável for infundado.

77 Informações 338º - H Incidente de providência e de acção?
Incidente prévio à acção ou na pendência da acção? não tem natureza urgente não está regulada a tramitação: tem contraditório?

78 Maria José Costeira MariaCosteira@juizes-csm.org.pt
Obrigada! Maria José Costeira