Faculdade de Direito | 22.10.2009 Doutrina dos Equivalentes Aula de Mestrado Joana Eugénio Examinadora de Patentes.

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1 Faculdade de Direito | 22.10.2009 Doutrina dos Equivalentes Aula de Mestrado Joana Eugénio Examinadora de Patentes

2 Definição Josef Kohler, jurista alemão, 1900 Regra legal na maioria dos sistemas de patentes do mundo que permite a um tribunal manter um terceiro envolvido num processo de infracção ainda que o dispositivo ou processo em infracção não recaia dentro do âmbito literal de uma patente infringida. Introduz o conceito de “função equivalente”

3 O juiz Learned Hand justifica esta doutrina como uma forma de um terceiro não poder usufruir do benefício de uma invenção apenas por alterar algo para outro elemento com a mesma função. O objectivo é dar uma protecção justa aos detentores de títulos de patente "to temper unsparing logic and prevent an infringer from stealing the benefit of the invention". Royal Typewriter Co. v. Remington Rand, Inc., 168 F.2d 691, 692 (2d Cir. 1948).

4 Pith and marrow approach Tendência dos tribunais interpretação literal do âmbito de uma patente – aplicação literal das reivindicações Abordagem Pith and Marrow – essencial e não essencial – Reino Unido Doutrina dos Equivalentes - USA

5 Tentativas para normalizar as diferentes abordagens A doutrina tem sido criticada como sendo vaga Incerteza e falta de predictibilidade do sistema de patentes.

6 European Patent Convention 2000 Extensão da protecção - Art.69 (1) A extensão da protecção conferida por uma patente europeia deve ser determinada nos termos das reivindicações. Ainda assim, a descrição e os desenhos devem ser utilizados para interpretar as reivindicações.

7 Protocolo de Interpretação do Art.69 EPC (1)O art. 69 da EPC não deve ser interpretado como o âmbito da protecção estar definido pelo significado estrito e literal das palavras utilizadas nas reivindicações, servindo os desenhos e descrição apenas para ajudar a resolver ambiguidades das reivindicações. Nem deve ser interpretado como as reivindicações servirem apenas como guia de protecção, estando também prevista a protecção do que consta na descrição e desenhos. A interpretação a ser tida é uma posição intermédia entre estes dois: combinando a protecção justa do detentor da patente com um grau razoável de certeza legal para terceiras partes. (2)Para o propósito de determinação da extensão de protecção conferida por uma patente europeia, deve ser tido em conta qualquer elemento que seja equivalente a um elemento especificado nas reivindicações. 13 Dezembr13 Dezembro 20072007 Objectivo: uniformizar a interpretação das reivindicações ao nível nacional dos estados contratantes da EPC.

8 Na Europa Em França, a doutrina dos equivalentes pode ser invocada se o dispositivo acusado contiver meios com a mesma função de forma a obter o mesmo resultado da invenção protegida.

9 Na Europa Na Alemanha, um dispositivo é considerado como sendo um equivalente se houver identidade entre o dispositivo e a invenção reivindicada no que diz respeito ao problema e ao efeito, mas não necessariamente na forma como o dispositivo funciona.

10 Japão Utilizam a doutrina desde 1998, quando o Supremo Tribunal do Japão definiu que os equivalentes são determinados considerando: (1) se a diferença se refere a um elemento importante da invenção (2) A possibilidade de substituição sem causar uma falha para atingir o objecto da invenção e uma alteração na forma de o atingir (3) se a substituição é óbvia, (4) Se o item acusado é uma antecipação ou modificação óbvia do estado da técnica

11 Reino Unido Nunca aplicou a doutrina dos equivalentes Caso Kirin-Amgen Inc v Hoechst Marion Roussel Ltd (2004).Kirin-Amgen Inc v Hoechst Marion Roussel Ltd (2004) Como signatário da European Patent Convention (EPC), o Reino Unido segue o protocolo na interpretação do artigo 69 da EPC.

12 EUA Nos EUA é efectuado o teste de identidade tripla para determinar se uma invenção acusada de infracção é considerada equivalente. (Caso Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co., 1950), a partir do qual se considera algo equivalente se:Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co. Tiver a mesma função For levado a cabo da mesma forma Originar o mesmo resultado.

13 Caso Warner-Jenkinson Reivindicação da patente alegadamente infringida: “Processo (…) que utiliza valores de pH entre aproximadamente 6 a aproximadamente 9”. Processo alegadamente em infracção: utiliza valores de pH 5. Decisão Supremo Tribunal: Aplica-se a Doutrina dos Equivalentes e considera que o processo que utilizava pH de 5 estava em infracção Levanta questões sobre os limites de protecção Decisões pontuais dos Tribunais Uma mistura contendo silicato de manganês era equivalente a uma mistura contendo silicato de magnésio, apesar de magnésio e manganês terem propriedades diversas, porque a função desempenhada era a mesma à luz do estado da arte.

14 USA Decisão do Supremo Tribunal Caso Graver Tam & Mfg. Co. V. Linde Air Products : ”The substantial equivalent of a thing, in the sense of the patent law, is the same as the thing itself; so that if two devices do the same work in substantially the same way, and accomplish substantially the same result, they are the same, even though they differ in name, form, or shape.“

15 Estoppel Doutrina que se baseia em toda a documentação produzida ao longo de um processo de patente (argumentos, alterações, etc.), p.e., se o requerente em determinada altura comunica ao examinador que não existe outra forma de realizar a invenção, e se o alegado infractor a realizar de outra forma, ainda que recaia dentro da doutrina dos equivalentes não recairá dentro da doutrina Estoppel. reduz o número de casos que, pela doutrina dos equivalentes, estão em infracção.

16 Conclusões Mesmo que um dispositivo não infrinja a patente de forma literal, pode ainda assim infringi-la sob a doutrina dos equivalentes. Esta doutrina estende os limites de protecção de uma patente para além dos limites definidos na sua redacção. Na infracção literal pode haver necessidade de interpretar o significado ou a abrangência de determinada expressão na reivindicação, porém, interpretada a expressão e estabelecida sua extensão, a correspondência com o elemento do produto infractor é imediata. A admissão do tipo de infracção por equivalência é deduzida e é importante para evitar uma injusta perda de protecção devida à redacção inadequada das reivindicações de uma patente, assim como para evitar que terceiros não autorizados beneficiem-se indevidamente de tal patente.

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