Merchandising de marcas

Merchandising de marcas
Contratos Civis e Comerciais 2007/2008

1. Marcas 2. Contratos de merchandising a. character merchandising b. personality merchandising c. corporate merchandising d. residual merchandising 3. Merchandising de marcas I. Tipos: a. marca objecto do contrato é usada como marca na sua utilização secundária b. marca objecto do contrato passa a ter uma função/utilização ornamental II. Requisitos: a. tutela ultramerceológica a.1. marcas de prestígio b. registo III. Iter contratual e Estrutura pessoas objecto funções circunstâncias

Marcas Sinal distintivo do comércio Sinal
Diferenciação dos produtos e serviços ↓ Sinal distintivo

Marcas “sinal adequado a distinguir produtos e serviços de um dado empresário em face dos produtos e serviços dos demais” “sinal destinado a individualizar produtos ou mercadorias, ou serviços, e a permitis a sua diferenciação de outros da mesma espécie” Carlos Olavo

Marcas Funções: Função distintiva Função de garantia de qualidade
Função Publicitária

Marcas Função distintiva Art. 222º CPI:
“A marca pode ser constituída por um sinal ou um conjunto de sinais (…) desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.” identificação da origem empresarial de um produto ou serviço mas sempre a mesma origem?

Marcas Função Distintiva transmissão, licença…
não é sempre a mesma origem redefinir o significado da função distintiva Os produtos ou serviços marcados provêm sempre da mesma empresa ou de uma empresa sucessiva que tenha elementos consideráveis de continuidade com a primeira ou ainda que mantenha com ela relações actuais de natureza contratual, económica ou financeira.

Marcas Função distintiva Marca usada Continuidade empresarial
Proibição de uso enganoso (art. 269º, nº2, alínea b) ↓ Origem pessoal

Marcas Função de qualidade Garantia de qualidade não enganosa
Confiança do público consumidor Art. 269º, nº2, b) Deve ainda ser declarada a caducidade do registo se (…) A marca se tornar susceptível de induzir o público em erro, nomeadamente, acerca da natureza, qualidade e origem geográfica desses produtos ou serviços (…).

Marcas Função de qualidade …derivada da função distintiva
garantia da constância qualitativa dos produtos ou serviços garantia da qualidade dos produtos ou serviços por referência a uma origem não enganosa

Marcas Função publicitária Atracção sobre o consumidor
Imagem que reflectem ↓ Especial força de venda Protecção jurídica?

Promoção dos produtos ou serviços marcados
Marcas Função publicitária Marca de prestígio ↓ Protecção jurídica! … complementar em relação à função distintiva Indicação de origem + Promoção dos produtos ou serviços marcados

Marcas Regime: Registo constitutivo (art. 224º CPI)
↓ Direito exclusivo de usar a marca nos produtos ou serviços a que se destina Direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de a usar em produtos ou serviços idênticos ou afins àqueles para os quais a marca foi registada, se desse uso resultar risco de confusão ou de associação, no espírito do consumidor

Marcas Regime: Marcas de facto Conteúdo da marca, art. 222º:
“A marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.”

Marcas Regime: Excepções (art. 223º) Outras proibições (art. 239º)
Princípio da especialidade Excepção: Marcas de prestígio

Marcas Regime: Titular da marca: Direito de usar a marca
Dever/ónus de usar a marca ↓ Uso sério (art. 269º, nº1)

Marcas Regime: Sinal distintivo Princípio do uso não enganoso
Princípio da especialidade

Contratos de merchandising
Merchandising: conceito polissémico Em termos económicos: “conjunto dos estudos e das técnicas de aplicação utilizadas, separada ou conjuntamente, pelos distribuidores e pelos produtores com vista a aumentar a rentabilidade do local de venda e o escoamento dos produtos, através de uma adaptação permanente dos aprovisionamentos às necessidades dos mercados e da apresentação apropriada das mercadorias.” Maria Miguel Carvalho

Em termos jurídicos: é o contrato pelo qual o titular de um bem, objecto de propriedade intelectual ou de um direito de personalidade, que adquiriu valor sugestivo pela utilização nua determinada actividade, concede autorização a outra pessoa, para que use esse bem, numa actividade diferente, para distinguir os seus produtos ou serviços ou para integrá-lo nestes, com o intuito de promover a sua venda.

Objectivo ou função económica: Fortalecimento da posição comercial de um concorrente no mercado mediante a utilização promocional de um bem com valor sugestivo Contrato de licença

Noção jurídica de merchandising Um bem Propriedade industrial → corporate merchandising Direitos de autor → character merchandising Direito da personalidade → personality merchandising Valor sugestivo do bem na utilização primária Actividade secundária - Substancialmente diferente da actividade primária

Origem: EUA Noção jurídica de merchandising Utilização na actividade secundária Como marca Integrando a apresentação dos produtos ou serviços

Character merchandising Objecto: nomes, figuras e imagens de personagens imaginárias da banda desenhada, cinema, teatro, televisão, rádio, literatura, protegidos pelo direito de autor

Personality merchandising Objecto: nome e imagem de personagens reais do espectáculo – desporto, cinema, teatro, moda, televisão, música –, que se encontram protegidos como direitos da personalidade (nomeadamente, direito ao nome, art. 72º CC, e direito à imagem, art. 79º CC) Limitação voluntária dos direitos da personalidade, art. 81º CC

Corporate merchandising Objecto: sinais distintivos de empresas e de produtos ou serviços (salientando-se a firma, o nome e a insígnia do estabelecimento e a marca).

Residual merchandising Objecto: todos os bens que não se integrem nas categorias anteriores, nomeadamente, emblemas de universidades e de clubes desportivos, mascotes de eventos culturais e desportivos.

Merchandising de marcas Autorização conferida pelo titular de uma marca que tenha adquirido um especial valor publicitário ou atractivo na sua utilização primária, para que a possa usar como sinal distintivo de produtos ou serviços diferentes dos originários ou para integrar a apresentação desses produtos.

Merchandising de marcas marca objecto do contrato é usada como marca na sua utilização secundária Utilizações primária e secundária são homogéneas – marca Distinção: produtos ou serviços marcados

Merchandising de marcas marca objecto do contrato passa a ter uma função ornamental Utilização primária: marca Utilização secundária: adorno

Merchandising de marcas Requisitos Tutela ultramerceológica Legitimidade para se requerer o registo de uma marca em diferentes classes de produtos ou serviços que não aqueles em que o titular da marca desenvolve a sua actividade e para licenciar marcas registadas não usadas

Merchandising de marcas - requisitos
Tutela ultramerceológica Sinal: gozar de notoriedade entre o público valor sugestivo

Tutela ultramerceológica Titular: ius prohibendi? princípio da especialidade mas algumas marcas gozam, em certos termos, de protecção ultramerceológica, i.e., além do princípio da especialidade  Marcas de prestígio

Tutela ultramerceológica Marcas de prestígio Marca que goza de excepcional notoriedade Marca que goza de excepcional atracção e/ou satisfação junto dos consumidores

Tutela ultramerceológica Marcas de prestígio “a marca de prestígio, para além de uma excepcional capacidade distintiva, deve ter ou uma excepcional capacidade evocativa e/ou uma excepcional aceitação no mercado, num caso e noutro de modo tão intenso que, dificilmente, e sempre com o risco de depreciação, se a imagina desligada dos produtos ou serviços que assinala ou ligada, simultaneamente, a outros produtos ou serviços”. Luís Couto Gonçalves

Tutela ultramerceológica Marcas de prestígio Titular da marca de prestígio (art. 242º, 266º e 323º) oposição ao pedido de registo feito por terceiros de uma marca idêntica ou semelhante para produtos ou serviços não afins anulação do registo dessa marca, desde que a sua marca se encontre registada previamente ou seja requerido o seu registo para os produtos ou serviços que lhe deram prestígio

Tutela ultramerceológica Marcas de prestígio Titular da marca de prestígio (art. 242º, 266º e 323º) proceder criminalmente contra o usuário não autorizado da marca de prestígio, desde que seja solicitado o registo desta  Direito ultramerceológico de proibição

Tutela ultramerceológica Marcas de prestígio …e um direito dispositivo ultramerceológico? Art. 5º, nº2, Directiva das Marcas

Tutela ultramerceológica “Qualquer Estado-membro poderá também estipular que o titular fique habilitado a proibir que terceiros façam uso, na vida comercial, sem o seu consentimento, de qualquer sinal idêntico ou semelhante à marca para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca foi registada, sempre que esta goze de prestígio no Estado-membro e que o uso desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique.”

Tutela ultramerceológica CPI não acolheu esta norma a lei portuguesa a lei portuguesa não confere um confere esse direito dispositivo direito dispositivo ultramerceológico ultramerceológico  Solução: registo

Tutela ultramerceológica CPI não prevê a proibição de uso da marca de prestígio para produtos ou serviços diferentes… … mas criminaliza esse uso, quando tal uso procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca de prestigio ou possa prejudicá-la. Proibir o registo e não proibir o uso = Proibir o menos e não proibir o mais

Tutela ultramerceológica Registo comunitário Assim, os direitos conferidos ao titular da marca de prestígio dependem de o uso ou o (pedido de) registo por terceiro (não autorizado) integrar uma de duas hipóteses: tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca , ou poder prejudicar o prestígio da marca ou o seu carácter distintivo. O titular da marca de prestígio, porém, não está protegido juridicamente no caso de o terceiro ter agido com “justo motivo”

Registo Considerando-se que o direito das marcas português não admite a tutela ultramerceológica da marca de prestígio, para que o contrato de merchandising de marcas seja admissível, o titular tem que registar, previamente, a sua marca para distinguir os produtos ou serviços que pretende, depois, licenciar…

Registo O titular da marca tem legitimidade para requerer o registo em relação a produtos ou serviços que não se relacionam com os da sua actividade económica? É possível a não utilização efectiva da marca, tendo em conta as normas legais que impõem o uso obrigatório da marca, sob pena de caducidade do registo?

Registo: legitimidade do requerente do pedido de registo da marca Art. 225º: o direito ao registo cabe a quem nisso tenha legítimo interesse - qualquer pessoa que exerça uma actividade económica na qual se integrem os produtos ou serviços em relação aos quais se solicita o registo de marca e, - qualquer pessoa que, não obstante não exercer ainda uma determinada actividade económica, na qual se insere o produto ou o serviço cuja marca registanda visa distinguir, tenha intenção de vir a exercê-la

Registo: legitimidade do requerente do pedido de registo da marca Problema: inexistência da intenção de exercício directo da actividade económica em que se inserem os produtos ou serviços para os quais o registo da marca está a ser requerido. Questão: relevância do exercício indirecto.

Registo: legitimidade do requerente do pedido de registo da marca Solução: art. 268º Considera-se uso sério da marca: a) O uso da marca (…) pelo titular do registo, ou por seu licenciado (…); (…) c) A utilização da marca por um terceiro, desde que o seja sob o controlo do titular e para efeitos da manutenção do registo.

Registo: legitimidade do requerente do pedido de registo da marca Solução: CPI reconhece o uso indirecto da marca Deste modo, não se coloca, sequer, o problema das marcas registadas e não usadas, com o único propósito de serem licenciadas.

 Admissibilidade do contrato de merchandising de marcas

Contrato de merchandising: subtipo de licença de marca Partes do contrato: Licenciante, o titular do registo da marca Licenciado, o terceiro que, pelo contrato, adquire o direito de usar a marca registada Art. 32º, nº3: forma escrita Não há um sujeito e um beneficiário

Licenciante: pessoa singular ou colectiva titular do registo da marca tolera o uso da marca por um terceiro credor da contrapartida Licenciado pessoa singular ou colectiva desenvolve actividade económica em relação a produtos ou serviços diferentes do licenciante usa a marca devedor da contrapartida

Licenciante: vê a sua marca entrar em novos mercados vê o conhecimento da sua empresa mais difundido Licenciado entra mais fácil e rapidamente no mercado Terceiro: representante auxiliar

Pessoas Sujeito/ Beneficiário Licenciante Titular do registo da marca Licenciado Terceiro que pretende utilizar uma marca já registada

O objecto do contrato de merchandising de marcas é a marca de prestígio porque é do interesse do licenciado utilizar uma marca com especial valor evocativo porque são estas as marcas que gozam de uma protecção que vai além do princípio da especialidade

Objecto Marca de prestígio* * É de notar que a admissibilidade do contrato de merchandising de marcas apenas pela via do registo da marca para os produtos ou serviços da utilização secundária implica que qualquer marca pode ser objecto deste tipo de contratos. No entanto, uma vez que se caracteriza o contrato de merchandising como aquele em que tem por objecto a “comercialização do valor sugestivo das marcas”, optou-se por indicar a marca de prestígio como o objecto deste contrato – aquele tipo de marcas que, efectivamente, tem valor sugestivo, valor positivamente sugestivo.

Os efeitos destes contratos consistem na utilização da marca de prestígio por um terceiro, para distinguir produtos ou serviços diferentes (não idênticos, nem afins) daqueles a que a marca se destinava a distinguir na sua utilização primária. O objectivo que este tipo de contratos persegue consiste na promoção dos produtos ou serviços do licenciado, mais fácil, mais bem sucedida e quase imediata, do que através da introdução de uma nova marca no comércio.

FUNÇÕES Função Eficiente Utilização da marca de prestígio para distinguir os produtos ou serviços do licenciado Pagamento da contrapartida CONTRATO OBRIGACIONAL Função Económico-Social Promoção dos produtos ou serviços do licenciado Rentabilização dos produtos e serviços do licenciado FUNÇÃO DE TROCA

No contrato: identificar os tipos de produtos ou serviços em relação aos quais a marca vai ser utilizada identificar a própria marca

Negociações Acordo de confidencialidade Pagamento de uma determinada quantia pelos potenciais licenciados para terem o direito de proceder à avaliação do investimento, por um determinado prazo, durante o qual o licenciante se obriga a não revelar, nem negociar a marca com outros potenciais licenciados.

O contrato definitivo: Preâmbulo: identificação das partes e da marca Segunda parte: termos em que é concedida a autorização ao licenciado para utilizar a marca, para distinguir os seus produtos ou serviços.

O contrato: exclusividade do direito delimitação geográfica da utilização autorizada condições do uso que é autorizado pelo licenciante licença parcial

Licença exclusiva licenciante está obrigado a não autorizar o uso da marca a terceiros, para produtos ou serviços idênticos ou afins aos produzidos pelo licenciado Determinada zona Licenciante

Circunstâncias Espaço Delimitação geográfica Licença exclusiva enfraquecida – exclusividade só numa determinada zona Conformidade Exclusividade Condições de uso

Obrigações do licenciante: autorização do uso da sua marca em relação a determinados produtos e/ou serviços diferentes dos seus não opor o seu ius prohibendi ao licenciado entrega e a garantia do gozo pacífico do direito adquirido pelo licenciado Pedido de renovação do registo Pagamento das taxas de registo Intentar acções contra quem viole o direito de marca assegura a existência e manutenção desse direito controlo da qualidade dos produtos ou serviços licenciados → Ónus

Controlo da qualidade dos produtos ou serviços licenciados Defesa do interesse do público consumidor Uma cláusula neste sentido permite ao licenciante, de acordo com o art. 264º, invocar os direitos que lhe são conferidos pelo registo, contra o licenciado, quando este viole qualquer cláusula do contrato, particularmente, no que respeita à natureza dos produtos ou serviços para os quais foi concedida a licença e à qualidade dos produtos fabricados ou dos serviços prestados o licenciante é sempre juridicamente o autor da colocação da marca no mercado, podendo responder pelo seu uso directo ou indirecto

Controlo da qualidade dos produtos ou serviços licenciados matérias-primas processos de fabrico características do produto ou serviço marcados desenho estilo publicidade volume produzido canais de distribuição

Circunstâncias Espaço Delimitação geográfica Licença exclusiva enfraquecida – exclusividade só numa determinada zona Conformidade Exclusividade Condições de uso Controlo de qualidade

Obrigações do licenciado: pagamento de uma contrapartida determinada ou determinável entry fee/ entrada royalty explorar a marca - a partir de quando manutenção do goodwill da marca sujeitar-se ao controlo do licenciante comunicar ao licenciante qualquer acto ilícito de que tenha conhecimento relativamente à marca

Circunstâncias Tempo Data de início de exploração da marca Espaço Delimitação geográfica Licença exclusiva enfraquecida – exclusividade só numa determinada zona Conformidade Exclusividade Condições de uso Controlo de qualidade

outras cláusulas Titularidade de direitos Proibição de cessão de direitos e de sublicenciamento Reconhecimento do good will e do valor promocional da marca Obrigações das partes em matérias de responsabilidade civil

O contrato pode extinguir-se por mútuo acordo das partes, art. 406º CC por caducidade, se as partes estipularem a duração do contrato operando cláusulas resolutivas expressas - podem ser de resolução parcial por denúncia

cláusula que impõe ao licenciado a restituição de todos os materiais em que figure a marca do licenciante prazo para proceder à liquidação das existências cláusula segundo a qual a cessação do contrato implica o vencimento imediato de todas as royalties devidas e ainda não pagas, bem como a não devolução de quaisquer royalties pagas cláusulas de não concorrência

Circunstâncias Tempo Data de início de exploração da marca Obrigação de não concorrência Espaço Delimitação geográfica Licença exclusiva enfraquecida – exclusividade só numa determinada zona Eventualidade Condição resolutiva parcial Conformidade Exclusividade Condições de uso Controlo de qualidade Devolução dos materiais

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