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O direito ao segredo. Um direito Geral ao Segredo?

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Apresentação em tema: "O direito ao segredo. Um direito Geral ao Segredo?"— Transcrição da apresentação:

1 O direito ao segredo

2 Um direito Geral ao Segredo?

3 O Direito ao segredo Haverá, realmente, um direito ao segredo, equivalente ao direito à patente? Certamente, no sistema em vigor, não há um dever de manifestar a invenção, publicando-a em domínio comum. O privilégio, que tem como pressuposto a divulgação, é uma faculdade, não um dever

4 O Direito ao segredo Gama Cerqueira lembra: pois o inventor pode dar à sua invenção o destino que quiser. Pode conservá-la inédita, explorá-la como segredo de fábrica, cedê-la ou divulgá-la. É um direito que preexiste à concessão da patente [1][1] [1] Tratado da Propriedade Industrial, 2ª ed., atualizada por Rio Verde e Costa Neto, 1982, p [1]

5 O Direito ao segredo Mas não existe um direito exclusivo ao segredo, suscetível de impedir a utilização da invenção. Mesmo com a instituição do direito do usuário anterior do objeto de uma patente - direito de posse à invenção -, exercitável contra o titular da patente (art. 45 da Lei 9.279/96) não se configura um poder de excluir terceiros da exploração do invento. Na hipótese de tal direito do usuário anterior, sobrepõe-se ao privilégio um poder de não ser excluído da invenção, tutela passiva, pois.

6 O Direito ao segredo Nenhuma exclusividade também se distingue na proteção do segredo de indústria prevista no art. 195, XI da Lei 9.279/96. Colocada, como sempre o foi, no capítulo referente à concorrência desleal, conserva em sua nova configuração a característica de eficácia erga omnes, mas não real, eficácia absoluta (erga omnes) mas não um poder de excluir terceiros com os mesmos direitos erga omnes, ou seja, não é um direito exclusivo - como notou Pontes de Miranda.

7 O Direito ao segredo Assim, o direito ao segredo da invenção é simplesmente uma liberdade de não ser obrigado a publicar sua criação (ou experiência técnica, o que não é, a rigor, invenção), somada à proteção geral decorrente das normas de concorrência leal. Há, por fim, um direito procedimental ao sigilo previsto no art. 43 § 1º do CPI/96, que assegura efeitos civis ao lado do dever do sigilo administrativo pelo INPI. Esse, porém só favorece àquele que vier a postular patente.

8 O segredo em face à pretensão à patente

9 Estado da técnica. Perda de novidade O estado da técnica compreende todas as informações tornadas acessíveis ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior. Assim, perde-se a novidade não somente com a divulgação da tecnologia - publicando um paper, por exemplo - mas também pelo uso da tecnologia.

10 Anterioridades relevantes ao estado da técnica Certa, quanto à existência e à data. A anterioridade é constatada por qualquer meio de prova e pode resultar de um conjunto de presunções sérias, precisas e concordantes. Suficiente: um homem do ofício deve ser capaz de produzir o invento com base nos dados já tornados públicos. Total: a anterioridade, ou as anterioridades, devem conter todo o invento, sendo certo que, em alguns casos, a articulação de várias anterioridades para efeito novo constitui invenção autônoma Pública: a anterioridade deve ser suscetível de ser conhecida do público. O conhecimento por um terceiro da invenção, e até mesmo sua exploração, não destrói a novidade, se este conhecimento ou esta exploração permaneceu secreta

11 Efeito do uso anterior sobre a anterioridade Segundo o texto do CPI vigente, o estado da técnica inclui tudo aquilo que tenha sido tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior.

12 Efeito do uso anterior sobre a anterioridade Pois muitas vezes a novidade de invenções ou modelos de utilidade é questionada com base em documentos ou outras provas, que atestam o conhecimento privado ou o uso sigiloso por terceiros da criação patenteável antes do depósito do respectivo pedido no INPI. Um exemplo freqüente é o da empresa que, para evitar que um competidor consiga certa patente, alega anterioridade em relação à tecnologia pertinente exibindo documentos internos - plantas, especificações, memórias de cálculo e que tais -que descreviam o invento para o qual se pede o privilégio muito antes que o pedido fosse apresentado.

13 Efeito do uso anterior sobre a anterioridade A questão de Direito a ser discutida, numa situação como esta, é, assim, a de quando o uso de um invento constitui anterioridade ou divulgação. É preciso ter em conta a diferença que é feita entre uma comunicação de uma invenção a uma pessoa e a comunicação ao público. No primeiro caso, não haverá anterioridade senão quando for provado que a pessoa da qual se trata era competente para compreender a invenção. No segundo caso, basta provar que a publicidade foi de tal natureza que pessoas competentes para compreender a invenção, e não vinculados à obrigação de guardar segredo poderiam ter acesso àquela. A simples possibilidade é então suficiente para que haja anterioridade. Chavanne e Burst, op. Cit., loc. cit.

14 Efeito do uso anterior sobre a anterioridade É preciso distinguir, ainda, a anterioridade que resulta da exploração pública por terceiros e a divulgação, decorrente de ato próprio do inventor que se apresenta como depositante. A comunicação da invenção a terceiros vinculados ao segredo, por parte do inventor, enquanto tais terceiros não violarem sua obrigação não constituirá anterioridade [1]. [1] Burst et Chavanne, op. Cit. p. 19[1]

15 Efeito do uso anterior sobre a anterioridade De qualquer forma, repise-se que a comunicação pessoal à pessoa não vinculada a segredo só consiste em anterioridade se o receptor da informação pode compreendê-la. Tal doutrina é reafirmada pelos autores brasileiros, escrevendo sobre o código de 1945, mas em raciocínio plenamente válido perante o código vigente. Diz, por exemplo, Pontes de Miranda: Não é nova a invenção, (...); b) que publicamente é usada; (...). Quando a b), não tira a novidade da invenção o uso secreto, (...) [1] Tratado de Direito Privado, vol. xvii, p Ed. Borzoi, 1971 [1]

16 Efeito do uso anterior sobre a anterioridade Gama Cerqueira: (Tratado de Direito da Propriedade Industrial, vol. 1, I, Forense, 1952, p.. 77): A lei não considera nova, em terceiro lugar, a invenção que, antes do depósito do pedido de patente, tenha sido usada publicamente no país, de modo que possa ser realizada. Dizendo simplesmente usada, a disposição legal deve ser interpretada sem restrições: qualquer uso, desde que seja público e torne possível o conhecimento da invenção, prejudica a sua novidade.

17 Efeito do uso anterior sobre a anterioridade Gama Cerqueira: (Tratado de Direito da Propriedade Industrial, vol. 1, I, Forense, 1952, p.. 77): Se o uso, embora público, não for de molde a revelar a invenção, a novidade não será afetada. Do mesmo modo, se a invenção for usada particularmente, a sua novidade não sofrerá prejuízo, pouco importando que a invenção tenha sido usada em experiências ou para os fins a que se destina.

18 Efeito do uso anterior sobre a anterioridade Gama Cerqueira: (Tratado de Direito da Propriedade Industrial, vol. 1, I, Forense, 1952, p.. 77): Resta saber em que sentido se deve tomar a expressão publicamente empregada na lei. Significa, em nossa opinião, usar a invenção sem as cautelas necessárias para preservar o seu segredo e subtraí-la ao conhecimento de outras pessoas. Não significa, necessariamente, que a invenção seja usada em público ou perante o público, como em uma exibição, o que não acontece habitualmente. Assim, o uso da invenção em uma fábrica é suficiente para prejudicar a sua novidade. A expressão usada publicamente opõe-se a uso privado ou secreto.

19 Efeito do uso anterior sobre a anterioridade Assim, pode-se concluir que o uso da invenção, para excluir a novidade do invento, deve ser público. Como o empregado (strictu senso) tem dever de guardar segredo de fábrica (CLT, Art. 481, g), assim como todas as pessoas que estão a serviço do detentor do segredo (Lei 9.279/96, art. 195), em princípio o simples uso do invento em indústria não perfaz anterioridade.

20 Efeito do uso anterior sobre a anterioridade Mas se o empregado, diretor, ou prestador de serviço, etc. o revela a terceiros, ou se o antigo empregado diretor, etc. pode compreendê-lo, então se desfaz a novidade. Ressalva-se, em qualquer caso (mesmo em relação àqueles não submetidos à regra art. 195 do CPI/96), a existência de um pacto de sigilo específico, enquanto não violado, ou enquanto em vigor.

21 O intuito de manter o segredo – a regra de Savigny A questão aqui em análise é o da revelação do invento a terceiros – quando existe perda da novidade por abandono do teor econômico do sigilo. Com a introdução do período de graça, através do art. 12 do CPI/96 aplica-se ao que ocorre além do período de um ano deferido pela lei como proteção objetiva.

22 O intuito de manter o segredo – a regra de Savigny Estas ponderações também são pertinentes para a hipótese de apropriação do segredo, inclusive quando se reivindica um pedido de patente, ou o privilégio, em pleito de adjudicação, independentemente do período de graça.

23 O intuito de manter o segredo – a regra de Savigny Dois elementos devem ser levados em conta: a materialidade do segredo - que as informações pertinentes não sejam de domínio geral, ou pelo menos, do concorrente - e a manifestação de uma intenção de reserva delas em face de sua utilização na concorrência. Assim, para se verificar se houve resguardo do segredo do invento, além do elemento fático, há que se apurar um elemento volitivo, ou propriamente jurídico.

24 O intuito de manter o segredo – a regra de Savigny Se há a intenção de reserva, mas as fontes da informação são livremente acessíveis, segredo não há. Mas se a matéria não é acessível, a presença ou ausência da intenção manifestada de reserva é essencial. Em outras palavras, salvo a vontade manifesta (e não presumida pelo fato de ser empresa em concorrência) em meios e controles, não há tutela jurídica das informações

25 O intuito de manter o segredo – a regra de Savigny O art. 195 da Lei 9.279/96 tutela como crime de concorrência desleal o ato de quem divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato; ou divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, dos mesmos conhecimentos ou informações, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude.

26 O intuito de manter o segredo – a regra de Savigny Excluído assim o emprego de meios ilícitos, em particular a fraude, a tutela das informações sigilosas se resume às hipóteses em que haja uma relação de confidencialidade. Se o inventor passa suas informações para terceiros – por exemplo, para testes ou fabricação – sem exigir reserva ou segredo, faculta a tal terceiro o uso livre das informações.

27 O intuito de manter o segredo – a regra de Savigny A relação de confidencialidade, prévia à transferência ou constituição do segredo, é assim parte do requisito subjetivo de proteção: a intenção de manter o sigilo deve ser exteriorizada numa relação entre as partes de caráter confidencial. Na relação de emprego, a confidencialidade é um pressuposto legal; em outros casos, ela tem de ser regulada obrigacionalmente.

28 O intuito de manter o segredo – a regra de Savigny Aplica-se aqui a noção da intenção de apropriação (ou animus domini, a que tão intensamente se referia Savigny), ainda que sem a tônica do direito de propriedade em face do fato da posse. Não é relevante, embora seja pertinente, a oposição de posse e propriedade em face de um invento apropriado por terceiros. A tensão maior no caso é entre o direito excepcional (e não natural) de apropriação de uma idéia, e o interesse geral da comunidade de ter os conhecimentos disponíveis para uso geral.

29 O intuito de manter o segredo – a regra de Savigny Assim, se não demonstrada, com base em lei ou num laço obrigacional específico, a confidencialidade, em seu aspecto objetivo e subjetivo, não há tutela jurídica da anterioridade perdida. Quem deixa o invento ser comunicado a terceiros, sem violação dos parâmetros da concorrência desleal, e sem a proteção da confidencialidade obrigacional ou legal, perde o direito de pedir patente. Isso se dá em exata obediência aos preceitos constitucionais, e em benefício da sociedade em geral.

30 O intuito de manter o segredo – a regra de Savigny Isso não quer dizer que o que se apropria passe a ter a pretensão a obter patente. O direito constitucional é apenas deferido ao autor, não a qualquer terceiro. Ainda que se aplique o princípio first to file, o legitimado é apenas o primeiro a depositar o pedido entre os que são autores independentes. Mesmo se o autor inicial tenha decaído do direito de pedir a adjudicação, ele tem (e a lei o diz) a pretensão da nulidade contra aquele que, não sendo autor, requer a patente.

31 O segredo como concorrência desleal

32 Segredo de Empresa (1) Art. 195 da Lei 9.279/96 Comete crime de concorrência desleal quem.... XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

33 Segredo de Empresa (1) Art. 195 da Lei 9.279/96 Comete crime de concorrência desleal quem.... XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude ;

34 Segredo de Empresa (1) § 1º. Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII o empregador, sócio ou administrador da empresa, que incorrer nas tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos.

35 Segredo de Empresa (1-b) O crime de quem passa o segredo Comete crime de concorrência desleal quem.... XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

36 Segredo de Empresa (1-C) O crime de quem passa ou recebe o segredo Inclui-se nas hipóteses a o empregador, sócio ou administrador da empresa, que incorrer nas tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos.

37 Segredo de Empresa (2) Divulga, explora ou utiliza-se… Divulgar = lançar a informação em disponibilidade pública, reduzindo ou eliminando a vantagem concorrencial, como o repassar a terceiros, especialmente a concorrentes, eliminando tal vantagem em face do recipiente.

38 Segredo de Empresa (3) Divulga, explora ou utiliza-se… Explorar é utilizar-se das informações para proveito próprio ainda que sem utilizar-se diretamente.

39 Segredo de Empresa (4) Divulga, explora ou utiliza-se… Os atos descritos importam em crime; outros atos, além destes, podem ser tidos como ilícitos civis, tais como o apropriar-se das informações, sem delas utilizar-se, privando o interessado de sua exploração. Estes são crimes de concorrência. A utilização, fora do âmbito da concorrência, certamente não é crime, e muito menos ilícito. A informação tecnológica não patenteada, ela mesma (excluindo a hipótese de outros ilícitos intercorrentes), não é objeto de propriedade, ou uso exclusivo. O que é vedado, aqui, é a prática de atos lesivos à concorrência.

40 Segredo de Empresa (5) sem autorização… O ilícito requer a ausência de autorização, ou o excesso em face a uma autorização limitada, inclusive contratual. A autorização presume assim cessão de oportunidade de mercado, consistente na transferência de meios tecnológicos, comerciais ou de outra natureza, a concorrente atual ou potencial. O ilícito, reversamente, é a apropriação ilícita desta oportunidade.

41 Segredo de Empresa (6) conhecimentos, informações ou dados confidenciais… Não se trata aqui de bens materiais; os bens tutelados são intangíveis, expressos ou não em forma escrita. Mesmo o conhecimento intelectual é sujeito à tutela legal, pois não é sua natureza materializada que é relevante, mas sim seu valor concorrencial.

42 Segredo de Empresa (6) conhecimentos, informações ou dados confidenciais… >Tribunal de Justiça do RS Agravo de instrumento nº , décima quarta câmara cível, Tribunal de Justiça do RS, relator: Des. João Armando Bezerra Campos, julgado em 14/03/02. EMENTA: Agravo de instrumento. Registro perante o INPI. Questão prejudicial. Suspensão do processo. Intimação para retificação de conduta. Segredo de justiça. Eventual concessão de carta de patente não constitui questão prejudicial a autorizar a suspensão do processo, ausente qualquer das hipóteses elencadas no art-265, inc-iv, do Código de Processo Civil. Não obstante o sigilo industrial que se pretende resguardar, a matéria "sub judice" não se adeqüa as hipóteses previstas no ordenamento jurídico. Diante da inexistência da efetiva intimação pessoal do agravado para cumprimento de medida retificatória, merece provimento o agravo neste ponto. Agravo parcialmente provido.

43 Segredo (de justiça) CPI/96 - Art Na hipótese de serem reveladas, em juízo, para a defesa dos interesses de qualquer das partes, informações que se caracterizem como confidenciais, sejam segredo de indústria ou de comércio, deverá o juiz determinar que o processo prossiga em segredo de justiça, vedado o uso de tais informações também à outra parte para outras finalidades. Lei do Software - § 4º. Na hipótese de serem apresentadas, em juízo, para a defesa dos interesses de qualquer das partes, informações que se caracterizem como confidenciais, deverá o juiz determinar que o processo prossiga em segredo de justiça, vedado o uso de tais informações à outra parte para outras finalidades.

44 Segredo de Empresa (7) conhecimentos, informações ou dados confidenciais… O princípio constitucional da liberdade de trabalho apresenta aqui especial importância. Se o conhecimento se incorpora à pessoa, como se restringirá a movimentação do engenheiro, do técnico, ou empregado em geral? A lei trabalhista veda a competição do empregado durante toda a relação pertinente (art. 483, alínea h da CLT).

45 Segredo de Empresa (8) conhecimentos, informações ou dados confidenciais… Know how = superação do risco técnico do uso de um determinado método de produção; o valor da eliminação deste risco se integra diretamente no ativo não contabilizável da empresa como uma vantagem sobre os competidores que, mesmo dispondo de vontade gerencial e capacitação tecnológica, teriam de submeter-se aos azares da criação autônoma.

46 Segredo de Empresa (9) conhecimentos, informações ou dados confidenciais… O conjunto protegível pela lei em vigor o conjunto de informações, fixadas ou não em qualquer meio, suscetíveis de transmissão a terceiros, constituindo qualquer dos seguintes conjuntos: 1. as informações técnicas que um engenheiro ou especialista no setor produtivo normalmente detém, que integram o estado da técnica; 2. o conjunto dos dados disponíveis sobre uma área tecnológica, protegidos ou não por patente. 3. os resultados de pesquisas, ainda não divulgados. 4. os conhecimentos técnicos, da ordem empírica, que representam a superação do risco técnico do uso de um determinado método de produção.

47 Segredo de Empresa (10) conhecimentos, informações ou dados confidenciais… Confidencialidade. Dois elementos devem ser levados em conta: a materialidade do segredo - que as informações pertinentes não sejam de domínio geral, ou pelo menos, do concorrente - e a manifestação de uma intenção de reserva delas em face a sua utilização na concorrência. Se há a intenção de reserva, mas as fontes da informação são livremente acessíveis, segredo não há. Mas se a matéria não é acessível, a presença ou ausência da intenção manifestada de reserva é essencial. Em outras palavras, salvo a vontade manifesta (e não presumida pelo fato de ser empresa em concorrência) em meios e controles, não há tutela jurídica das informações.

48 Segredo de Empresa (11) conhecimentos, informações ou dados confidenciais… Confidencialidade. A relação de confidencialidade, prévia à transferência ou constituição do segredo, é assim parte do requisito subjetivo de proteção: a intenção de manter o sigilo deve ser exteriorizada numa relação entre as partes de caráter confidencial. Na relação de emprego, a confidencialidade é um pressuposto legal; em outros casos, ela tem de ser regulada obrigacionalmente. Assim, se não demonstrada, com base em lei ou num laço obrigacional específico, a confidencialidade, em seu aspecto objetivo e subjetivo, não há que se falar em ilícito.

49 Segredo de Empresa (12) conhecimentos, informações ou dados confidenciais… Confidencialidade. Por exemplo, no contexto de uma subcontratação: Sigilo As informações técnicas e comerciais recebidas do contratante, assim como aquelas geradas pelo contratado principal e pelo próprio subcontratado durante a execução de suas respectivas obrigações e para o propósito destas não devem ser repassadas a terceiros sem expressa autorização do contratante, nem divulgadas entre o seu próprio pessoal além do estritamente necessário para a execução do contrato. O contratado principal e seus subcontratados estabelecerão medidas, aprovadas pelo contratante, para que tal obrigação se estenda aos administradores, sócios, empregados e terceiros que possam ter acesso às informações mencionadas, não só durante o período de suas funções ou empregos, mas também por um prazo razoável posterior. O contratado e o subcontratados deverão seguir um programa de segurança física de sigilo, a ser aprovado pelo contratante. Quando pertinente, os regulamentos oficiais de salvaguarda de assuntos sigilosos se aplicam na mesma extensão

50 Segredo de Empresa (13) utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços O requisito aqui é que o conjunto de informações seja de natureza concorrencial - utilizável por um dos ramos da atividade econômica. A expressão da lei, utilizáveis, cobre tanto as informações efetivamente já utilizadas - um procedimento de fabricação ou dados sobre clientes - quanto os que potencialmente o podem ser - resultados de pesquisa ainda não reduzidos à prática.

51 Segredo de Empresa (14) excluídos aqueles que sejam de conhecimento público O parâmetro conhecimento público, não obstante os critérios estritos da lei penal, não devem ser tomado no sentido de conhecimento pelo público em geral. Estamos na esfera da concorrência desleal, e a expressão será entendida como de de acesso livre à concorrência, contextualizada segundo os fatos. ou que sejam evidentes para um técnico no assunto Assim, na hipótese do pão italiano, o técnico no assunto não será o catedrático de panificação de uma escola culinária de Siena ou Bolonha, mas o forneiro médio do mercado pertinente.

52 Segredo de Empresa (15) a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia O que importa é a relação de confidencialidade, que pode ser estatutária, ou obrigacional, sem ser contratual. Mas agora a norma penal não pode ser estendida: o ilícito do funcionário público, ou do legatário vinculado a segredo é simplesmente civil.

53 Segredo de Empresa (15) : Sócio que pilha segredo > Tribunal de Justiça de SP Apelação Cível n São Paulo - Apelante e apelados: Jardine Corretagem de Seguros Ltda. e outro e Frank B. Hall Corretagem de Seguros Ltda. (JTJ - Volume Página 216). ACÓRDÃO (Voto do Relator) (...) Não foi só. Usou, ainda, sem autorização da autora, de segredo social, de que teve conhecimento em razão do serviço, depois de o haver deixado ( c).

54 Segredo de Empresa (15) : Sócio que pilha segredo > Tribunal de Justiça de SP Apelação Cível n – Porque lho proibia a lei (artigo 12, inciso XII, do Decreto-lei Federal n , de ) e, em termos éticos senão jurídicos, pacto empregatício anterior, celebrado com a congênere americana (cláusula 5ª, letras a e b, fls ), foi o ora réu criminalmente denunciado, pelo uso, na nova corretora, de memorando que, na condição de sócio-gerente da antiga, encaminhara a empregados de confiança, recomendando-lhes tratar, de maneira confidencial, sem cópias, informações específicas sobre os vinte maiores clientes da companhia. A relação, que ele mesmo, antes, reconhecera sigilosa, foi apreendida em seu poder e usada depois de deixar o serviço em razão do qual lhe tivera acesso (cf. fls. 679 e 1.055/1.058).

55 Segredo de Empresa (15) : Sócio que pilha segredo > Tribunal de Justiça de SP Apelação Cível n – Não há exceção legal ao dever de sigilo, para o ramo de corretagem de seguros, onde a concorrência há de pautar-se pelas mesmas normas de respeito a segredos negociais, sobretudo quando reafirmadas em contrato empregatício, que, de maneira expressa, interditava revelação, ou uso, durante e após sua vigência, de listas, dados, ou registos de clientela, fosse essa direta da contraente, ou de associada sua, dada a convergência dos interesses. Nem se admite, na esfera da responsabilidade civil (artigo 1.525, 1ª alínea, do Código Civil), excludente baseada no crédito, ou mérito, que se arrogue o ofensor, sobre o objeto do segredo. Tampouco pode aceitar-se, in fraudem legis, que o uso haja dependido apenas da memória, ainda quando fosse esta tão poderosa, que retivesse o número da caixa postal de cliente domiciliado no interior (cf. fls. 72).

56 Segredo de Empresa (15) : Sócio que pilha segredo > Tribunal de Justiça de SP Apelação Cível n – Não há exceção legal ao dever de sigilo, para o ramo de corretagem de seguros, onde a concorrência há de pautar-se pelas mesmas normas de respeito a segredos negociais, sobretudo quando reafirmadas em contrato empregatício, que, de maneira expressa, interditava revelação, ou uso, durante e após sua vigência, de listas, dados, ou registos de clientela, fosse essa direta da contraente, ou de associada sua, dada a convergência dos interesses. Nem se admite, na esfera da responsabilidade civil (artigo 1.525, 1ª alínea, do Código Civil), excludente baseada no crédito, ou mérito, que se arrogue o ofensor, sobre o objeto do segredo. Tampouco pode aceitar-se, in fraudem legis, que o uso haja dependido apenas da memória, ainda quando fosse esta tão poderosa, que retivesse o número da caixa postal de cliente domiciliado no interior (cf. fls. 72).

57 Segredo de Empresa (15) : Sócio que pilha segredo > Tribunal de Justiça de SP Apelação Cível n – Que empresas acertem de divulgar, para fins publicitários, lista de clientes importantes, é coisa que não serve ao réu, o qual, evidentíssimamente, o não fez com esse desígnio, nem, carecendo da titularidade do segredo, podia fazê-lo, com o mesmo ou com outro, em nome próprio. E, em coordenadas diversas, onde não se acumpliciassem, em desabono ético e jurídico de todo o procedimento do réu, tantos elementos díspares da mesma história de concorrência desleal (a, b e c), fora até considerável a alegação de que, neste passo ( c), valendo-se do que não podia deixar de saber, procurara os antigos clientes, no exercício legítimo da profissão de corretor. Mas o contexto não o absolve. Nele, o uso de informações reservadas aparece só como outro episódio no processo de desvio de clientela.

58 Segredo de Empresa (15) mesmo após o término do contrato Não diz a lei, mas decorre da aplicação da doutrina da concorrência, que o dever de manter o segredo após o contrato é moderado pelas mesmas regras gerais que limitam o pacto de não concorrência. Não se vedará, com base num contrato, o que o contrato mesmo não pode limitar, inclusive em respeito à liberdade constitucional de trabalho. No entanto, no que toca ao segredo industrial, cuja duração fáctica é ilimitada, temos que a proteção é extensiva no tempo, se não quanto à hipótese do uso ou comunicação a terceiros, certamente quanto à de lançamento ao domínio público.

59 Segredo de Empresa (15) mesmo após o término do contrato Sobre a lei Anterior, disse Gama Cerqueira: Tratando-se de ex-empregado, a exploração do segredo de fábrica não constitui crime (Código de 1945, art. 178, XI), nem ato de concorrência desleal, pois seria contrário à liberdade de trabalho impedir que um indivíduo se utilizasse dos conhecimentos que adquiriu no emprego. Contra esse risco, o patrão poderá se garantir, no contrato de trabalho, assumindo o empregado a obrigação de não se utilizar dos segredos de fabricação que lhe forem revelados, sob a pena que for estipulada

60 Segredo de Empresa (16) O crime de quem recebe o segredo XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; A fraude, aqui, deve ser entendida em sua acepção técnica. É a consecução de vantagem ilícita, com emprego de meio fraudulento, resultado em erro causado ou mantido por esse meio, com nexo de causalidade entre erro e vantagem, configurada a lesão patrimonial. É o estelionato, mas como forma especializada, em que o resultado não é uma vantagem econômica em geral, mas a obtenção de um segredo cujo valor resulta do contexto concorrencial.

61 Segredo de Empresa (16) > Tribunal de Justiça de SP CONCORRÊNCIA DESLEAL - Violação de segredo de fábrica - Ato Imputado ao assessor técnico da vítima - Fornecimento, a terceiro, de desenhos e modelos feitos especialmente para a firma de que era empregado - Segredo que, todavia, não chegou a ser divulgado por circunstâncias estranhas à sua vontade - Pretendida impossibilidade, porém, de se configurar a tentativa na espécie, por se tratar de delito genuinamente culposo - Tese repelida -Habeas corpus denegado - Inteligência do art. 178, nº XI, do Código de Propriedade Industrial. O elemento subjetivo do crime previsto no art. 178, nº XI, do Código de Propriedade Industrial é o dolo genérico: e assim, não se trata de delito genericamente culposo. Não se cuida, na espécie, de invenções ou inovações patenteadas, mas, sim de segredo de fábrica

62 Segredo de Empresa (16) > Tribunal de Justiça de SP Diz a denúncia que o acusado, ora paciente, químico e assessor técnico contratado pela Naufal S.A., Importação e Comércio, com se em São Paulo, obrigou- se por contrato, a guardar o mais absoluto sigilo sobre todos os negócios da empregadora, inclusive no que respeite às matérias primas utilizadas, aos métodos e processos de fabricação e trabalho, fórmulas, maquinismos, utensílios e ferramentas. E, entretanto, entre 15 e 30 de novembro de 1960, forneceu ele a Romeu Fachina, desenhos referentes a um alambique fabricado especialmente para a Naufal, e destinado à destilação de material acrílico (plásticos).

63 Segredo de Empresa (16) > Tribunal de Justiça de SP Esse alambique havia sido objeto de cuidadosos estudos do engenheiro químico dinamarquês Oluf Kristiansen, especialmente contratado, constando do contrato cláusulas atinentes à guarda absoluta dos segredos obtidos nos trabalhos do referido técnico. E chegou o acusado a associar-se a Tadeusz Chichoki num laboratório de recuperação de material PVC, ou seja, em ramo especializado na Naufal. A existência do segredo, que não exige patente de invenção, diz a denúncia, resultava de documentos de fls. do laudo de fls. e de vários depoimentos, entre os quais, o de fls. E a revelação do segredo de fábrica, com intuito de fazer concorrência desleal, está comprovada, entre outros, pelos depoimentos de fls.

64 Segredo de Empresa (16) > Tribunal de Justiça de SP É certo, continua a denúncia, que o segredo não chegou a ser divulgado, como pretendia o ora paciente Augustin Bravo Rey, mas, as suas atividades, no entanto, foram ordenadas no sentido de divulgar e até mesmo explorar esse segredo, como se deduz do que consta de fls. (possibilidade de instalação de uma indústria de plástico), e de fls. (isto é, de que se sentiu o referido técnico no dever de avisar previamente a Naufal, não executando o serviço), e de fls. Não consumou Bravo Rey o seu plano por circunstâncias alheias à sua vontade, entre as quais, a desistência dos concorrentes e a própria ação da Naufal, sendo de se levar em conta ainda que, anteriormente, de um candidato à concorrência recebera Augustin Bravo Rey em empréstimo de Cr$ ,00. A denúncia reportou- se ao inquérito policial

65 Segredo de Empresa (16) > Tribunal de Justiça de SP Diz o impetrante que inadmissível é a tentativa, na espécie de que não possui a Naufal privilégio ou registro de modelo de atualidade ou desenho de modelo industrial, segundo sua confissão nos autos - fls., não existindo concorrente, sendo, ademais, impossível a tentativa em crimes genuinamente culposos.

66 Segredo de Empresa (16) > Tribunal de Justiça de SP Ensina o Min. Nelson Hungria que o art. 10-bis da Convenção da União de Paris (com a redação dada pela revista de 1925 em Haia) define a concorrência desleal como todo o ato de concorrência contrário às práticas honestas, em matéria industrial e comercial. Em face dessa fórmula genérica, todos os crimes contra a propriedade industrial poderiam ser colocados sob a rubrica de crimes de concorrência desleal; mas, entendeu-se de reservar-se esta denominação para aqueles atos de fraudulenta ou desonesta concorrência, que, não infringindo os dispositivos especificamente tutelares das patentes e dos sinais distintivos registrados, no campo da indústria e do comércio, atentam contra o interesse de correção usual ou normal no âmbito dos negócios.

67 Segredo de Empresa (16) > Tribunal de Justiça de SP O que a lei tem em vista, que, é assegurar ao estabelecimento industrial e comercial, independente do direito ao uso exclusivo de patentes concedidas ou sinais distintivos registrados, a normalidade da sua função produtiva e lucrativa e a estabilidade de sua clientela. Reprimindo a concorrência desleal, o direito legislado reporta-se ao mínimo da ética profissional consagrada no meio industrial e comercial. E, ao intervir na espécie o direito penal, que reclama, tanto quanto possível, a tipicidade nítida do ilícito que de um praeceptus genérico ou demasiadamente elástico, a importar a abdicação do legislador no juiz. Daí a seleção de certo fatos, taxativamente enumerados, como conteúdo do ilícito penal em matéria de concorrência desleal.

68 Segredo de Empresa (16) > Tribunal de Justiça de SP É no último desses grupos que se polarizam todas as questões suscitadas neste pedido de habeas corpus, ou seja, no terreno das violações de segredo de fábrica ou de comércio, com abuso de confiança. Trata-se aqui de violação de segredos, sem procedência de suborno e praticada por quem esteja ou já esteve ao serviço do concorrente, consistindo na divulgação ou exploração dos segredos (art. 173, nºs. XV e XII, no Código de propriedade Industrial), cujo conhecimento foi obtido ou ensejado em razão do serviço. Tratando-se de segredos de fábrica deve entender-se que não se trata de invenções ou inovações patenteadas (pois, em tal caso, o crime será outro). Não importa sequer, que se trate de processo não patenteável, como seja v.g. o consistente em simples tours de main (Min. Nelson Hungria, ob. cit. pág. 187, nº 146).

69 Segredo de Empresa (16) > Tribunal de Justiça de SP Os segredos de negocio são, entre outros, os meios que a comerciante emprega, na retrocena, para obter mercadorias em condições favoráveis e os dados sobre nomes e endereços de seus clientes. O crime se consuma com a divulgação ou exploração (ou utilização) do segredo, sendo irrelevante indagar se a agente alcançou lucro ou se houve prejuízo para a concorrente. O elemento subjetivo, ainda aqui é o dolo genérico (v. Nelson Hungria, ob. cit., vol. VII, pág. 387, nº 146).

70 Segredo de Empresa (16) > Tribunal de Justiça de SP Entretanto, como já se mostrou, com a lição autorizada de Nelson Hungria, o elemento subjetivo do dito crime do art. 178 nº XI, do Código de Propriedade Industrial é o dolo genérico; e assim, não há falar-se em impossibilidade de tentativa, pois, não se trata de delito genuinamente culposo. Não se cuida, na espécie, de invenções ou inovações patenteadas, mas, de segredo de fábrica. O Min. Nelson Hungria, mesmo, o diz: Não importa - são suas palavras - sequer que se trate de processo não patenteáveis (ob. cit., pág. 387, nº 146). Os chamados tours de main, embora privilegiados por lei, podem constituir segredos de fábrica (v. lição de Magalhães Noronha, Direito Penal, ed. 1961, 3º vol. pág. 52, nº 745).

71 Segredo de Empresa (16) > Tribunal de Justiça do RS Quinta câmara cível, Apelação Cível , Relator: Sérgio Pilla da Silva, Julgamento: 25/11/1999. Não há falar-se, na espécie, em capacidade técnica do paciente, porque isso não está em causa, mas, sim atos que lhe foram atribuídos, ofensivos da lei penal. É crime especial que só pode praticar o empregado, o que está a serviço do dono do segredo. E o delito é o previsto no Código de Propriedade Industrial, art. 178, nº XI, que substituiu o preceito do art. 196, nº XII, do Código Penal de 1940.

72 Segredo de Empresa (16) : constituição de empresa concorrente > Tribunal de Alçada Criminal de SP Praticam o crime de concorrência desleal funcionários de confiança da empresa que, durante a prestação de serviços, constituem outra empresa com a mesma finalidade daquela (TACRIM- SP - RC- Rel. Adauto Suannes - Bol. Adv 5.483)

73 Segredo de Empresa (16) : constituição de empresa concorrente > Tribunal de Justiça do RS Quinta câmara cível, Apelação Cível , Relator: Sérgio Pilla da Silva, Julgamento: 25/11/1999. Ementa: perdas e danos. Concorrência desleal. Sentença de procedência da ação de indenização por perdas e danos, face a caracterização de concorrência desleal de ex-funcionários da autora que fundaram empresa no mesmo ramo de atividade daquela, na época em que laboravam junto a mesma, com utilização, em proveito próprio, de segredos do negocio que lhe foram confiados pela função de que exerciam na empresa autora. Aliciamento da clientela, confirmado pela oferta de maquinarão igual e em valor reduzido. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. Apelo improvido.

74 Segredo de Empresa (16) : dolo necessário > Tribunal de Alçada Criminal de SP Violação de privilégio de invenção e concorrência desleal - Ausência de dolo quanto à prática da contrafação - Absolvição confirmada - Inteligência dos arts. 169 do Dec /45 e 187, do CP - O nosso Direito - ao fixar o âmbito da responsabilidade por acolhido no velho Direito Canônico. Deste modo, nos crimes contra a propriedade imaterial, para justificação de um decreto condenatório, o dolo deve vir cabalmente demonstrado (TACRIM-SP - AC - Rel. Emeric Levai - R/D 3/107).

75 Segredo de Empresa (16) : não há crime sem concorrência > Tribunal de Alçada Criminal de SP Não constitui desvio de clientela a atuação em faixa de público diversa, caracterizada pela modéstia e baixo preço do produto fabricado, quando o similar é sinônimo de status. (TACIM, QCr no SP, de 3/4/86, JTACRSP/Lex 87/285.).

76 Segredo de Empresa (16) Listas de clientes > Supremo Tribunal Federal LEX - JSTF - Volume (Página 381) HABEAS CORPUS Nº – RJ. Primeira Turma (DJ, ). Relator: O Senhor Ministro Ilmar Galvão. Paciente: Paula Maia de Sá Freire. Impetrantes: Alexandre Lopes de Oliveira e outro. Coator: Superior Tribunal de Justiça. EMENTA: - HABEAS CORPUS. QUEIXA-CRIME. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA POR NÃO EXPLICITAR A DATA DA OCORRÊNCIA DOS FATOS TIDOS COMO DELITUOSOS. CRIME DE CONCORRÊNCIA DESLEAL NA MODALIDADE DESVIO DE CLIENTELA. ART. 195, INCS. III e XI DA LEI Nº 9.279/96.

77 Segredo de Empresa (16) Listas de clientes > Supremo Tribunal Federal Cuida-se de queixa-crime ajuizada por Traveling Turismo Ltda. contra a ora paciente e outros co-réus, imputando-lhes crime previsto no art. 195, incs. III e XI, da Lei nº 9.279/96, em razão de haverem empregado meio fraudulento no aliciamento de clientela da querelante em proveito próprio, acarretando flagrante ofensa à livre competição. Contra o recebimento da queixa foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem sob o argumento de que não obstante a imprecisão das datas de cada conduta imputada à paciente, o certo é que os fatos se passaram há menos de 06 meses do oferecimento da queixa, inocorrendo a decadência.

78 Segredo de Empresa (16) Listas de clientes > Supremo Tribunal Federal Cuida-se de queixa-crime ajuizada por Traveling Turismo Ltda. contra a ora paciente e outros co-réus, imputando-lhes crime previsto no art. 195, incs. III e XI, da Lei nº 9.279/96, em razão de haverem empregado meio fraudulento no aliciamento de clientela da querelante em proveito próprio, acarretando flagrante ofensa à livre competição. Contra o recebimento da queixa foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem sob o argumento de que não obstante a imprecisão das datas de cada conduta imputada à paciente, o certo é que os fatos se passaram há menos de 06 meses do oferecimento da queixa, inocorrendo a decadência.

79 Segredo de Empresa (17) CLT Art Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador: g) violação de segredo da empresa;

80 Segredo de Empresa (18) SEÇÃO IV DOS CRIMES CONTRA A INVIOLABILIDADE DOS SEGREDOS Divulgação de segredo Art Divulgar alguém, sem justa causa, conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial, de que é destinatário ou detentor, e cuja divulgação possa produzir dano a outrem: Pena - detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa. § 1(Parágrafo único renumerado pela Lei nº 9.983, de ) § 1 o -A. Divulgar, sem justa causa, informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei, contidas ou não nos sistemas de informações ou banco de dados da Administração Pública: (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.983, de ) Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. § 2 o Quando resultar prejuízo para a Administração Pública, a ação penal será incondicionada. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.983, de )

81 Segredo de Empresa (19) SEÇÃO IV DOS CRIMES CONTRA A INVIOLABILIDADE DOS SEGREDOS Violação do segredo profissional Art Revelar alguém, sem justa causa, segredo, de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. Parágrafo único - Somente se procede mediante representação.

82 Segredo da Administração (1) Estatuto MRJ Art Ao funcionário é proibido: Art III - retirar, modificar ou substituir livro ou documento de órgão municipal, com o fim de criar direito ou obrigação, ou de alterar a verdade dos fatos, bem como apresentar documento falso com a mesma finalidade; IV - valer-se do cargo ou função, para lograr proveito pessoal em detrimento da dignidade da função pública; VIII - exigir, solicitar ou receber propinas, comissões ou vantagens de qualquer espécie em razão do cargo ou função, ou aceitar promessa de tais vantagens; IX - revelar fato ou informação de natureza sigilosa de que tenha ciência em razão de cargo ou função, salvo quando se tratar de depoimento em processo judicial, policial ou administrativo disciplinar; XII - dedicar-se nos locais e horas de trabalho a atividades estranhas ao serviço; XV - empregar material ou qualquer bem do Município em serviço particular; XVI - retirar objetos de órgãos municipais, salvo quando autorizado por superior hierárquico e desde que para utilização em serviços da repartição. ;

83 Segredo da Administração (2) Violação de sigilo funcional Art Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais grave. § 1o Nas mesmas penas deste artigo incorre quem: (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.983, de ) I – permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou banco de dados da Administração Pública; (Alínea acrescentada pela Lei nº 9.983, de ) II – se utiliza, indevidamente, do acesso restrito. (Alínea acrescentada pela Lei nº 9.983, de § 2o Se da ação ou omissão resulta dano à Administração Pública ou a outrem: (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.983, de ) Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.

84 Segredo da Administração (3) Funcionário público Art Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. § 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública. ( ra a execução de atividade típica da Administração Pública. (Parágrafo único renumerado pela Lei nº 6.799, de e alterado pela Lei nº 9.983, de ) § 2º - A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 6.799, de

85 O Know How

86 O know how. Patente = exclusividade de direito, Know how= situação de fato: a posição de uma empresa que tem conhecimentos técnicos e de outra natureza, que lhe dão vantagem na concorrência, seja para entrar no mercado, seja para disputá-lo em condições favoráveis

87 O know how: antissocial? Nem sempre a manutenção de uma tecnologia em segredo importa em uso anti-social da propriedade; podem ocorrer razões justificáveis para o segredo. I. os conhecimentos de que dispõe não são mais totalmente secretos, ou absolutamente originais; II. as informações, embora ainda sendo escassas, já está à disposição de outras empresas. III. pelo fato de ser legalmente impossível conseguir a patente; IV. outras ainda, por não haver competidores tecnológicos ou econômicos, que o possam ameaçar em sua exclusividade de fato.

88 O know how técnico e não técnico Conhecimento de certos segmentos da estrutura técnica de produção (know how técnico). Por tal razão, tende-se a reduzir o know how ao segredo de indústria No entanto, o que o define não é o segredo de uma técnica, mas a falta de acesso por parte do público em geral ao conhecimento do modelo de produção de uma empresa.

89 O know how e Assistência Técnica Know how ao conjunto de prestações técnicas entre empresas, a que se dá o nome de assistência técnica Bernardo Ribeiro de Moraes, falando do ISS: A especial habilidade técnica, perícia ou conhecimentos denominados know-how - são frutos de um processo de estudo e investigação e, podemos dizer, constitui mesmo objeto de segredo, tal o seu valor. O terceiro pode necessitar de tais conhecimentos técnicos para melhorar sua situação competitiva no mercado ou para criá-lo. Daí a contratação de compra de serviços, ou melhor, no caso, de técnicos ou conhecimento (know- how). O assistente, na qualidade de titular de know-how, transmitirá ao assistido, durante determinado prazo, a técnica desejada.

90 Meios práticos O Decreto , de 19 de dezembro de 1923,, previa em seu artigo 41 que o depositante de um privilégio de invenção deveria submeter à Diretoria Geral da Propriedade Industrial um relatório. que descreva com precisão e clareza a invenção (...) de maneira que qualquer pessoa competente na matéria possa obter o produto ou o resultado, empregar o maio, fazer a aplicação ou usar do melhoramento de que se tratar. No artigo 72, no entanto, versando sobre as violações de privilégio de invenção, considerava-se agravante da infração. Associar-se o infrator com o empregado ou operário do concessionário ou cessionário, para ter conhecimento do modo prático de se obter ou se empregar a invenção.

91 Know How = superação do risco (Mycole Corp. of America v. Pemco Corp. (1946) 68 U.S.Q. 317): O know how é constituído por conhecimentos técnicos, os quais, acumulando-se após terem sido obtidos através de experiências e ensaios, põem aquele que os adquirir em condições de produzir algo que não poderia ser produzido sem eles nas mesmas condições de exatidão e de precisão necessárias ao sucesso comercial.

92 Know how pode ser de conhecimento público... > Tribunal de Justiça do RS Hábeas-Córpus nº – 7ª Câmara Criminal – Novo Hamburgo. Ver. De Jurisprudência do TJRS, Outubro / Argumenta a impetrante que o fato é atípico, não havendo qualquer registro de patente, a par de diferenciados os componentes das peças fabricadas, não se podendo, outrossim, considerar ferido o sigilo de fábrica, que não se confunde com know how, tudo não passando de mera vindita.

93 Know how pode ser de conhecimento público... > Ora, a forma de obtenção de clientela pelos pacientes, se de forma fraudulenta, ou não, bem como se houve, ou não, violação de conhecimentos a caracterizar a quebra do sigilo de fábrica ou simplesmente o desenvolvimento de uma técnica acessível a todos, especialmente a profissionais da área, como os pacientes, é matéria que exige profundo exame da prova.

94 Know how pode ser de conhecimento público... Pouco importa, outrossim, haja registro de patente, porque, mesmo inexistente o patenteamento, há crime, em tese, ditos conhecimentos confidenciais constituem segredos que estão por merecer a proteção da lei. Trata-se de bem jurídico de suma importância, ainda quando não são patenteáveis, vez que se trata de segredo de fábrica, e não de invenções ou inovações patenteadas, pois, se houver patente, o crime será outro". Mas advertem os mesmos juristas que "seus titulares procuraram conservar tais segredos ocultos pelo maior tempo possível, até que a concorrência venha a descobri- lo, fazendo desaparecer os benefícios que até então aquele detinha, e, com ele, o próprio sigilo"

95 Know how é valor empresarial > Tribunal de Justiça do RS Apelação Cível Nº , Sexta Câmara Cível, Relator: Des. Antônio Janyr Dall'Agnol Júnior. Julgado em 28/04/99 Ementa: Falência. Ação revocatória. Art.52,VIII, da LF. Venda atomizada do estabelecimento empresarial. Integra o estabelecimento empresarial não só o conjunto de bens materiais, mas, também, os de bens imateriais, entre eles o denominado know how. Doutrina. Evidenciada a incidência do art.52,VIII,da LF, que dispensa prova de elementos de caracter subjetivo, procede a demanda revocatória, quanto o mais quando a venda se operou no termo legal da falência. A venda do estabelecimento pode ocorrer a pouco e pouco, e não necessariamente de uma só vez, para que se caracterize a hipótese em questão. Apelação desprovida.

96 O objeto do contrato de Know How O contrato de know how tem por objeto a cessão de posição na concorrência mediante comunicação de experiências empresariais

97 Contrato de know how: Natureza Jurídica Parte considerável da doutrina o considera empreitada mista [1], um pouco desfigurada, sendo análogo ao contrato de ensino.[1] A complexidade das obrigações que o constituem, por outro lado, leva parcela dos autores a renunciar a uma aproximação com qualquer contrato típico [2].[2] Parcela menos autorizada, ancorando-se demasiadamente na natureza de bem imaterial do segredo transmitido, chega a falar de locação, usufruto, comodato, constituição de renda e - porque não? – servidão [3].[3] [1] Magnin, op. cit. pg. 292; Chavanne e Burst, op. cit., pg. 177; Calais e Mousseron, Les Biens de lEntreprise, Libraries Techniques, 1972, pg. 84. [1] [2] Orlando Gomes. Contrato. Forense, 1979, pg. 575; Fran Martins. Contratos e Obrigações Comerciais. Forense, 1979, pg. 605; Carlos Henriques Fróes: Contrato de Tecnologia in Revista Forense, 253/123. [2] [3] Paul Demin apud Newton Silveira: Contratos de Transferência de Tecnologia, in Revista de Direito Mercantil. 26 pg. 88, Paulo Roberto Costa Figueiredo. Anuário da Propriedade Industrial, 1978, pg [3]

98 Contrato de know how: Natureza Jurídica Tribunal Federal de Recursos Ação ordinária visando a devolução de Imposto de Renda retido na fonte. Remessa de numerário para a Itália em favor de sociedade, consistente em uma compensação fixa e uma compensação proporcional aos resultados obtidos calculados na base das características de funcionamento das unidades produtoras instaladas, no primeiro trimestre sucessivo à colocação em funcionamento e normalização de sua produção.Essa avença não se caracteriza como meramente de prestação de serviços técnicos, eis que como tal não se poderá entender a compensação proporcional contratada que está presa aos resultados obtidos diariamente na produção de alumina calcinada nas novas unidades instaladas na fábrica da autora. Tipificado contrato de sociedade. Assim sendo e já que o numerário remetido para o exterior não especifica se a prestação se refere à compensação, fixa, remuneratória de trabalho, ou à proporcional, que é participação na sociedade, tem-se que a ação improcede, o mesmo ocorrendo com a declaratória, em apenso. Recursos providos (ac , SP, Rel.: Min. Jarbas Nobre, 2ª Turma, Unânime, DJ , EJ TFR-6/87).

99 Contrato de know how: Natureza Jurídica Classificamos o efeito econômico-empresarial do contato de know how como de cessão parcial de aviamento.

100 Contrato de know how: Natureza Jurídica Ora, já se viu que o know how, e não menos do que ele, a posição do empresário perante um mercado competitivo não tem objeto físico capaz, de por si só, garantir os atributos da exclusividade. Ao classificarmos o know how como conformação do aviamento, particularmente apta a ser reproduzida, na verdade não distinguimos entre um e outro, para conceder-lhes um mesmo tratamento: o do bem concorrencial.

101 Contrato de know how: Os Vários Tipos Nestas condições, ter-se-ia uma locação de know how, uma licença (como é mais denominada mais freqüentemente), por oposição à cessão, ajuste em que inexiste a cláusula de não exploração. Está claro que não sendo o know how objeto de direitos exclusivos, não haverá uma licença, em seu sentido técnico (licere = dar permissão), constituindo-s e o dispositivo em um pacto em restrição da concorrência. É intuitivo, após havermos indicado a natureza de cessão parcial de aviamento do contrato de know how, que todos os ônus sobre tal transferência irão afetar a capacidade concorrencial do receptor, e de forma direta.

102 Conteúdo dos contratos de know how A essência dos contratos de know how são três cláusulas: 1. a que o fornecedor de tecnologia se compromete a comunicar experiências empresariais ao receptor, para os fins próprios deste, de forma a transmitir os meios necessários e suficientes para transmissão de uma oportunidade empresarial, definida no contrato; 2. a que o receptor se compromete a retribuir essa comunicação; 3. a que o receptor se compromete a manter a substância econômica do bem, impedindo que as vantagens concorrenciais resultantes do segredo ou escassez relativa das informações comunicadas se tornem de acesso geral.

103 Conteúdo dos contratos de know how Comunicação Quanto à primeira, trata-se da obrigação, cometida ao fornecedor, de comunicar os meios que encerram a oportunidade empresarial visada (para o que propomos a denominação de meios de oportunidade). Aplicam-se a esta obrigação as regras gerais de tradição de coisas móveis, em especial, mas não só, quanto às parcelas físicas da comunicação (plantas, etc)

104 Conteúdo dos contratos de know how Comunicação Esta comunicação não se reduz ao envio de dados e informações; comunicar, neste contexto, importa em transmitir os meios necessários e suficientes para a produção específica visada pelo receptor dos conhecimentos, e designada no contrato; assim, caso necessária ao receptor, é parte integral da essência do contrato a chamada assistência técnica definida como tal o treinamento, a vinda de técnicos, a prestação de serviços pessoais desde que indispensáveis à transferência da oportunidade empresarial

105 Conteúdo dos contratos de know how Comunicação Entendo que há uma obrigação efetiva de transferir as informações de maneira que se adquira efetivamente os meios de usufruir a oportunidade empresarial, o que pode importar em esforços específicos de adequação

106 Conteúdo dos contratos de know how Comunicação De outro lado, todo o balanço de interesses entre as partes (e de direitos, por consequência) resulta da clareza da função do negócio jurídico – a comunicação, que é aparente, é apenas um meio para o objeto do contrato, que é a transferência de uma oportunidade empresarial. O que se deve ou não se deve na relação entre as partes só fica claro sabendo que o supridor de know how podia usá-lo para competir no mercado a que se propõe o receptor; o supridor opta por renunciar a essa oportunidade em favor do receptor; e esse retribui a cessão.

107 Conteúdo dos contratos de know how Comunicação Assim, já se disse, a cessão dos meios de oportunidade é limitada pelo desígnio das partes (e pela contraprestação do receptor...). Se o detentor do know how cede o acesso ao mercado X, com os conhecimentos transferidos, não pactuou nem foi remunerado pelo acesso ao mercado Y. Fala-se aí seja do mercado geográfico (por exemplo, América Latina), do mercado temporal (por dois anos), ou do mercado setorial (só para fabricar porcas, e não parafusos).

108 Conteúdo dos contratos de know how Comunicação Principalmente, tem-se que ver que, na racionalidade de direito privado das partes, não é essencial ao contrato a autonomia tecnológica. Não integra – em tese – a obrigação do supridor a garantia de que o receptor passe a voar com suas próprias asas. Certo é que, por razões de interesse público, as autoridades governamentais podem exigir algum empenho das partes em obter essa autonomia, em troca de acesso à moeda estrangeira detida pelo Governo, ou como condição de situação fiscal favorecida; mas essa exigência, que é lícita e louvável, não integra o tipo contratual.

109 Conteúdo dos contratos de know how Pagamento Quanto à segunda disposição, a contraprestação toma a forma de pagamentos fixos, ou variáveis, inclusive sob forma percentual tendo como base o faturamento, receita ou lucro. Também pode tomar a forma de permuta de ações ou de partes beneficiárias, e inúmeras outras modalidades de pagamento.

110 Conteúdo dos contratos de know how Sigilo Quanto à terceira cláusula, atente-se para as várias acepções em que se emprega a regra do sigilo: 1. a que visa proteger o interesse comum, evitando a divulgação dos conhecimentos transmitidos; 2. a que restringe a transmissão dos conhecimentos a terceiros, ainda sob compromisso de sigilo;

111 Conteúdo dos contratos de know how Sigilo Quanto à terceira cláusula, atente-se para as várias acepções em que se emprega a regra do sigilo 3. a que impede a cessão a terceiros dos valores concorrenciais, privando-se o cedente, por via obrigacional, do direito de continuar a usá-los; 4. a que mantém sigilosos os dados empresariais de qualquer das partes, ainda que não restritos aos valores concorrenciais transmitidos.

112 Conteúdo dos contratos de know how Sigilo A substância da obrigação garantida pelo sigilo é o valor econômico concorrencial sobre o qual versa o contrato; se o receptor vasa o conteúdo das informações, erodindo ou eliminando a escassez de meios que garante a vantagem na concorrência, há um dano injusto ao provedor do know how.

113 Conteúdo dos contratos de know how Sigilo A natureza especialíssima do bem jurídico em questão, comum a ambas partes em sua faceta de informação – quem a transmite dela não se desapossa, mas se fragiliza – faz com que essa obrigação de tutela do interesse comum seja cláusula essencial do negócio jurídico, integrante necessário do seu tipo.

114 Disposições acidentais do contrato de Know How Limitações ao uso dos meios comunicados, restringindo assim o mercado pertinente quanto ao local, tempo ou setor; vide, abaixo, o que se fala de cessação de uso, de não repasse, e de exclusividade. Cláusula (optativa) de exclusividade: ou absoluta, excluindo-se o fornecedor de usar o know how no mercado pertinente; ou relativa, comprometendo-se ele a não fornecer a mais ninguém o mesmo know how no mercado relevante, mas podendo usá-lo ele mesmo.

115 Disposições acidentais do contrato de Know How Cláusula (optativa) de intransmissibilidade do know how a terceiros. Há um claro e legítimo interesse do supridor dos meios de que sua vantagem concorrencial não seja diluída, aumentando os competidores que dispõem do mesmo know how; igualmente tem ele interesse (sempre que seja pago em proporção à produção, receita ou lucro do receptor) de garantir que haja maximização dos ganhos do receptor, atribuíveis ao know how; parece assim razoável que se proíba ao receptor retransmitir a terceiros o material comunicado.

116 Disposições acidentais do contrato de Know How Cláusula (optativa) de cessação do uso do know how, por exemplo, no caso de inadimplemento; no Brasil, o INPI historicamente rejeita essa disposição como limitação temporal ao uso do know how devidamente pago

117 Disposições acidentais do contrato de Know How Cláusula (optativa) impondo ao supridor a obrigação de comunicar aperfeiçoamentos. Relevante aqui notar a questão do continuing flow of technology: a obrigação normalmente (pode-se pactuar diversamente, e o preço refletirá tal convenção) não se resume à entrega de um pacote informações paradas no tempo, mas a um continuum, um engajamento de certa duração.

118 Disposições acidentais do contrato de Know How Cláusula (opcional) pelo qual o receptor se obriga a comunicar ao supridor os aperfeiçoamentos que tenha introduzido nos meios de oportunidade. É o chamado Grant-back, ou retrocessão. `Tem-se como irrazoável a disposição, quando preveja a retrocesssão desses aperfeiçoamentos de forma flagrantemente desigual em face das condições da comunicação inicial; por exemplo, quando obrigue a um Grant-back gratuito e a comunicação inicial foi remunerada

119 Disposições acidentais do contrato de Know How Cláusula (opcional) pelo qual o receptor se obriga a comunicar ao supridor os aperfeiçoamentos que tenha introduzido nos meios de oportunidade. É o chamado Grant-back, ou retrocessão. `Tem-se como irrazoável a disposição, quando preveja a retrocesssão desses aperfeiçoamentos de forma flagrantemente desigual em face das condições da comunicação inicial; por exemplo, quando obrigue a um Grant-back gratuito e a comunicação inicial foi remunerada

120 Jurisprudência: know how é intuitu personae? > Supremo Tribunal Federal RE / SP, Primeira Turma, Ministro Aliomar Baleeiro.J. 1974/08/20. Dj Data Ementa: Locação de Serviços Técnicos. Cessão. No Contrato de Prestação de Serviços de Assessoramento Técnico à Industria ("Know How") a locatária não pode argüir a sucessão da firma locadora por outra idônea se com isso se conformou por longo tempo, mantendo com esta as mesmas relações anteriores a substituição.


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