Protecção de Marcas Não Tradicionais Jorge Novais Gonçalves I.H.M.I.

INTRODUÇÃO A marca e o papel do Instituto para a Harmonização do Mercado Interno (Marcas, Modelos e Desenhos) Perspectiva Sequência 1. Apresentação 2. IHMI 3. Perspectiva

Alicante ESPANHA FRANÇA PORTUGAL O papel do Instituto para a Harmonização no Mercado Interno (Marcas, Modelos e Desenhos) ESPANHA FRANÇA Barcelona PORTUGAL Madrid Alicante Sevilla

Instituto para a Harmonização no Mercado Interno (Marcas, Modelos e Desenhos) FIN S EE LV DK LT IRL UK PL BX D CZ SK A F HU IT SI P E EL MT CY

Sequência Marcas não tradicionais Tradição e inovação Exemplos Protecção das marcas não tradicionais Obtenção de Registo Possíveis Obstáculos Protecção conferida pelo registo

MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves Tradição e inovação TRADIÇÃO Marcas denominativas: Compostas por palavras Marcas figurativas: Incluem arranjos gráficos ou são somente compostas por desenhos ou imagenstivos INOVAÇÃO Marca não tradicionais: Todas as que não se resumem a palavras ou logos, nomeadamente as compostas exclusivamente por uma cor (sem qualquer configuração) ou compostas for uma forma tridemensional Class 9 - Computer hardware, computer software and computer programs; computer hardware and encryption software, encryption keys, digital certificates, digital signatures, software for secure data storage and retrieval and transmission of confidential customer information used by individuals, banking and financial institutions; magnetic encoded cards and card containing an integrated circuit chip ("smart cards"); charge cards, bank cards, credit cards, debit cards and payment cards; card readers; computer software designed to enable smart cards to interact with terminals and readers; telecommunications equipment; point of sale transaction terminals and computer software for transmitting, displaying and storing transaction, identification and financial information for use in the financial services, banking and telecommunications industries; radio frequency identification devices (transponders); and electronic verification apparatus for verifying authentication of charge cards, bank cards, credit cards, debit cards and payment cards. Class 36- Financial services; banking and credit services; providing credit card, debit card charge card and store value prepaid card services; stored value electronic purse services, providing electronic funds and currency transfer services, electronic payments services, prepaid telephone calling card systems, cash disbursement services, and transaction authorisation and settlement services; provision of debit and credit services by means of radio frequency identification devices (transponders); travel insurance services; cheque verification services; issuing and redemption services all relating to travellers cheques and travel vouchers; advisory services relating to all the aforesaid services. Class 38 - Telecommunication services; Internet based telecommunication services; data communication services; on-line information services; electrical data transmission over a global remote data processing network, including the Internet; services for the transmission, provision and display of information from a computer-stored data bank or via the Internet; transmission of data through the use of electronic image processing by telephone link. The appeal is dismissed in respect of the Class 36 services and the following goods: Class 9 - Magnetic encoded cards and card containing an integrated circuit chip ("smart cards"); charge cards, bank cards, credit cards, debit cards and payment cards. 12 However, the appeal is upheld in respect of the Class 38 services and the remainder of the goods in Class 9, as they are not, in the Board’s view, directly related specifically to banking and finance. The sign is sufficiently distinctive pursuant to Article 7(1)(b) CTMR in relation to these goods and services. Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

Exemplos JUST DO IT HAVE A BREAK... HAVE A KIT KAT compostas frases (slogans) JUST DO IT HAVE A BREAK... HAVE A KIT KAT YOUR MONEY. WHEREVER YOU ARE Class 9 - Computer hardware, computer software and computer programs; computer hardware and encryption software, encryption keys, digital certificates, digital signatures, software for secure data storage and retrieval and transmission of confidential customer information used by individuals, banking and financial institutions; magnetic encoded cards and card containing an integrated circuit chip ("smart cards"); charge cards, bank cards, credit cards, debit cards and payment cards; card readers; computer software designed to enable smart cards to interact with terminals and readers; telecommunications equipment; point of sale transaction terminals and computer software for transmitting, displaying and storing transaction, identification and financial information for use in the financial services, banking and telecommunications industries; radio frequency identification devices (transponders); and electronic verification apparatus for verifying authentication of charge cards, bank cards, credit cards, debit cards and payment cards. Class 36- Financial services; banking and credit services; providing credit card, debit card charge card and store value prepaid card services; stored value electronic purse services, providing electronic funds and currency transfer services, electronic payments services, prepaid telephone calling card systems, cash disbursement services, and transaction authorisation and settlement services; provision of debit and credit services by means of radio frequency identification devices (transponders); travel insurance services; cheque verification services; issuing and redemption services all relating to travellers cheques and travel vouchers; advisory services relating to all the aforesaid services. Class 38 - Telecommunication services; Internet based telecommunication services; data communication services; on-line information services; electrical data transmission over a global remote data processing network, including the Internet; services for the transmission, provision and display of information from a computer-stored data bank or via the Internet; transmission of data through the use of electronic image processing by telephone link. The appeal is dismissed in respect of the Class 36 services and the following goods: Class 9 - Magnetic encoded cards and card containing an integrated circuit chip ("smart cards"); charge cards, bank cards, credit cards, debit cards and payment cards. 12 However, the appeal is upheld in respect of the Class 38 services and the remainder of the goods in Class 9, as they are not, in the Board’s view, directly related specifically to banking and finance. The sign is sufficiently distinctive pursuant to Article 7(1)(b) CTMR in relation to these goods and services. Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves Marcas Tradicionais Marcas figurativas menos tradicionais Roupas, jogos, etc.… ACQUIRED DISTINCTIVINESS BY USE Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

MARCAS NÃO TRADICIONAIS Marcas tridimensionais Cores Marcas-movimento Marcas sonoras Outras Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

MARCAS NÃO TRADICIONAIS Marcas tridimensionais Cores Marcas-movimento Marcas sonoras Outras Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

MARCAS NÃO TRADICIONAIS Formas de garrafas Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

MARCAS TRIDIMENSIONAIS Frascos de perfume e respectivas embalagens Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

MARCAS TRIDIMENSIONAIS Capacete de mergulho CTM 3806395 17K SUPERLITE KIRBY MORGAN Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

MARCAS TRIDIMENSIONAIS Telefone-carrinho CTM 4380762 Direct Line Insurance Telefones, automóveis, seguros, reparações de automóveis Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

MARCAS TRIDIMENSIONAIS Cafe Czentral CTM 4433835 Serviços de restauração Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

MARCAS TRIDIMENSIONAIS Telefone CTM 3717915 Nokia Corporation Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

MARCAS TRIDIMENSIONAIS Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

MARCAS NÃO TRADICIONAIS Marcas tridimensionais Cores Marcas-movimento Marcas sonoras Outras Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves CORES CTM 2550457 3M Company Self-stick notes; stationery notes containing adhesive on one side for attachment to surfaces Capacidade distintiva adquirido pelo uso Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves CORES CTM 773630 Technical and business consultancy in the area of plant cultivation, in particular in the seed sector Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves CORES Marcas compostas por duas cores CTM 63289, classes 7,12 Descrição: O corpo do veículo é verde e as rodas Amarelas Aceite após prova de uso Segundo a requerent existe um infinidade de tonalidades 47 - O número de cores que o público está apto a distinguir é pouco elevado pelo facto de o mesmo raramente ter a possibilidade de comparar directamente produtos revestidos de diferentes tonalidades de cores. Assim, o número de cores diferentes efectivamente disponíveis, enquanto marcas potenciais, para distinguir os produtos ou serviços, deve ser considerado reduzido. 54 - O número reduzido de cores efectivamente disponíveis tem como resultado que um pequeno número de registos como marcas pode esgotar toda a paleta de cores disponíveis. Um monopólio assim entendido não seria compatível com o sistema de concorrência leal, designadamente na medida em que poderia criar uma vantagem concorrencial ilegítima a favor de um só operador económico. 55 – Assim, há, no campo do direito comunitário das marcas, um interesse geral em não limitar indevidamente a disponibilidade das cores para os restantes operadores que oferecem produtos ou serviços do tipo daqueles para os quais o registo é pedido. 56. Quanto maior for o número de produtos ou serviços para os quais é pedido o registo da marca, mais o direito exclusivo eventualmente conferido pela marca pode ser susceptível de apresentar um carácter exorbitante e com isso prejudicar a manutenção de um sistema de concorrência leal e o interesse geral em não limitar indevidamente a disponibilidade das cores para os restantes operadores que oferecem produtos ou serviços do tipo daqueles para os quais é pedido o registo. Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves CORES Marcas compostas por duas cores Segundo a requerent existe um infinidade de tonalidades 47 - O número de cores que o público está apto a distinguir é pouco elevado pelo facto de o mesmo raramente ter a possibilidade de comparar directamente produtos revestidos de diferentes tonalidades de cores. Assim, o número de cores diferentes efectivamente disponíveis, enquanto marcas potenciais, para distinguir os produtos ou serviços, deve ser considerado reduzido. 54 - O número reduzido de cores efectivamente disponíveis tem como resultado que um pequeno número de registos como marcas pode esgotar toda a paleta de cores disponíveis. Um monopólio assim entendido não seria compatível com o sistema de concorrência leal, designadamente na medida em que poderia criar uma vantagem concorrencial ilegítima a favor de um só operador económico. 55 – Assim, há, no campo do direito comunitário das marcas, um interesse geral em não limitar indevidamente a disponibilidade das cores para os restantes operadores que oferecem produtos ou serviços do tipo daqueles para os quais o registo é pedido. 56. Quanto maior for o número de produtos ou serviços para os quais é pedido o registo da marca, mais o direito exclusivo eventualmente conferido pela marca pode ser susceptível de apresentar um carácter exorbitante e com isso prejudicar a manutenção de um sistema de concorrência leal e o interesse geral em não limitar indevidamente a disponibilidade das cores para os restantes operadores que oferecem produtos ou serviços do tipo daqueles para os quais é pedido o registo. Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves CORES CTM 3818069 Agricultural and horticultural products in this class; fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants. CTM 3757267 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food supplements, Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves CORES CTM 3539749 Pastries and cookies Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

MARCAS NÃO TRADICIONAIS Marcas tridimensionais Cores Marcas-movimento Marcas sonoras Outras Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves MARCAS DE MOVIMENTO Animation consisting of six (6) sequential pictures in numerical order with an interval of 0.2 seconds beginning from picture number 1. Please notice that the frames do not belong to the mark. They are used only to separate the six pictures from each otherservices CTM 186461 Description of the mark:Moving mark consisting of 6 individual images.The representation time is 14.5 seconds;the filmic representation is set out as follows;the movement of a hand is shown, stroking the hair of a woman;image 1: representation time: 1 second;the side profile of a woman is shown (head turned to the left);a hand lies on her hair, not far from the hairline;image 2: representation time: 1.5 seconds: the hand strokes the woman's hair;only the hair and the left eye of the woman are visible;her hair has a sheen at the hairline;image 3: representation time: 2 seconds;the hand strokes the woman's hair, coming to rest further down the hair;the sheen on her hair moves as the hand moves downwards;side profile of the woman (head turned to the left, only the left eye showing);image 4: representation time: 2.5 seconds: the hand continues to stroke the woman's hair;white dots appear at the hairline;a sheen appears on the hair underneath;side profile of the woman, head turned to the left, face showing down to the mouth;image 5: representation time: 3.5 seconds: the white dots and the sheen on the hair move further downwards along the hair;the hand is no longer visible;image 6: representation time: 4 seconds: side profile of the woman without the hand on her hair;the white dots and the sheen move further downwards and come to rest at the end of the hair..Indication of colour :Black, brown, skin-colour, white. Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves MARCAS DE MOVIMENTO The DESCRIÇÃO DA MARCA: Moving mark consisting of 6 individual images. The representation time is 14.5 seconds; the filmic representation is set out as follows; the movement of a hand is shown, stroking the hair of a woman; image 1: representation time: 1 second; the side profile of a woman is shown (head turned to the left) ;a hand lies on her hair, not far from the hairline; image 2: representation time: 1.5 seconds: the hand strokes the woman's hair; only the hair and the left eye of the woman are visible; her hair has a sheen at the hairline; image 3: representation time: 2 seconds; the hand strokes the woman's hair, coming to rest further down the hair;the sheen on her hair moves as the hand moves downwards; side profile of the woman (head turned to the left, only the left eye showing) ETC… CORES: Preto, Castanho, cor de pele, branco PRODUTOS: champôs Description of the mark:Moving mark consisting of 6 individual images.The representation time is 14.5 seconds;the filmic representation is set out as follows;the movement of a hand is shown, stroking the hair of a woman;image 1: representation time: 1 second;the side profile of a woman is shown (head turned to the left);a hand lies on her hair, not far from the hairline;image 2: representation time: 1.5 seconds: the hand strokes the woman's hair;only the hair and the left eye of the woman are visible;her hair has a sheen at the hairline;image 3: representation time: 2 seconds;the hand strokes the woman's hair, coming to rest further down the hair;the sheen on her hair moves as the hand moves downwards;side profile of the woman (head turned to the left, only the left eye showing);image 4: representation time: 2.5 seconds: the hand continues to stroke the woman's hair;white dots appear at the hairline;a sheen appears on the hair underneath;side profile of the woman, head turned to the left, face showing down to the mouth;image 5: representation time: 3.5 seconds: the white dots and the sheen on the hair move further downwards along the hair;the hand is no longer visible;image 6: representation time: 4 seconds: side profile of the woman without the hand on her hair;the white dots and the sheen move further downwards and come to rest at the end of the hair..Indication of colour :Black, brown, skin-colour, white. Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

MARCAS NÃO TRADICIONAIS Marcas tridimensionais Cores Marcas-movimento Marcas sonoras Outras Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves MARCAS SONORAS Melodias: “Sweet Georgia Brown” EUA reg. 1700895 para “basketball entertainment services” Sons vocalizados: “ooh it’s so good” EUA reg. 2000963 para “entertainment services” “The sond of a lion roaring” EUA reg. 1395550 para “entertainment services” Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

MARCAS NÃO TRADICIONAIS Marcas tridimensionais Cores Marcas-movimento Marcas sonoras Outras Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

CORES E POSICIONAMENTO The mark consists of the colours green Pantone 348C and yellow Pantone 109C as applied to the exterior surface of the premises used for the sale of the goods and services. CTM 13367 vehicle service stations; Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves OUTROS TIPOS DE MARCAS Marcas olfactivas: “balsâmico afrutado com ligeiras notas de canela” “Cheiro de relva acabada de cortar” Marcas gustativas: “The taste of artificial strawberry flavour” Odores são registáveis nos EUA e na Austrália Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves OUTRO TIPOS DE MARCAS CTM 428870 Tennis balls Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

MARCAS NÃO TRADICIONAIS Marcas tridimensionais Cores Marcas-movimento Marcas sonoras Marcas olfactivas e gustativas Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

SEQUÊNCIA Protecção das marcas não tradicionais Obtenção de Registo Possíveis Obstáculos Exemplos

REGISTO POR FAX POR INTERNET POR CORREIO EM MÃO JUNTO DO IHMI ATRAVÉS DOS INSTITUTO NACIONAIS ATRAVÉS DO OMPI

REGISTO PEDIDO DE REGISTO DE UMA MARCA IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE A LISTA DOS PRODUTOS E SERVIÇOS REPRODUÇÃO DA MARCA NO PRAZO DE UM MÊS: A TAXA

MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves OBSTÁCULOS 1. REPRESENTAÇAO GRÁFICA A marca não necessita de ser visualmente perceptível mas necessita de ser garficamente representável 2. CAPACIDADE DISTINTIVA Os consumidores devem poder identificar o sinal como constituindo uma indicação da origem comercial do produto ou serviço Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

CAPACIDADE DISTINTIVA O sinal deve ser capaz de garantir ao consumidor a identidade da origem do produto ou serviço, e permitir-lhe distinguir sem confusão possível tal produto dos que têm outra proveniência Para que a marca possa desempenhar o seu papel fundamental no âmbito de um sistema de concorrência não falseado, deve constituir uma garantia de que todos os produtos ou serviços designados por ela tenham sido fabricados sob o controle de uma única empresa, a qual é responsável pela sua qualidade. O carácter distinctivo dever ser aferido tendo em atenção primeiro o tipo de produtos a que se destina e, em seguida, a percepção que da mesma terá o público constituído pelos consumidores dos em causa. Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves IMPEDIMENTOS a) SINAL INSUSCEPTÍVEL DE REPRESENTAÇAO GRÁFICA b) SINAL SEM DE CAPACIDADE DISTINTIVA Não permite distinguir os produtos ou serviços provenientes de uma dada empresa de outros produtos ou serviços (idênticos ou similares) porvenientes de outras empresas c) SINAIS DESCRITIVOS dos produtos ou suas características exemplo: a palavra “light” para cigarros d) INDICAÇÕES GENÉRICAS usuais na linguagem comum ou nos hábitos do comércio exemplo: a palavra “extra”, “plus”, “lite”, cor amarela para serviços de correios NOTA: os impedimentos referidos em b), c) e d) – sinais não distintivos, descritivos ou genéricos podem ser afastados mediante prova de que tais sinais adquiriram um carácter distintivo através do seu uso (secondary meaning). O público familiariza-se com o sinal e é como educado a vê-lo como um sinal distintivo da origem comercial. Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves IMPEDIMENTOS e) FORMAS COMUNS DE PRODUTOS a forma natural de um produto (a forma de uma vulgar garrafa de vinho ou de um pacote de leite) a forma necessária para obter um determinado resultado técnico a forma que confira um valor substancial ao produto f) SINAIS CONTRÁRIOS À ORDEM PÚBLICA palavras ou imagens ofensivas, blasfémias imagens de conteúdo racista (“the fuck of the year”) - distinguir estes sinais daqueles que apenas denotam mau gosto g) SINAIS ENGANADORES a palavra “ouro” ou “couro” respectivamente para relógios ou carteiras que não contenham estes materiais h-i) SIMBOLOS e BANDEIRAS NACIONAIS bem como escudos e insíginas de interesse público Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves IMPEDIMENTOS h-i) SIMBOLOS e BANDEIRAS NACIONAIS bem como escudos e insíginas de interesse público j) Marcas de vinhos ou bebidas espirituosas que incluam indicações geográficas típicas de tais produtos e não procedam das respectivas regiões Reg. 3288/94 (EC) 22/12/1994 Uruguay Round exemplo: palavras “Douro” ou “Champagne” para vinhos que não sejam dessas regiões k) Contenham uma denominação de origem ou uma indicação geográfica rotegida nos termos da legislação comunitária, nomeadamente art.º 13.º Reg. (CEE) 2081/92 – Reg (EC) 422/20004 19/02/2004 Exemplo: Marca de presunto que não porvenha de Parma e que não provenha de Parma Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves Exemplos Marcas tridimensionais Cores Marcas-movimento Marcas sonoras Outras Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

OBSTÁCULOS MARCAS TRIDIMENSIONAIS Compostas pela forma do produto C-299/99 18/06/2002 representação gráfica da forma e da configuração da parte superior dessa máquina de barbear, composta por três cabeças circulares de lâminas rotativas, que formam um triângulo equilátero. Produto: máquina de barbear 11. Em 1996, a Philips criou um novo tipo de máquina de barbear eléctrica dotada de três cabeças rotativas. Em 1985, requereu o registo de uma marca que consiste na representação gráfica da forma e da configuração da parte superior dessa máquina de barbear, composta por três cabeças circulares de lâminas rotativas, que formam um triângulo equilátero. Esta marca foi registada, por efeito do uso, em aplicação do Trade Marks Act 1938. 12. A Remington, uma sociedade concorrente, começou a fabricar e a comercializar no Reino Unido, em 1995, a máquina de barbear DT 55, dotada de três cabeças rotativas formando um triângulo equilátero, segundo uma configuração semelhante à utilizada pela Philips. 13. Em consequência, esta última intentou uma acção por contrafacção da marca contra a Remington. Por pedido reconvencional, esta pediu a anulação da marca registada pela Philips. 14. Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

MARCAS TRIDIMENSIONAIS Compostas pela forma do produto C-299/99 18/06/2002 forma necessária para obter um determinado resultado técnico a existência de outras formas que permitam obter o mesmo resultado técnico é irrelevante 84. um sinal constituído exclusivamente pela forma de um produto não é susceptível de registo por força desta disposição se se demonstrar que as características funcionais essenciais desta forma são apenas atribuíveis ao resultado técnico. Além disso, a demonstração da existência de outras formas que permitam obter o mesmo resultado técnico não é susceptível de afastar o motivo de recusa ou de nulidade do registo contido na referida disposição. Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

MARCAS TRIDIMENSIONAIS Compostas pela forma do produto DETERGENTES PARA ROUPA E LOUÇA Classe 3 preparados para lavagem e branqueamento de roupa e outras substâncias para lavagem; preparados para limpar, polir, desengordurar e abrasivos, preparados para lavagem, limpeza e tratamento da louça; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para cabelo; pastas dentífricas Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

MARCAS TRIDIMENSIONAIS Compostas pela forma do produto TRIBUNAL JCE 1.ª INSTÂNCIA o público está habituado a marcas nominativas ou figurativas - não é o caso dos sinais que se confundem com o aspecto do próprio produto forma geométrica básica e óbvia para um detergente sólido. Os cantos são arredondados por razões práticas. MOSQUEADO o público está habituado à presença de elementos claros e escuros em detergentes sugerem diferentes substâncias activas. A incrustação triangular não altera significativamente o aspecto da pastilha e assenta noutra forma geométrica básica 50 O artigo 7.°, n.° 1, al b) não distingue entre as diferentes categorias de marcas. Os critérios de apreciação do carácter distintivo das marcas tridimensionais compostas pela forma do próprio produto não são diferentes dos aplicáveis às outras categorias de marcas. 51 No entanto, há que ter em conta, o facto de a percepção do público visado não ser necessariamente a mesma no caso de uma marca tridimensional constituída pela forma e pelas cores do próprio produto e no caso de uma marca nominativa, figurativa ou tridimensional, que não seja constituída pela forma do produto. Se é certo que o público está habituado a apreender imediatamente estas últimas marcas como sinais identificadores do produto, já o mesmo não acontece necessariamente quando o sinal se confunde com o aspecto do próprio produto. 56 A forma tridimensional cujo registo foi pedido […] é uma das formas geométricas de base e uma das formas que vem naturalmente à mente para um produto destinado a máquinas de lavar roupa ou louça. Os cantos ligeiramente arredondados da pastilha correspondem a considerações práticas e não são susceptíveis de ser apreendidos pelo consumidor médio como uma particularidade da forma reivindicada, capaz de a diferenciar de outras pastilhas para máquinas de lavar roupa ou louça. O rebordo canelado é uma variante pouco perceptível da forma de base e também não tem influência na impressão de conjunto proporcionada pela pastilha. 58 MOSQUEADO o público em causa está habituado à presença de elementos claros e escuros num produto detergente. Os pós, que correspondem à apresentação tradicional destes produtos, são a maior parte das vezes de cor cinzenta ou bege muito claro e parecem quase brancos. Contêm frequentemente partículas de uma ou várias cores. A publicidade promovida geralmente põe a tónica no facto de essas partículas consubstanciarem a presença de diferentes substâncias activas. Estas partículas coloridas evocam, portanto certas qualidades do produto.O público visado é levado a apreender a presença dos elementos claros e escuros como a sugestão de certas qualidades do produto e não como a indicação da sua origem Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

MARCAS TRIDIMENSIONAIS Compostas pela forma do produto TRIBUNAL DE JUSTIÇA 29/04/2004 C-473/01P e C-474/01P Marca compostas pela forma do produto apenas têm carácter distintivo se divergirem, de forma significativa, da norma ou dos hábitos do sector Quanto mais a forma se aproximar da forma mais provável para o produto mais facilmente se pode concluir que tal forma não tem carácter distintivo 37 Quanto mais a forma cujo registo é pedido se aproxima da forma mais provável que terá o produto em causa, mais verosimilmente a referida forma será desprovida de carácter distintivo na acepção do artigo 7.°, n.° 1, alínea b). Apenas uma marca que, de forma significativa, diverge da norma ou dos hábitos do sector e, por esta razão, cumpre a sua função essencial de origem tem de carácter distintivo na acepção da referida disposição. Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

MARCAS TRIDIMENSIONAIS Compostas pela forma do produto C-136/02P 07/10/2004 A marca destina-se a proteger os seguintes produtos: LANTERNAS Repete os princípios referidos Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

MARCAS TRIDIMENSIONAIS Compostas pela forma do produto TRIBUNAL 1.ªINSTÂNCIA Originalidade do design - as formas são variantes de uma das formas habituais das lanternas O consumidor médio está habituado a ver formas análogas, dentro de uma gama variada de design. As formas não se diferenciam das formas do mesmo tipo de produtos existentes no comércio um parecer de um professor «sobre a originalidade, a criatividade e o carácter distintivo da forma das lanternas» o design é reconhecido internacionalmente (várias referências às referidas lanternas em várias obras, fazem parte de colecções de vários museus, obtiveram prémios internacionais) enviadas por consumidores contrafacções dos modelos originais da recorrente para reparação 36 as formas caracterizam-se por serem cilíndricas. Esta forma cilíndrica constitui uma das formas habituais das lanternas [de bolso]. Em quatro casos, o corpo cilíndrico alarga‑se na extremidade em que se encontra a lâmpada. No quinto caso a lanterna não apresenta esse alargamento, sendo absolutamente cilíndrica. As marcas correspondem a formas vulgarmente utilizadas por outros fabricantes Assim, não permitem individualizar o produto e associá‑lo a uma origem comercial determinada. 12-37 Quanto às suas qualidades estéticas e o seu design de rara originalidade, tais formas, mais parecem variantes de uma das formas habituais das lanternas do que formas susceptíveis de individualizar os produtos em causa e de assinalar, por si próprias, uma origem comercial determinada. O consumidor médio está habituado a ver formas análogas, dentro de uma gama variada de design. As formas cujo registo foi pedido não se diferenciam das formas do mesmo tipo de produtos que se encontram frequentemente no comércio. 12-39 Todos os elementos apresentados pela recorrente, que se destinam a demonstrar o carácter distintivo, estão associados à possibilidade de tal carácter ser adquirido através do uso. Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

MARCAS TRIDIMENSIONAIS Compostas pela forma do produto TRIBUNAL DE JUSTIÇA 7/10/2004 C-136/02P A forma do produto deve apresentar características suficientemente diferentes da forma habitual do produto para que um potencial comprador a veja, desde logo, como uma indicação da origem do produto O simples facto de esta forma constituir uma «variante» de uma das formas habituais deste tipo de produtos não é suficiente para demonstrar carácter distintivo. Deve verificar‑se sempre se essa marca permite ao consumidor médio distinguir, sem proceder a uma análise e sem demonstrar particular atenção, o produto em questão dos de outras empresas. 49 - Ainda que a apreciação deva ser efectuada relativamente à percepção presumida de um consumidor médio, não se pode excluir que elementos de prova relativos à percepção efectiva da marca pelos consumidores possam ser relevantes. 50 - Todavia, tais meios de prova devem demonstrar que os consumidores não tiveram necessidade de se familiarizar com a marca, mas que esta lhes permitiu imediatamente distinguir os produtos ou serviços que a ostentavam dos produtos ou serviços das empresas concorrentes. 55 - Neste caso, a prova diz respeito à percepção efectiva das marcas pelos consumidores num momento em que as lanternas eram comercializadas há já vários anos e em que os consumidores estavam, portanto, familiarizados com a sua forma. 64 - O Tribunal de Primeira Instância não ignorou a prova: analisou os argumentos baseados nas qualidades estéticas e no design. Simplesmente no termo da sua análise, considerou que essas características não eram suficientes para conferir às marcas controvertidas um carácter distintivo. 68 - No que respeita ao reconhecimento internacional do design das lanternas: a circunstância de alguns produtos beneficiarem de um design de qualidade não implica necessariamente que uma marca constituída pela forma tridimensional desses produtos permita ab initio distinguir os referidos produtos dos de outras empresas. Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves MARCAS TRIDIMENSIONAIS RECUSADAS Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

MARCAS NÃO TRADICIONAIS Marcas tridimensionais Cores Marcas-movimento Marcas sonoras Outras Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

Marcas compostas por cores Caso C-104/01 LIBERTEL Reprodução da marca: O pedido incluía, num espaço destinado a conter a reprodução da marca, um rectângulo de cor-de-laranja, e, no espaço destinado à descrição da marca, a palavra «laranja». 1 – sinal suspectível de representação gráfica? A representação gráfica de uma marca deve ser clara, precisa, completa em si mesma, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objectiva. Uma amostra de uma cor em papel não preenche estas condições já que a amostra pode alterar-se com o tempo. 34, 35 - a descrição verbal de uma cor é uma representação gráfica mas não preenche necessariamenteclara aquelas condições 37 – A referência a um código de identificação internacionalmente reconhecido (ex: pantone) constitui uma representação gráfica. Estes códigos são considerados precisos e estáveis. Se uma amostra de uma cor, acompanhada de uma descrição verbal, não preencher as condições exigidas para constituir uma representação gráfica, designadamente por ausência de precisão ou de carácter duradouro, esta falha pode, eventualmente, ser suprida por meio de um código de identificação internacionalmente reconhecido. «laranja»

MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves CORES Caso C-104/01 LIBERTEL 05/06/2003 REPRESENTAÇAO GRÁFICA Representação gráfica deve ser clara, precisa, completa em si mesma, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objectiva: Amostras em papel: alteram-se com o tempo. A descrição verbal de uma cor é uma representação gráfica mas não preenche necessariamente aquelas condições Um código de identificação internacionalmente reconhecido (ex: pantone) constitui uma representação gráfica e pode colmatar as deficiências d a amostra e da descrição verbal 1 – sinal suspectível de representação gráfica? A representação gráfica de uma marca deve ser clara, precisa, completa em si mesma, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objectiva. Uma amostra de uma cor em papel não preenche estas condições já que a amostra pode alterar-se com o tempo. 34, 35 - a descrição verbal de uma cor é uma representação gráfica mas não preenche necessariamenteclara aquelas condições 37 – A referência a um código de identificação internacionalmente reconhecido (ex: pantone) constitui uma representação gráfica. Estes códigos são considerados precisos e estáveis. Se uma amostra de uma cor, acompanhada de uma descrição verbal, não preencher as condições exigidas para constituir uma representação gráfica, designadamente por ausência de precisão ou de carácter duradouro, esta falha pode, eventualmente, ser suprida por meio de um código de identificação internacionalmente reconhecido. 2) – pode ser uma marca? Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves CORES Caso C-104/01 LIBERTEL 05/06/2003 DISTINTIVIDADE As cores são pouco aptas para comunicar informações precisas Contudo, não é de excluir que existam situações em que uma cor por si só possa servir de indicação de origem dos produtos ou serviços de uma empresa. Portanto: Uma cor por si só é susceptível de constituir uma marca 2) – pode ser uma marca? 40. Embora as cores sejam adequadas a veicular determinadas associações de ideias e a suscitar sentimentos, em contrapartida, pela sua natureza, são pouco aptas para comunicar informações precisas 41. Contudo, não é de excluir que existam situações em que uma cor por si só possa servir de indicação de origem dos produtos ou serviços de uma empresa. Uma cor por si só pode ser adequada a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas. 42. uma cor por si só é susceptível de constituir uma marca Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves CORES Marcas compostas por cores APRECIAÇÃO DA DISTINTIVIDADE A percepção do público não é a mesma no caso de uma cor só e nos casos de marcas nominativas ou figurativas Não existe o hábito de presumir a origem dos produtos com base na sua cor (inexistindo elementos gráficos ou textuais) O carácter distintivo pode ser adquirido após um processo de familiarização do público Carácter distintivo sem prévia utilização só em circunstâncias excepcionais ex: número de produtos ou serviços muito limitado para um mercado muito específico. APRECIAÇÃO DA DISTINTIVIDADE 65. A percepção do público não é necessariamente a mesma no caso de um sinal que é constituído por uma cor só por si do que no caso de uma marca nominativa ou figurativa, que consiste num sinal independente do aspecto dos produtos que designa. Com efeito, embora o público tenha o hábito de perceber, imediatamente, as marcas nominativas ou figurativas como sinais identificadores da origem do produto, assim não sucede necessariamente quando um sinal se confunde com o aspecto do produto para o qual é pedido o registo do sinal como marca. Os consumidores não têm por hábito presumir a origem dos produtos com base na respectiva cor ou na da sua embalagem, na ausência de todo e qualquer elemento gráfico ou textual, uma vez que uma cor por si só, nos usos comerciais actuais, não é, em princípio, utilizada como meio de identificação. A propriedade inerente de distinguir os produtos de uma determinada empresa não existe normalmente numa cor em si mesma. 66. No caso de uma cor só por si, a existência de um carácter distintivo antes de qualquer utilização só é de conceber em circunstâncias excepcionais e, designadamente, quando o número de produtos ou serviços para os quais é pedida a marca é muito limitado e o mercado relevante muito específico. 67. Contudo, mesmo não tendo uma cor por si só ab initio carácter distintivo, pode adquiri-lo, na sequência do seu uso em conformidade. Este carácter distintivo pode ser adquirido, designadamente, após um processo normal de familiarização do público em causa. Nesse caso, a autoridade competente tem de apreciar globalmente os elementos que podem demonstrar que a marca se tornou adequada para identificar o produto em causa como proveniente de uma empresa determinada e, portanto, a distinguir esse produto dos das outras empresas (acórdão Windsurfing Chiemsee, já referido, n.° 49). Para apreciar se uma marca possui carácter distintivo, a autoridade competente em matéria de registo de marcas deve proceder a uma análise concreta, tendo em conta todas as circunstâncias do caso em apreço e, designadamente, o uso que foi feito da marca. Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

CORES Caso C-104/01 LIBERTEL 05/06/2003 Marcas compostas por cores PROTEGER A LIVRE CONCORRÊNCIA O consumidor apenas está apto a distinguir um número limitado de cores (raramente tem a possibilidade de comparar directamente produtos) O número de cores diferentes efectivamente disponíveis para utilizar como marcas é reduzido Um pequeno n.º de marcas pode esgotar as cores Criando um monopólio incompatível com o sistema de concorrência leal Há um interesse geral em não limitar indevidamente a disponibilidade das cores para os restantes operadores. Quanto maior for o número de produtos ou serviços abrangidos pela marca, mais o direito exclusivo mais exorbitante será o exclusivo Segundo a requerent existe um infinidade de tonalidades 47 - O número de cores que o público está apto a distinguir é pouco elevado pelo facto de o mesmo raramente ter a possibilidade de comparar directamente produtos revestidos de diferentes tonalidades de cores. Assim, o número de cores diferentes efectivamente disponíveis, enquanto marcas potenciais, para distinguir os produtos ou serviços, deve ser considerado reduzido. 54 - O número reduzido de cores efectivamente disponíveis tem como resultado que um pequeno número de registos como marcas pode esgotar toda a paleta de cores disponíveis. Um monopólio assim entendido não seria compatível com o sistema de concorrência leal, designadamente na medida em que poderia criar uma vantagem concorrencial ilegítima a favor de um só operador económico. 55 – Assim, há, no campo do direito comunitário das marcas, um interesse geral em não limitar indevidamente a disponibilidade das cores para os restantes operadores que oferecem produtos ou serviços do tipo daqueles para os quais o registo é pedido. 56. Quanto maior for o número de produtos ou serviços para os quais é pedido o registo da marca, mais o direito exclusivo eventualmente conferido pela marca pode ser susceptível de apresentar um carácter exorbitante e com isso prejudicar a manutenção de um sistema de concorrência leal e o interesse geral em não limitar indevidamente a disponibilidade das cores para os restantes operadores que oferecem produtos ou serviços do tipo daqueles para os quais é pedido o registo. Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves CORES Marcas compostas por duas cores Não se recusam como princípio EXEMPLOS DE SITUAÇÕES DE RECUSA: Uma das cores é um lugar comum ou a cor natural do produto (laranja para laranjas ou cinzento para ferramentas) A cor ou a combinação é comummente utilizada pelos concorrentes (amarelo para serviços postais) A cor faz parte da própria natureza do produto (tintas) A cor é descritiva (amarelo indica sabor a limão) A cor é decorativa (roupas, automóveis) A cor desempenha uma função técnica (cores de cabos) Segundo a requerent existe um infinidade de tonalidades 47 - O número de cores que o público está apto a distinguir é pouco elevado pelo facto de o mesmo raramente ter a possibilidade de comparar directamente produtos revestidos de diferentes tonalidades de cores. Assim, o número de cores diferentes efectivamente disponíveis, enquanto marcas potenciais, para distinguir os produtos ou serviços, deve ser considerado reduzido. 54 - O número reduzido de cores efectivamente disponíveis tem como resultado que um pequeno número de registos como marcas pode esgotar toda a paleta de cores disponíveis. Um monopólio assim entendido não seria compatível com o sistema de concorrência leal, designadamente na medida em que poderia criar uma vantagem concorrencial ilegítima a favor de um só operador económico. 55 – Assim, há, no campo do direito comunitário das marcas, um interesse geral em não limitar indevidamente a disponibilidade das cores para os restantes operadores que oferecem produtos ou serviços do tipo daqueles para os quais o registo é pedido. 56. Quanto maior for o número de produtos ou serviços para os quais é pedido o registo da marca, mais o direito exclusivo eventualmente conferido pela marca pode ser susceptível de apresentar um carácter exorbitante e com isso prejudicar a manutenção de um sistema de concorrência leal e o interesse geral em não limitar indevidamente a disponibilidade das cores para os restantes operadores que oferecem produtos ou serviços do tipo daqueles para os quais é pedido o registo. Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves CORES Recusadas para bebidas porque estas cores são utilizadas por vários competidores Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

MARCAS NÃO TRADICIONAIS Marcas tridimensionais Cores Marcas-movimento Marcas sonoras Outras Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves MOIMENTO CTM 2241982 “The trade mark consists of a series of images depicting the movement of a bread roll…”. Classe 30: mel, etc. Recusada Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

MARCAS NÃO TRADICIONAIS Marcas tridimensionais Cores Marcas-movimento Marcas sonoras Outras Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves MARCAS SONORAS Pedido 143891 “This mark consists of the sound produced by the roar of a lion, and is represented on the enclosed spectrograph” Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves MARCAS SONORAS Pedido 214726 Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves MARCAS SONORAS Caso C-283/01 Shield Mark 27/11/2003 1 - Shield Mark Campanha publicitária na rádio, começando cada uma das mensagens publicitárias por um indicativo (jingle) formado pelas primeiras nove notas de «Für Elise». Boletins de informação colocados em expositores nas livrarias e quiosques e o indicativo ouve-se cada vez que se retira um boletim do expositor. Programa informático - cada vez que a disquete desse programa é lançada, ouve-se o canto de um galo. 2 - J. Kist, consultor em comunicação, direito da publicidade e das marcas, organiza seminários sobre propriedade intelectual e marketing e edita uma revista sobre estas questões. Numa campanha publicitária utilizou uma melodia constituída pelas nove primeira notas de «Für Elise» e vendeu também um programa informático que, quando activado, faz ouvir o canto de um galo. 3 - A Shield Mark intentou uma acção com base em contrafacção de marca e concorrência desleal contra J. Kist. Em Outubro de 1992, a Shield Mark lançou uma campanha publicitária na rádio, começando cada uma das mensagens publicitárias por um indicativo (jingle) formado pelas primeiras nove notas de «Für Elise». Além disso, a partir de Fevereiro de 1993, publicou um boletim de informação relativo aos serviços que oferece no mercado. Os seus boletins são colocados em expositores nas livrarias e quiosques e o indicativo ouve-se cada vez que se retira um boletim do expositor. Por fim, a Shield Mark editou um programa informático destinado aos juristas e aos especialistas em marketing e, cada vez que a disquete desse programa é lançada, ouve-se o canto de um galo. 21. J. Kist, que exerce uma actividade de consultor em comunicação, designadamente em direito da publicidade e em direito das marcas, organiza seminários sobre propriedade intelectual e marketing e edita uma revista sobre estas questões. 22. No decurso de uma campanha publicitária que teve início em 1 de Janeiro de 1995, J. Kist utilizou uma melodia constituída pelas nove primeira notas de «Für Elise» e vendeu também um programa informático que, quando activado, faz ouvir o canto de um galo. 23. A Shield Mark intentou uma acção com base em contrafacção de marca e concorrência desleal contra J. Kist. Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves MARCAS SONORAS Caso C-283/01 Shield Mark / Kist 27/11/2003 1 - pauta musical (com as primeiras notas de uma composição musical Beethoven) 2 - «nove primeiras notas de Für Elise». 3 – «mi, ré sustenido, mi, ré sustenido, mi, si, ré, dó, lá» 4 - «Kukelekuuuuu» (onomatopeia que sugere, em neerlandês, o canto do galo) 5 - «canto de um galo» 1 - pauta musical (com as primeiras notas de uma composição musical Beethoven) Duas delas são acompanhadas da indicação «Marca sonora. A marca consiste na reprodução da melodia formada pelas notas transcritas (graficamente) na pauta». Além disso, numa das duas, precisa-se «tocadas em piano». 2 - «nove primeiras notas de Für Elise». Duas delas são acompanhadas da menção «Marca sonora. A marca consiste na melodia descrita». Numa das duas, precisa-se «tocadas em piano». 3 – «mi, ré sustenido, mi, ré sustenido, mi, si, ré, dó, lá» Duas delas são acompanhadas da indicação «Marca sonora. A marca consiste na reprodução da melodia formada pela sucessão das notas conforme descritas». Numa das duas, precisa-se «tocadas em piano». 4 - «Kukelekuuuuu» (onomatopeia que sugere, em neerlandês, o canto do galo) Uma delas é acompanhada da menção «Marca sonora. A marca é uma onomatopeia que imita o canto de um galo». 5 - «canto de um galo» «Marca sonora. A marca consiste no canto tal como descrito». Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

MARCAS SONORAS Caso C-283/01 Shield Mark / Kist 27/11/2003 sons podem constituir uma marca, desde que possam ser objecto de uma representação gráfica «as nove primeiras notas de Für Elise» «o canto de um galo» «Kukelekuuuuu» mi, ré sustenido, mi, ré sustenido, mi, si, ré, dó, lá 55. acórdão Sieckmann, - um sinal que não é, em si mesmo, susceptível de ser visualmente perceptível pode constituir uma marca, desde que possa ser objecto de representação gráfica, nomeadamente através de figuras, linhas ou caracteres, que seja clara, precisa, completa por si própria, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objectiva. 37 sons podem constituir uma marca, desde que possam ser, além disso, objecto de uma representação gráfica, 59 «AS NOVE PRIMEIRAS NOTAS DE FÜR ELISE» ou «o canto de um galo» não tem, no mínimo, precisão e clareza, não permitindo, portanto, determinar o alcance da protecção solicitada. 60 existe uma discrepância entre a ONOMATOPEIA em si mesma, tal como é pronunciada, e o som ou o ruído reais, ou a sucessão de sons ou de ruídos reais, que ela pretende imitar foneticamente. Assim, não é possível às autoridades competentes e ao público determinar se o sinal objecto da protecção é a onomatopeia em si mesma, tal como é pronunciada, ou o som ou o ruído reais. Além disso, as onomatopeias podem ser diferentemente percebidas, segundo os indivíduos ou de um Estado-Membro para outro. É o caso da onomatopeia neerlandesa «Kukelekuuuuu», que se destina a transcrever o canto do galo, e que é muito diferente da onomatopeia correspondente nas outras línguas praticadas nos Estados-Membros 61 notas musicais- uma sucessão de notas sem outra precisão,(MI, RÉ SUSTENIDO, MI, RÉ, ETC…), não constitui uma representação gráfica - não é nem clara, nem precisa, nem completa em si mesma, não permite, designadamente, determinar a altura e a duração dos sons (parâmetros essenciais para definir a própria marca) Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

MARCAS SONORAS Caso C-283/01 Shield Mark Mark / Kist 27/11/2003 Marcas compostas por sons uma pauta dividida em compassos e na qual constem, designadamente, uma clave (clave de sol, de fá ou de dó), notas musicais e silêncios cuja forma (para as notas: semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, etc.; para os silêncios: pausa de semibreve, pausa de mínima, pausa de semínima, pausa de colcheia, etc.) indica o valor relativo e, se for caso disso, acidentes (sustenido, bemol, bequadro) - determinando todos estes sinais a altura e a duração dos sons -, pode constituir uma representação fiel da sucessão de sons que formam a melodia cujo registo é pedido. Este modo de representação gráfica dos sons satisfaz as exigências resultantes da jurisprudência do Tribunal de Justiça, segundo a qual esta representação deve ser clara, precisa, completa por si própria, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objectiva Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves MARCAS SONORAS Signature tune of Nokia Corporation CTM 1040955 Nokia Corporation Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves MARCAS SONORAS McDonald's International Property Company, Ltd CTM 3661907 I'm lovin' it EXISTEM 28 SINAIS SONOROS REGISTADOS COMO MARCAS COMUNITÁRIAS Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

MARCAS NÃO TRADICIONAIS Marcas tridimensionais Cores Marcas-movimento Marcas sonoras Outras Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves OUTROS TIPOS DE MARCAS Marcas olfactivas: “balsâmico afrutado com ligeiras notas de canela” Marcas gustativas: “The taste of artificial strawberry flavour” Odores são registáveis nos EUA e na Austrália Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves OUTRO TIPOS DE MARCAS CTM 428870 Tennis balls Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

MARCAS NÃO TRADICIONAIS Pedido 521914 recusado A marca é uma representação gráfica de uma fragrância determinada.uma nota verde relva, hesperidada (bergamota, limão), floral (flor de laranjeira, jacinto) rosada, almiscarada.. Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

MARCAS NÃO TRADICIONAIS Pedido 566596 retirado A marca representa o odor de um aroma a âmbar e madeira, com notas de tabaco da Virginia e acento de macis. Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves MARCAS OLFACTIVAS Compostas por odores C-273/00 Siekmann/DPMA 22/12/2002 C6H5-CH=CHCOOCH3 «balsâmico afrutado com ligeiras notas de canela» + recipiente com uma amostra do odor Poucas pessoas reconheceriam, na fórmula, o odor em questão. A fórmula não é suficientemente inteligível. 69. fórmula química, poucas pessoas reconheceriam, nessa fórmula, o odor em questão. Tal fórmula não é suficientemente inteligível. Além disso, como indicado por aquele governo e pela Comissão, uma fórmula química não representa o odor de uma substância, mas a substância enquanto tal, não sendo também suficientemente clara e precisa. Não é, portanto, uma representação na acepção do artigo 2.° da directiva. 70. Quanto à descrição de um odor, ainda que gráfica, não é suficientemente clara, precisa e objectiva. 71. Relativamente à apresentação de uma amostra de um odor, recorde-se que não constitui uma representação gráfica na acepção do artigo 2.° da directiva. Além disso, uma amostra de um odor não é suficientemente estável ou duradoura. 72. No que respeita a um sinal olfactivo, se uma fórmula química, uma descrição através de palavras ou a apresentação de uma amostra de um odor não são, por si próprias, susceptíveis de cumprir os requisitos de uma representação gráfica, a sua conjugação também não é susceptível de cumprir esses requisitos, nomeadamente os de clareza e de precisão. 73. Tendo em conta as considerações precedentes, há que responder à segunda questão que, tratando-se de um sinal olfactivo, os requisitos da representação gráfica não são cumpridos através de uma fórmula química, de uma descrição por palavras escritas, da apresentação de uma amostra de um odor ou da conjugação destes elementos. Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

MARCAS NÃO TRADICIONAIS Pedido 1122118 Smell of ripe strawberries TPI – 27/10/2005 O cheiro a morango não é igual em todas as variadades de morango Portanto a descrição não é precisa A imagem representa o fruto e não o cheiro RECUSADO Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves OBSTÁCULOS CONCLUSÃO A percepção do público não é necessariamente a mesma no caso de um sinal que é constituído por uma cor só por si do que no caso de uma marca nominativa ou figurativa, que consiste num sinal independente do aspecto dos produtos que designa. Os consumidores não estão habituados a reconhecer marcas na cor ou na embalagem de um produto, e menos ainda em sons, odores ou gostos. A representação gráfica de marcas não visuais o principal obstáculo ao registo das marcas não convencionais Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

Sequência Marcas não tradicionais Tradição e inovação Exemplos Protecção das marcas não tradicionais Obtenção de Registo Possíveis Obstáculos Protecção conferida pelo registo

Protecção conferida pelo registo uso exclusivo da marca impedir a utilização da marca por terceiros impedir ou anular o registo de marcas posteriores controlar as importações paralelas licenciar o uso Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

Protecção conferida pelo registo quando alguém utiliza, na vida comercial : um sinal idêntico para produtos idênticos àqueles para os quais a marca foi registrada; um sinal que, pela sua identidade ou semelhança com a marca e pela identidade ou semelhança dos produtos abrangidos, provoque o risco de confusão no espirito do público; um sinal idêntico ou similar à marca cujo uso, sem justo motivo, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca. Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

Protecção conferida pelo registo Exemplos de actos de infracção Apor o sinal nos produtos ou na sua embalagem oferecer ou colocar no mercado produtos com o sinal ou guardar os produtos com esse fim importar ou exportar produtos marcados com o sinal utilizar o sinal em documentos comerciais ou na publicidade Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

Protecção conferida pelo registo Não existem casos famosos de litígios relativos a contrafacção de marcas não tradicionais Os poucos casos que existem são pouco ilucidativos A questão de momento centra-se na possibilidade ou não do seu registo da marca. Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

Conclusão O tema das marcas não tradicionais é actual e em permanente evolução Trata-se de um problema jurídico e a tendência é flexibilizar os critérios de apreciação É um dado adquirido que a marca não necessita de ser visualmente perceptível No entanto a necessidade de representação gráfica constitui na UE um obstáculo ao registo das marcas olfactivas e gustativas

Conclusão As formas “mais radicais” de marcas não tradicionais possuem uma demanda marginal Há um efeito preventivo que é positivo e poder haver vantagem em chegar primeiro No entanto, a falta de lítigío indica a inexistência de uma real vantagem económica e existe sempre a possibilidade do recurso à concorrência desleal Existe um poder evocativo especial nas formas, odores, sons e sabores que actua no subconsciente e que é universal (não depende de idiomas)

Protecção de Marcas Não Tradicionais OBRIGADO PELA VOSSA ATENÇÃO Jorge Novais Gonçalves I.H.M.I.