Transferencia de Tecnología

Transferencia de Tecnología
TALLER NACIONAL SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y POLITICA DE COMPETENCIA – Uruguay Transferencia de Tecnología Palestrante : João Marcelo de Lima Assafim * Doctor en Derecho Mercantil pela Universidade de Santiago de Compostela - USC (ESPANHA) rev. Doutor em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo - USP Coordenador de Graduação e Professor Adjunto em Direito Comercial da Faculdade Nacional de Direito - Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ Diretor do Programa de Mestrado em Direito da Universidade Candido Mendes Professor Visitante do Instituto de Derecho Industrial da USC (ESPANHA) Sócio de DE LIMA ASSAFIM & ADV. ASS. Conselheiro da LES-Brasil (Licensing Executives Society Brazil)

Recomendações da Agenda do Desenvolvimento
1. INTRODUÇÃO Recomendações da Agenda do Desenvolvimento 4. Place particular emphasis on the needs of small and medium-sized enterprises (SMEs) and institutions dealing with scientific research and cultural industries and assist Member States, at their request, in setting-up appropriate national strategies in the field of intellectual property. *7. Promote measures that will help countries deal with intellectual property-related anti-competitive practices, by providing technical cooperation to developing countries, especially LDCs, at their request, in order to better understand the interface between IPRs and competition policies. Políticas para Implementação da AD João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 2

1. INTRODUÇÃO Recomendações da Agenda do Desenvolvimento 10 To assist Member States to develop and improve national intellectual property institutional capacity through further development of infrastructure and other facilities with a view to making national intellectual property institutions more efficient and promote fair balance between intellectual property protection and the public interest. This technical assistance should also be extended to sub-regional and regional organizations dealing with intellectual property. Políticas para Implementação da AD João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 3

1. INTRODUÇÃO Recomendações da Agenda do Desenvolvimento 14. Within the framework of the agreement between WIPO and the WTO, WIPO shall make available advice to developing countries and LDCs, on the implementation and operation of the rights and obligations and the... understanding and use of flexibilities contained in the TRIPS Agreement. Políticas para Implementação da AD João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 4

1. INTRODUÇÃO Recomendações da Agenda do Desenvolvimento 22. WIPO’s norm-setting activities should be supportive of the (i) development goals agreed within the United Nations system, including those contained in the Millennium Declaration. The WIPO Secretariat, without prejudice to the outcome of Member States considerations, should address in its working documents for norm-setting activities, as appropriate and as directed by Member States, issues such as: (a) safeguarding national implementation of intellectual property rules (b) links between intellectual property and competition (c) intellectual property -related transfer of technology (d) potential flexibilities, exceptions and limitations for Member States and (e) the possibility of additional special provisions for developing countries and LDCs. Políticas para Implementação da AD João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 5

1. INTRODUÇÃO Recomendações da Agenda do Desenvolvimento 23. To consider how to better (i) promote pro-competitive intellectual property licensing practices, particularly with a view to fostering creativity, innovation and the transfer and dissemination of technology to interested countries, in particular developing countries and LDCs. 32. To have within WIPO opportunity for exchange of national and regional experiences and information on the (i) links between IPRs and competition policies. Políticas para Implementação da AD João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 6

1. INTRODUÇÃO Recomendações da Agenda do Desenvolvimento 34. With a view to assisting Member States in creating substantial national programs, to request WIPO to conduct a study on constraints to intellectual property protection in the informal economy, including the tangible costs and benefits of intellectual property protection… in particular in relation to generation of employment. Políticas para Implementação da AD João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 7

1. INTRODUÇÃO Recomendações da Agenda do Desenvolvimento 45. To approach intellectual property enforcement in the context of (i)broader societal interests and especially development-oriented concerns, with a view that “the protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the (ii) promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to (iii) social and economic welfare, and to a (iv) balance of rights and obligations”, in accordance with Article 7 of the TRIPS Agreement. Transferência de Tecnologia João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 8

Situação Problema 1. INTRODUÇÃO Novos Investimentos
Elevação dos Níveis de Concorrência Diminuição de Margens Agentes investem em inovação: uso de PI para tutela do investimento Agentes investem pouco uso de PI como ferramenta de pugna comercial Conseqüência: incremento da incidência de exclusão de PME Políticas para Implementação da AD João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 9

Proteção da Tecnologia por Exclusivos
1. INTRODUÇÃO Proteção da Tecnologia por Exclusivos -poderosa faculdade de exclusão de concorrentes; não se trata de Direito Natural; confere, sim, um direito subjetivo em regime patrimonial; não protege a criação ou sinal em si mesmos (ou quaisquer situações de fato: fama, oponibilidade de titular de segredo após divulgação, etc.); função de tutela do investimento; a disfunção decorrente de abusos, embora excepcional, pode implicar ilícito civil e concorrencial. Políticas para Implementação da AD João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 10

Tecnologia 1. INTRODUÇÃO
Primeiro Nível: tecnologia “menor” – expressão das habilidades ou descobertas realizadas normalmente sobre outras tecnologias – proteção jurídica específica: não possui requisitos. Segundo Nível: conhecimento cuja relevância está na vantagem competitiva que proporciona a seu controlador: boas expectativas de rentabilidade econômica: proteção mediante sigilo. Terceiro Nível: conhecimentos e regras técnicas amparados por PI (direitos de exclusiva). Políticas para Implementação da AD João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 11

Direitos exclusivos (monopólio legal) - troca com base na divulgação
1- INTRODUÇÃO: Aspectos Sócio Econômicos 1.2. Incentivo ao Investimento . Do ponto de vista jurídico . Legal Direitos exclusivos (monopólio legal) - troca com base na divulgação - faculdades de exclusão de terceiros .Contratual Restrições à comercialização -segredo mantido por clausulas penais -tutela com base na responsabilidade civil João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 12

. Proteção do investimento em pesquisa Desenvolvimento
1. INTRODUÇÃO . Incentivo à Inovação . Proteção do investimento em pesquisa Desenvolvimento Dificuldade: análise sócio-econômica setorial da importância da proteção na decisão de investir em inovação Políticas para Implementação da AD João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 13

. Do ponto de vista Econômico
1- INTRODUÇÃO: Aspectos Sócio Econômicos 1.2. Incentivo ao Investimento . Do ponto de vista Econômico monopólio temporário que permita a amortização do investimento em P&D - monopólio permite lucro supra-normal - afasta a “cópia” de concorrentes potenciais (incumbers) ou efetivos (players) - escassez e sobre-preço - garantia de tutela do investimento – tempo para recuperar a inversão e afastar riscos Políticas para Implementação da AD João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 14

. Dos direitos Intelectuais
2- Bens Portadores de Tecnologia e Direitos . Dos direitos Intelectuais Designação de diferentes espécies de direitos subjetivos que os ordenamentos jurídicos modernos atribuem aos autores de: 1. criações espirituais (obras e invenções), como também os industriais e comerciantes que usam 2. sinais determinados para identificar os resultados de sua atividade com o fim de preservar diante dos competidores, os valores espirituais e econômicos incorporadas na empresa. Transferência de Tecnologia João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 15

PI E PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E DINÂMICA DA CONCORRÊNCIA A Propriedade Intelectual é utilizada como um mecanismo de incentivo à inovação, uma vez que possibilita o retorno do investimento no processo de inovação, ao permitir a preservação do conhecimento, a captação e manutenção da clientela (art. 5, XXIX da CF/88). Legislação: LPI Lei no. 9279/1996 LDA Lei no, 9610/1998 Programas de Comp. Lei no. 9609/1998 Circuitos Integrados Lei no /2007 Exploração de patentes João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 16

. Livre Circulação v. Eficiência (Liberdade / Consumidor)
2- Bens Portadores de Tecnologia e Direitos . Do ponto de vista jurídico: Limites . aparente controvérsia entre direitos exclusivos liberdades (direito subjetivo) da coletividade (com principal enfoque no Direito de Autor) . aparente controvérsia entre direitos exclusivos e normas antitruste (com principal enfoque na Propriedade Industrial) . Livre Circulação v. Eficiência (Liberdade / Consumidor) . Linha Política do Governo Brasileiro: Não Há Transferência de Tecnologia João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 17

Transferência de Tecnologia
O Tráfego Patrimonial da Tecnologia Transferência de Tecnologia Controle Administrativo (Decisão n 24, de da Comissão do Acordo de Cartagena) Importação: visto pelo Poder Público como atividade que incorpora certos riscos que podem ser evitados mediante um sistema de vigilância e controle adequado: 1.1) preços e royalties excessivos; 1.2) remessa de divisas para o exterior; 1.3) aquisição de tecnologia obsoleta; 1.4) subordinação da economia a potencias ou complexos industriais multinacionais; 1.5) açambarcamento do des. tecnológico; 1.6) barreiras a entrada de novas tecnologias. Transferência de Tecnologia João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 18

O Tráfego Patrimonial da Tecnologia Transferência de Tecnologia Controle Administrativo 2. Exportação: Em geral, não costumam estar sujeitos controles ex ante, por motivos fiscais, cambiais ou tecnológicos, salvo aqueles típicos do controle antitruste em países que adotam o sistema de proibições-isenções para acordos. Ex. Sistema UE. Transferência de Tecnologia João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 19

O Tráfego Patrimonial da Tecnologia Transferência de Tecnologia Autonomia da Vontade na Regulamentação do Contrato; 1.1. Liberdade Pessoal 1.2. Princípios Constitucionais da Livre Iniciativa (Liberdade de Empresa) Princípio da Solidariedade Social 2.1. Defesa do Consumidor 2.2. Defesa da Concorrência (política da concorrência) Transferência de Tecnologia João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 20

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E CRESCIMENTO ECONÔMICO - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E DINÂMICA CONCORRENCIAL Transferência de Tecnologia João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 21

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E DINÂMICA DA CONCORRÊNCIA Concorrência por Preço v. Concorrência por Inovação - Joseph Schumpeter: A concorrência com base em preços é irrelevante. A concorrência verdadeiramente importante é baseada na criação de novos produtos, novos processos, novos mercados (inovação e destruição criadora) “A eficiência desse tipo de concorrência [baseada na inovação], perto do outro [baseada no preço], é assim como um bombardeio comparado a se forçar uma porta” (Capitalismo, Socialismo e Democracia, p. 114) Exploração de patentes João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E DINÂMICA DA CONCORRÊNCIA - Destruição criadora: “O presidente da RCA, David Sarnoff, amigo de Armstrong, estava ávido para que ele descobrisse uma maneira de remover a estática das transmissões AM. Por isso, ficou animado quando o inventor lhe disse que tinha um aparelho capaz disso. Mas, quando Armstrong fez a sua demonstração, Sarnoff não ficou satisfeito. “Eu achava que Armstrong inventaria alguma espécie de filtro para remover a estática das nossas rádios AM. Eu não pensei que ele ia criar uma revolução – dar o pontapé inicial capaz de competir com a RCA.” (LESSIG, Lawrence, Cultura Livre, p. 32) Exploração de patentes João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 23

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E DINÂMICA DA CONCORRÊNCIA ADPIC ou TRIPs Decreto Legislativo n. 30 Decreto 1.355/94. Art. 40 do ADPIC, 1 Os membros concordam que algumas práticas ou condições de licenciamento relativas a direitos de propriedade intelectual que restringem a concorrência podem afetar adversamente o comércio e impedir a transferência e disseminação de tecnologia" Exploração de patentes João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 24

2. Função de Administrar Intervenção dos Poderes Públicos na Economia.
g) Livre Iniciativa (libertad de empresa). h) Livre Concorrência – Difícil e complicado balanço: que visa o bem estar geral através do interesse particular e requer a intervenção que evite os abusos do exercício individual dos direitos e que oriente a atuação dos particulares. Intervenção indireta ou normativa (Viciano Pastor). j) Finalidade comum: manutenção de um sistema de economia de mercado competitivo compatível com o interesse público. Exploração de patentes João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 25

k) Regime geral de intervenção dos poderes públicos. l) Órgão Administrativo encarregado da aplicação de normativa antitrust e exame de constitucionalidade de lei formal que prevê algum tipo de restrição à livre concorrência. M) Vicent Chuliá: En el marco del Estado la desregulación supone en buena medida sustituir el Derecho administrativo por el Derecho de la competencia, en sentido amplio, regulador de las relaciones concurrenciales “inter privatos”, pero también de la conducta de los poderes públicos en el mercado. Exploração de patentes João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 26

1.1. Controle Administrativo: riscos de abusos de direito e de mercado preço excessivo (lucros arbitrários) b) controle de remessas para o exterior c) aquisição de tecnologia obsoleta d) açambarcamento de tecnologias e dependência tecnológica Exploração de patentes João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 27

2. Função de Administrar Intervenção dos Poderes Públicos na Economia. 1.1. Controle Administrativo: riscos de abusos de direito e de mercado papel das normas de defesa da concorrência em ECONOMIAS DE MERCADO: - garantir, primordialmente, um 1. ambiente competitivo para as relações comerciais de maneira a i. assegurar um maior número de produtos e serviços ii. a menor preço, iii. em benefício do consumidor. Possível a convergência de objetivos entre PI e Livre Concorrência Exploração de patentes João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 28

1.1. Controle Administrativo: riscos de abusos de direito e de mercado foco central está i. na liberdade de escolha ii. em função da variedade de oferta e iii. da interação entre fornecedores e adquirentes, iv. mediante o expurgo de barreiras à entrada de novos concorrentes. . Exploração de patentes João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 29

1.1. Interação entre PI e Concorrência o exercício de faculdades patrimoniais que permitem ao titular da PI i. a imposição legítima de direitos de exclusão que podem, na prática, ii. significar uma barreira a entrada . Exploração de patentes João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 30

1.1. Interação entre PI e Concorrência A PI induz a concorrência dinâmica hipótese distorção, o custo do preço de monopólio é pago pelo consumidor, o que deverá implicar na piora de sua qualidade de vida seja pelo empobrecimento engendrado pelo sobre-preço pago ou seja por ter que suportar a renúncia de consumo decorrente da escassez . Exploração de patentes João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 31

1.1. Interação entre PI e Concorrência A PI induz a concorrência dinâmica Será em decorrência das barreiras à entrada que, i. em um modelo regulatório interpretado aquém dos seus fundamentos concorrenciais (quando previstos pelo Legislador), ii. tais características de mercado (para muitos, de falha de mercado) iii. costumam vigorar por mais tempo do que o socialmente conveniente. iv. impacto na estrutura dos mercados v. distorção no processo de formação de preços . Exploração de patentes João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 32

1.1. Interação entre PI e Concorrência * determinadas escolas da análise econômica do direito que partem da análise estrutural do mercado antes de analisar qualquer conduta. *presunção (de que tão somente seria possível a incidência de efeitos anticompetitivos em mercados estruturalmente concentrados), *as autoridades passaram a aplicar um método designado pela doutrina como sendo a tríade “estrutura – conduta – desempenho” para análise antitruste. . Exploração de patentes João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 33

1.1. Interação entre PI e Concorrência Isso não significa que todas as categorias de infração contra ordem econômica (antitrust violation) estejam vinculadas à tarefa de “diagnóstico da concentração” estrutural do mercado em uma situação estática, Ex. Microsoft. ou que nos mercados desconcentrados (de produto) seja impossível a ocorrência de restrições anticompetitivas ou abriguem atos e acordos absolutamente imunes à análise antitruste. Ex. Abuso de posição dominante conjunta; abuso de dependência econômica e analise de mercados de tecnologia antes do nascimento dos mercados de produtos (standards) Exploração de patentes João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 34

2. Função de Administrar Intervenção dos Poderes Públicos na Economia. 1.1. Controle Administrativo: riscos de abusos de direito e de mercado - Lei n /62 (Lei n /1994) - Lei n /62 - Portaria MF no. 436 - Art. 2º da Lei 5.648/70 - Art. 62 e 211 da Lei nº 9.279/96. - Art. 240 da LPI - RIR (Decreto n /99). Exploração de patentes João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 35

1.1. Controle Administrativo: riscos de abusos de direito e de mercado art. 240 da Lei n , de 14/05/1996: “Art. 2º O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial.” Exploração de patentes João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 36

2. Função de Administrar Intervenção dos Poderes Públicos na Economia. 1.1. Controle Administrativo: riscos de abusos de direito e de mercado art. 211 da LPI. “O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros”. Exploração de patentes João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 37

Desregulação 2. Função de Administrar
Intervenção dos Poderes Públicos na Economia. 1.1. Controle Administrativo: riscos de abusos de direito e de mercado Desregulação Ato Normativo no 15 Resolução no 22, de 27 de fevereiro de 1991 Ato Normativo no 120 Ato Normativo no 135 a) os acordos de licença de exploração de patentes (LEP); b) os acordos de licença de uso de marca (LUM); c) os acordos de fornecimento de tecnologia (FT); e d) os acordos de assistência técnica (SAT). Exploração de patentes João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 38

3. DISTORÇÕES E CONTROLE: DIREITO DA CONCORRÊNCIA E INOVAÇÃO
Monopólio e direitos de exclusiva: Possibilidade de Distorções - Os direitos de exclusiva não podem ser confundidos com monopólio (ou mesmo posição dominante) em seu sentido econômico. “The average patent, however, confers too little monopoly power on the patentee in a meaningful economic sense to interest a rational antitrust enforcer, and sometimes it confers no monoply power at all.” (LANDES e POSNER: 2003, p. 375) Mais importante que a atribuição patrimonial é a função da Propriedade Intelectual. Instrumento de tutela do investimento. Exploração de patentes João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro

3. DIREITO DA CONCORRÊNCIA E INOVAÇÃO
Monopólio e direitos de exclusiva: “The Agencies will not presume that a patent, copyright, or trade secret necessarily confers market power upon its owner. Although the intellectual property right confers the power to exclude with respect to the specific product, process, or work in question, there will often be sufficient actual or potential close substitutes for such product, process, or work to prevent the exercise of market power.” (USIP 1995 Antitrust Guidelines for the licensing of intellectual property – DOJ/FTC) Exploração de patentes João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro

Inovação predatória: CONCEPÇÃO GERAL - Os agentes econômicos podem gerenciar o seu processo de inovação de forma anticompetitiva. - Os efeitos anticompetitivos podem ser reforçados pelas características dos mercados de alta-tecnologia (efeitos de rede, retornos crescentes de escala, custos de troca e etc…) - Atividade inovativa não está isenta da aplicação do direito da concorrência. CONCEPÇÃO ESPECÍFICA (UE) Uma práticas predatórias (ao lado do Preço e da Publicidade), espécie do gênero Abuso de Posição Dominante (art. 82 TCE). Exploração de patentes João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro

Catálogo 1- Uso estratégico do licenciamento: recusa de negociação e licenciamento de patentes (acordos verticais, “essential facilities”); 2- Preocupações em matéria de concorrência acerca da incorporação de patentes em acordos de colaboração para estabelecimento de padrões técnicos; (acordos para divisão de mercados) 3- Análise antitruste de acordos de licença cruzada de portfólios de patentes e de consórcios de patentes (pools) (acordos horizontais); 4- Elenco de práticas e restrições mais freqüentes nos contratos de transferência de tecnologia; 4- Questionamentos concorrenciais em situações de acordos vinculados ou venda casada (tying) , desconto multi-produto (multi-tecnologia) ou pacotes (bundling) e licenciamento em bloco 5- Aspectos relevantes sobre práticas empregadas para estender o monopólio legal dos títulos de PI além do termo legal 6- O uso de títulos de PI obtidos com vícios, mediante fraude ou abuso para excluir concorrentes; 7- Tecnologia e direitos exclusivos como instalação essencial (práticas). Remédios: controles concentrados e inquéritos setoriais Exploração de patentes João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 42

3. ACORDOS DE EXPLORAÇÃO DE PATENTES
Patent Thicket: - Densa rede de direitos de PI sobrepostos envolvendo múltiplos titulares (equipamentos eletrônicos, semicondutores, biotecnologia e programas de computador, por exemplo) - Diminuição do ritimo de inovação. - Alternativas ao Patent Thicket - Acordos de licenciamento – cruzado (portfolio cross- licenses) - Comunidades de patentes (patent pools) Exploração de patentes João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro

- Acordos de licenciamento – cruzado (portfolio cross-licenses) - Usualmente são acordos bilaterais de licenciamento cruzado de patentes para evitar disputas judiciais Comunidades de patentes (patent pools) Constituição uma entidade única responsável (nova ou já existente) pelo licenciamento para terceiros de patentes de duas ou mais empresas referentes a uma determinada, como um pacote. Exploração de patentes João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro

Visão das autoridades estrangeiras - EUA – Pools de patentes são usualmente pró- competitivos (USIP Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property); - Japão – Pools de patentes não constituem, per se, uma restrição indevida à concorrência (Guidelines for the use of intellectual property under the antimonopoly act) - Comunidade Européia – Atitude negativa sobre pools de patentes sob o art. 81, 1º do Tratado – Caso Concast- Mannesmann (MOURA E SILVA: 2003, p. 291) Exploração de patentes João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 45

IP Licensing - Antitrust
Intellectual property protection and the antitrust laws Guidelines state the antitrust enforcement policy of the U.S. - licensing of intellectual property protected by patent, copyright, and trade secret law, and of know-how -stating general policy -predict whether the Agencies will challenge a practice as anticompetitive

Intellectual property protection and the antitrust laws Guidelines state the antitrust enforcement policy of the U.S. - absence of intellectual property rights: imitators could more rapidly exploit the efforts of innovators and investors without compensation -reduce the commercial value of innovation and erode incentives to invest, ultimately to the detriment of consumers -antitrust laws prohibit certain actions that may harm competition

Intellectual property protection and the antitrust laws Guidelines state the antitrust enforcement policy of the U.S. - Guidelines cannot remove judgment and discretion in antitrust law enforcement -evaluated in light of its own facts, - will be applied reasonably and flexibly

Intellectual property protection and the antitrust laws Guidelines state the antitrust enforcement policy of the U.S. - IP and Antitrust share the common purpose: promoting innovation and enhancing consumer welfare incentives for innovation and its dissemination and commercialization by establishing enforceable property rights for the creators of new and useful products, more efficient processes, and original works of expression

Intellectual property protection and the antitrust laws Guidelines state the antitrust enforcement policy of the U.S. - patents confer rights to exclude others from: making, using, or selling in the United States the invention claimed -for a period of seventeen years from the date of issue

Intellectual property protection and the antitrust laws These Guidelines embody three general principles: the Agencies regard intellectual property as being essentially comparable to any other form of property; the Agencies do not presume that intellectual property creates market power in the antitrust context; and - the Agencies recognize that intellectual property licensing allows firms to combine complementary factors of production and is generally procompetitive.

Intellectual property protection and the antitrust laws If a patent or other form of intellectual property does confer market power: that market power does not by itself offend the antitrust laws

Intellectual property protection and the antitrust laws market power could be illegally acquired or maintained :: *would be relevant to the ability *of an intellectual property owner *to harm competition through unreasonable conduct

Intellectual property protection and the antitrust laws Procompetitive benefits of licensing *facilitate integration of the licensed property with complementary factors of production *reduction of costs and the introduction of new products * increase the value of intellectual property to consumers and to the developers of the technology *increase the incentive for its creation and thus promote greater investment in research and development.

Intellectual property protection and the antitrust laws a licensing arrangement could include restraints - that adversely affect competition in goods markets by - dividing the markets - among firms that would have competed using different technologies

Intellectual property protection and the antitrust laws a licensing arrangement could include restraints - PRODUCT MARKET - TECHNOLOGY MARKET

Intellectual property protection and the antitrust laws Technology markets Technology markets consist of the intellectual property that is licensed (the "licensed technology") and its close substitutes--that is, the technologies or goods that are close enough substitutes significantly to constrain the exercise of market power with respect to the intellectual property that is licensed. When rights to intellectual property are marketed separately from the products in which they are used, the Agencies may rely on technology markets to analyze the competitive effects of a licensing arrangement.

Intellectual property protection and the antitrust laws: promoting innovation and competition (2007) Unilateral refusals to license Patents incorporated into collaboratively set standards Portfolio cross-licensing and patent pools Variations on IP licensing practices Tying and bundling Practices that extend market power conferred by a patent beyond its statutory term

Sector Inquiry – Reg. 1/2003 1. INTRODUÇÃO
. In January 2008 the European Commission launched - a sector inquiry into EU pharmaceuticals markets - under the EC competition rules (Articles 81 and 82 of the EC Treaty) information relating to innovative and generic medicines: - suggested that competition may be restricted or distorted. 1. a decline in innovation measured by the number of novel medicines reaching the market 2. delayed market entry of generic medicines, Antitruste - Inquerito Setorial – UE DGIV João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 59

Sector Inquiry – Reg. 1/2003 1. INTRODUÇÃO
. In January 2008 the European Commission launched - goal: provides the Commission with a factual basis for deciding whether further action is needed. - scope: 1, relates to the period 2000 – 2007 and 2. involves investigation of a sample of 219 medicines. Antitruste - Inquerito Setorial – UE DGIV João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 60

Sector Inquiry – Reg. 1/2003 2. Condutas Investigadas
2.1.. Competition between Originator Companies and Generic Companies - patents are key in the pharmaceutical sector, - originator companies have designed and implemented strategies - a "tool-box" of instruments - ensuring continued revenue streams - may be other reasons for delays to generic entry: successful implementation of these strategies , Antitruste - Inquerito Setorial – UE DGIV João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 61

Sector Inquiry – Reg. 1/2003 2. Condutas Investigadas 2.2. Strategies
- filing for up to 1,300 patents EU wide in relation to a single medicine - "patent clusters“ - engaging in disputes with generic companies - leading to nearly 700 cases of reported patent litigation - concluding settlement agreements with generic companies which may delay generic entry - intervening in national procedures for the approval of generic medicines. - additional costs caused by delays to generic entry - can be very significant for the public health budgets and - ultimately the consumer. Antitruste - Inquerito Setorial – UE DGIV João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 62

2.3. Generic Entry The sector inquiry confirms that generic entry in many instances occurs later than could be expected. sample of medicines under investigation: lost exclusivity in 2000 to 2007 the average time to enter after loss of exclusivity was about seven months on a weighted average basis, Antitruste - Inquerito Setorial – UE DGIV João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 63

2.3. Competition between Originator Companies originator companies – develop and practise defensive patenting strategies primarily in order to block the development of new competing products. - can lead to obstacles to innovation, in form of higher costs for competing pharmaceutical companies (e.g. for royalties), or in delays. Antitruste - Inquerito Setorial – UE DGIV João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 64

2.4. The Regulatory Framework - highlighting perceived difficulties and shortcomings. agreement over the need for a single Community patent and the creation of a unified and specialised patent judiciary in Europe. perceive as bottlenecks in the procedures for approval and marketing of medicines (including pricing and reimbursement status), = may contribute to delays in bringing products to market. Antitruste - Inquerito Setorial – UE DGIV João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 65

Eficiências dos pools de patentes a) Integração de tecnologias complementares; b) Redução dos custos de transação (“one-stop shopping”); c) Eliminação de patentes que bloqueiam a exploração de outras tecnologias; d) Resolução de litígios Exploração de patentes João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 66

Possíveis malefícios dos pools de patentes a) Coordenação entre os membros para gerar escassez; b) Diminuição dos incentivos para inovar (todos os membros devem dividir os resultados de P&D); c) Redução da competição por preço no mercado à jusante (fixação de preço); d) Desencorajam membros do pool a questionarem a validade de patentes de outros membros (LANDES e POSNER: 2003) Exploração de patentes João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 67

Principais questões concorrenciais a) Natureza e validade das patentes; b) Caráter exclusivo do licenciamento; c) Obrigação de comunicação de conhecimentos técnicos (grantback); d) Acesso à informações de outros membros; e) Royalties devidos ao pool f) Concessão de licenças parciais Exploração de patentes João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 68

Principais questões concorrenciais a) Natureza e validade das patentes; - Pools formados por patentes substitutas (tecnologias que competem entre si) são potencialmente mais danosos do que pools de patentes complementares (cobrem diferentes aspectos da tecnologia; - Patentes constantes do pool devem ser essenciais para a utilização da tecnologia e válidas (alguns pools incluem patentes que não foram concedidas no país); Exploração de patentes João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 69

Principais questões concorrenciais b) Caráter exclusivo do licenciamento; - O licenciamento exclusivo de patentes para o pool pode reduzir o ritmo da inovação; - Caso Zenith Radio v. Hezeltine Research – Suprema Corte dos Eua entendeu ser ilegal pool de patentes nos quais os membros são impedidos de licenciar patentes a terceiros Exploração de patentes João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 70

Principais questões concorrenciais c) Obrigação de comunicação de conhecimentos técnicos (grantback); - Grantback “Uma das partes se obriga a comunicar os aperfeiçoamentos e as inovações desenvolvidas na tecnologia durante o período de vigência da licença, assim como a autorizar a exploração das mesmas” (ASSAFIM: 2005, p. 286) - Escopo da cláusula de grantback pode ser estendido para abranger tecnologias que não possuem relação direta com o objeto do pool, o que prejudica a inovação; Exploração de patentes João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 71

Principais questões concorrenciais d) Acesso à informações de outros membros; - A administração de um pool de patentes pode gerar acesso à informações sensíveis dos membros e dos licenciados (que muitas vezes competem no mercado à jusante); - Facilita a coordenação de preço no mercado à jusante; Exploração de patentes João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 72

Principais questões concorrenciais e) Royalties devidos ao pool - Necessidade de verificar se os royalties cobrados mostram-se razoáveis face a evolução do comporatmento do mercado à jusante; - Cobrança de royalties em bases discriminatórias, favorecendo os membros do pool em relação a outros licenciados (possibilita efeitos anticompetitivos no mercado à jusante); - Autoridade antitruste norte-americana usualmente não interfere na razoabilidade do valor dos royalties cobrados Exploração de patentes João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 73

Principais questões concorrenciais f) Concessão de licenças parciais - Recusa do pool em conceder uma licença parcial das patentes pode gerar efeitos anticompetitivos, uma vez algumas patentes que compõem o pool podem não ser essenciais para as necessidades de um licenciado específico. - A autoridade antitruste norte-americana reconhece que a recusa em conceder licenças parciais pode ser solucionada desde que os membros do pool possam licenciar independentemente suas patentes Exploração de patentes João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 74

4. SOLUÇÕES DE DIREITO COMPARADO
Casuística norte-americana - MPEG-2 pool e DVD-ROM/DVD – VIDEO pool Business Review Letters do DOJ manifestando sua intenção de não iniciar procedimento investigatório, desde que observadas as condições: (I) contratação de expert independente para excluir patentes substitutas e impedir a troca de informações sensíveis (custos) entre os membros; (II) membros devem manter o direito de licenciar suas patentes isoladamente; (III) as licenças devem ser concedidas em bases não-discriminatórias; (IV) o pool deve assegurar todos os esclarecimentos sobre o conteúdo da licença. Exploração de patentes João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 75

Casuística norte-americana (cont.) - SUMMIT - VISX - Únicos fabricantes de equipamentos (laser) autorizados pelo FDA para realização de cirurgia de correção de visão. - FTC contestou a formação do pool ao alegar que: (I) as patentes eram substitutas e (ii) as eventuais eficiências poderiam ser alcançadas por meios menos restritivos à concorrência. - Consent order dissolveu o acordo. Exploração de patentes João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 76

Abuso do Direito de Petição: exclusivos além do termo legal para prejudicar desenvolvimento de concorrente O DIREITO DE PETIÇÃO COMO REGRA GERAL: IMUNIDADE - Noerr-Pennington origina-se de dois casos julgados pela Suprema Corte norte-americana: Eastern Railroad Presidents Conference v. Noerr Motor Freight, Inc.; e United Mine Workers of America v. Pennington Eastern Railroad Presidents Conference v. Noerr Motor Freight, Inc., 365 U.S. 127 (1961). Exploração de patentes João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 77

Abuso do Direito de Petição: exclusivos além do termo legal para prejudicar desenvolvimento de concorrente O DIREITO DE PETIÇÃO COMO REGRA GERAL: EXCEÇÃO - California Motor Transp. Co. v. Trucking Unlimited (transportadoras) Alegação: ações sem chance de sucesso, com objetivo de criar monopólio. Suprema Corte: não há imunidade antitruste no direito de petição Exploração de patentes João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 78

Abuso do Direito de Petição: exclusivos além do termo legal para prejudicar desenvolvimento de concorrente O DIREITO DE PETIÇÃO COMO REGRA GERAL: EXCEÇÃO - Professional Real Estate Investors, Inc., et al., v. Columbia Pictures Industries, Inc., et al. TESTE:(i) observar se a ação ajuizada era objetivamente sem fundamento, no sentido de que nenhum litigante normal poderia esperar êxito de tal demanda; (ii) deve-se examinar a motivação do litigante – interferência nos negócios do seu concorrente RETROSPECTIVO Exploração de patentes João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 79

Abuso do Direito de Petição: exclusivos além do termo legal para prejudicar desenvolvimento de concorrente O DIREITO DE PETIÇÃO COMO REGRA GERAL: EXCEÇÃO - USS-POSCO Industries v. Contra Costa County . TESTE: verificar se existe a combinação de várias ações – análise do mérito. PROSPECTIVO elevação dos custos dos rivais barreiras artificiais à entrada de concorrentes criação de dificuldades à atuação de concorrentes Exploração de patentes João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 80

Casos Recentes Atos de concentração: Colgate Kolinos
Brahma Antarctica (AMBEV) Nestlé Garoto

Casos Recentes Condutas: Microsoft (I e II) Siemens (tacógrafos)
Coca-cola Nestea (Mate Leão) SINDIPEÇAS v FIAT, FORD e VW

Casos Recentes SINDIPEÇAS v FIAT, FORD e VW
Representação de parte privada Registro de Desenho Industrial: peças aparentes de reposição Medidas judiciais e administrativa: ius prohibendi (busca e apreensão) Fundamento: violação DI e Marcas

SINDIPEÇAS v FIAT, FORD e VW
Ministerio de Justiça: SDE Constituição e Lei: incentivo a inovação Direitos complementares: DPI e DC Único Mercado: concorrência mercado Primário mitiga abusos no Secundário Poder de Mercado: DPI fomenta P&D Direito Legítimo (não há sham litigation) Não há preços abusivos

Ministerio de Justiça: SDE - CADE incompetente: não há na LDC licença compulsória DI - demanda intervenção poder Legislativo Remessa dos autos: Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a PI – DPDC-MJ

Ministério Público Federal - Contrario a SDE y Procad - recomenda abertura de PA -monopólio temporário -possibilidade de abusos “after markets” -não verificou-se se lucros no mercado primário é suficiente para P&D - a inexistência de licenças compulsórias náo significa imunidade antitruste

CADE: Recurso de ofício -intervenção da autoridade antitruste: possibilidade (âmbito aplicação LPI) -Exclusividade -Monopólio (tentativa de formar) -lock-in - assimetria de informações - super-otimismo do consumidor

CADE: Recurso de ofício -concorrência no mercado primário: insuficiente para garantir concorrência no mercado secundário - justificativas objetivas: possível ausência -Custos P&D – recuperação no M Primário - Incentivos a inovação: continuidade -argumentos de qualidade e segurança: não plausíveis -abuso de direito -Competência do CADE e INPI - pelo deferimento do Recurso de Ofício

5. Níveis de concentração no Brasil
Mercado Concentrado - Setores que utilizam consórcios costuma ter elevado índice HHI – i.e., mesmo em analise com outros critérios (C3) são mercados concentrados; - Promoção da inovação; - Deve haver uma garantia de que não há proibição per se; - “porto seguro”; - Agentes econômicos podem tentar usar a PI como escudo contra políticas antitruste; - possível o intento de agente em disciplinar preços e condições de contratação; - attempt to monopolize (imposição de barreiras a entrada com efeito anti-empreendedor ) Exploração de patentes João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 89

α ABC Premium pacote – DI (sem exame); MU (sem exame) e marca /pedido
5. Níveis de concentração no Brasil Situação comum: Redução de margem leva agentes econômicos a tentar políticas agressivas de exclusão de concorrentes Novas Práticas: Tool box Empresas produto/marca pacote α ABC Premium pacote – DI (sem exame); MU (sem exame) e marca /pedido β XYZ Premium marca reg. Autor envida varias ações sem fundamento para excluir produto de concorrente a partir de expectativas de direito (DI e MU) sendo o réu titular da marca que autor pretende excluir (sinal descritivo). - attempt to monopolize (imposição de barreiras a entrada com efeito anti-empreendedor ) Exploração de patentes João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 90

segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2001
7. O papel do INPI como Agente de Políticas Publicas AÇAMBARCAMENTO DOS MERCADOS E MICROEMPRESA Tabela 2 - Micro e pequenas empresas de comércio e serviços, pessoal ocupado, salários, retiradas e outras remunerações, valor adicionado e receita operacional líquida, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação (continua) Grandes Regiões e Unidades da Federação Número de micro e pequenas empresas Pessoal ocupado em 31.12 Salários, retiradas e outras remunerações Valor adicionado (1) Receita operacional líquida 1 000 R$ Total Brasil Exploração de patentes João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 91

7. O papel do INPI como Agente de Políticas Publicas
Delimitação de Competências dos Poderes Públicos - Funcionaria o INPI como policy maker - Funcionaria como ente de inscrição de registros públicos (notificação de restrições) - controle social do exercício abusivo dos direitos de monopólio e condutas: ex ante ex post -Duas posições possíveis (Alexandre Aragão): . Delimitação restritiva . Interpretação sistêmica das normas Exploração de patentes João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 92

Funcionaria o INPI como policy maker?
7. O papel do INPI como Agente de Políticas Publicas Delimitação de Competências dos Poderes Públicos Funcionaria o INPI como policy maker? - MANDADO DE SEGURANÇA Nº Philips v. Dirtec-INPI (Juiz Guilherme Bollorini Pereira) - APELAÇÃO EM MS Nº Unilever v. Dirtec-INPI (Juíza Flavia Heine e Rel. Des. Liliane Roriz) - Mandado de Segurança - Processo n.º PHILIPS ELECTRONICS N.V. v. INPI (Juíza Daniela Pereira Madeira) Exploração de patentes João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 93

Pode o Juiz Federal aplicar norma antitruste?
7. O papel do INPI como Agente de Políticas Publicas Delimitação de Competências dos Poderes Públicos Pode o Juiz Federal aplicar norma antitruste? Exploração de patentes João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 94

Pode o Juiz Federal aplicar norma antitruste?
7. O papel do INPI como Agente de Políticas Publicas Delimitação de Competências dos Poderes Públicos Pode o Juiz Federal aplicar norma antitruste? Art. 29 da LDC (Lei no /1994) Os prejudicados, por si ou pelos legitimados do art. 82 da Lei nº , de 11 de setembro de 1990, poderão ingressar em juízo para, em defesa de seus interesses individuais ou individuais homogêneos, obter a cessação de práticas que constituam infração da ordem econômica, bem como o recebimento de indenização por perdas e danos sofridos, independentemente do processo administrativo, que não será suspenso em virtude de ajuizamento de ação Exploração de patentes João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 95

Insegurança jurídica e falta de precedentes:
7. O papel do INPI como Agente de Políticas Publicas Delimitação de Competências dos Poderes Públicos Insegurança jurídica e falta de precedentes: Diretrizes administrativas como solução? Exploração de patentes João Marcelo de Lima Assafim Marco Túlio de Barros e Castro 96

MUITO OBRIGADO! contato@delimaassafim.adv.br 4. AGRADECIMENTOS
Propriedade Intelectual Marco Túlio de Barros e Castro

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