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Dannemann.com.br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 1 Marcas no Brasil O que fazer? Por que fazer? Como fazer? Gert Egon Dannemann.

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1 dannemann.com.br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 1 Marcas no Brasil O que fazer? Por que fazer? Como fazer? Gert Egon Dannemann Filipe Fonteles Cabral 2005 © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados.

2 dannemann.com.br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 2 Autores Gert Egon Dannemann Filipe Fonteles Cabral Apresentação O presente guia foi criado com o intuito de apresentar, de maneira simples e objetiva, os aspectos básicos envolvidos no processo de registro e proteção de marcas. Quais as providências recomendadas antes do requerimento de registro de marca? Por ocasião do requerimento, como proceder? Durante o andamento dos pedidos de registro, o que fazer? Como manter em vigor a proteção conferida à marca registrada? Essas e outras questões são abordadas de forma didática ao longo do guia. Trata-se de um instrumento de apoio valioso para empresários pois busca despertá-los para a importância de proteger suas marcas via registro no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial). Marcas são bens cujo valor, na maioria das vezes, supera materialmente qualquer um dos elementos integrantes do patrimônio ativo tangível de suas empresas. Portanto, conhecer o básico sobre registro e proteção de marcas torna-se essencial para aqueles que atuam nos competitivos mercados do mundo atual. Com a disponibilização pública deste guia, esperamos prestar uma colaboração importante àqueles que, com seu esforço e trabalho, contribuem para o enriquecimento do Brasil.

3 dannemann.com.br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 3 Sumário Capítulo I - O que é uma marca e por que registrá-la? Capítulo II - Como escolher uma marca? Capítulo III - Como registrar uma marca? Capítulo IV - Como manter o registro de uma marca? Capítulo V - Informações Gerais

4 dannemann.com.br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 4 Aviso importante Este guia constitui uma obra autoral de titularidade do Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Estudos Jurídicos e Técnicos-IDS. A reprodução total ou parcial de qualquer conteúdo desta obra é expressamente proibida e constitui crime de violação de Direito Autoral, salvo se previamente autorizada pelo titular do direito. © Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. Todos os direitos reservados.

5 dannemann.com.br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 5 Capítulo I - O que é uma marca e por que registrá-la? O que é uma marca? É um sinal ou símbolo visualmente perceptível que tanto pode ser uma denominação; uma figura, logotipo ou emblema, ou, ainda, uma combinação desses elementos. De acordo com a sua apresentação visual, as marcas são chamadas de: a) marca nominativa, quando se trata de uma denominação pura e simples; b) marca figurativa, quando se trata de uma figura, um emblema, um logotipo ou uma letra ou algarismo isolados e grafados de maneira estilizada; c) marca mista, quando se trata de uma denominação grafada de maneira estilizada ou quando houver uma denominação associada a um logotipo, emblema ou figura; d) marca tridimensional, quando se trata de uma figura ou desenho em três dimensões. Exemplos dessas quatro formas de apresentação das marcas:

6 dannemann.com.br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 6 O que é uma marca? Marca Nominativa Marca Figurativa Marca Mista Marca Tridimensional IDS

7 dannemann.com.br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 7 Para que serve a marca? Para distinguir os produtos, mercadorias e/ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins, pertencentes a outros produtores ou prestadores de servi ço. Ao individualizar um produto ou serviço no mercado, distinguindo-o dos concorrentes, a marca garante ao empresário o retorno do seu investimento. A marca é o instrumento que permite ao consumidor identificar o produto ou serviço de sua preferência. Sob a ótica do produtor ou prestador de serviço, a individualização do seu produto ou serviço no mercado é o primeiro passo para a obtenção e a manutenção da preferência e da fidelidade do consumidor.

8 dannemann.com.br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 8 Por que é recomendável registrar sua marca? a)Para se assegurar que a marca escolhida não infrinja direitos de terceiros e que, portando, o titular não terá o uso da marca interrompido nem estará sujeito ao pagamento de indenizações, trazendo maior segurança para os negócios; b)Para impedir que terceiros façam uso de marcas iguais ou semelhantes (reproduções ou imitações), para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, garantindo o direito de uso exclusivo; c)Para que seja possível licenciar a terceiros o uso da marca, ou mesmo expandir o negócio por meio de franquias, se houver interesse, gerando uma nova receita com base nos royalties (pagamento pela licença de uso da marca).

9 dannemann.com.br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 9 Quais são os tipos de marca existentes? a)Marcas de produto ou serviço: são sinais que visam a identificar os produtos ou serviços de uma entidade específica. São as mais comuns. O titular do registro da marca de produto ou serviço detém o direito de uso exclusivo da sua marca. A concessão de licenças de uso de marca a terceiros fica ao critério do titular.

10 dannemann.com.br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 10 Quais são os tipos de marca existentes? Exemplos: "DANNEMANN (charutos, marca de produto) "DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA (serviços de agente da propriedade industrial, marca de serviço)

11 dannemann.com.br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 11 Quais são os tipos de marca existentes? b)Marcas coletivas: são sinais que visam a identificar os produtos ou serviços de uma determinada coletividade de pessoas. Todas as entidades filiadas à coletividade devem estar sujeitas a um regulamento contendo as condições e proibições de uso da marca. As entidades filiadas à coletividade estão automaticamente licenciadas a usar a marca. Exemplos : "VINÍCOLAS REUNIDAS VALE DO SOL "CPS - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE SOJA"

12 dannemann.com.br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 12 Quais são os tipos de marca existentes? c)Marcas de certificação: são sinais que visam a certificar que determinados produtos ou serviços atendem às características estabelecidas pelo titular. As empresas cujos produtos ou serviços atendam a essas características estão automaticamente licenciadas a usar a marca. A entidade titular da marca deverá controlar e fiscalizar o uso da marca bem como aferir a adequação aos produtos ou servi ços aos critérios previamente estabelecidos. Exemplo: "SELO DE QUALIDADE IDS"

13 dannemann.com.br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 13 Quais são os tipos de marca existentes? c) Marcas de certificação: são sinais que visam a certificar que determinados produtos ou serviços atendem às características estabelecidas pelo titular. As empresas cujos produtos ou serviços atendam a essas características estão automaticamente licenciadas a usar a marca. A entidade titular da marca deverá controlar e fiscalizar o uso da marca bem como aferir a adequação aos produtos ou servi ços aos critérios previamente estabelecidos. Exemplo: "SELO DE QUALIDADE IDS"

14 dannemann.com.br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 14 Quais são os tipos de marca existentes? Quem pode ser titular de registro de marca? Qualquer pessoa, física ou jurídica, nacional ou estrangeira, desde que comprove perante o INPI que atua na área dos produtos ou serviços que serão identificados pela marca a ser protegida. No caso de titulares estrangeiros, a pessoa (física ou jurídica) é obrigada a constituir e manter um procurador no Brasil com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.

15 dannemann.com.br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 15 Capítulo II - Como escolher uma marca? Sinais que não podem ser registrados como marca Existem alguns sinais que não podem ser registrados como marca, seja porque não possuem caráter distintivo para exercer a função de marca ou porque integram a esfera de direitos de terceiros. Abaixo seguem alguns exemplos: a) sinal de caráter genérico, de uso comum, de uso necessário ou simplesmente descritivo. Ex.: "MATA RATO", para produtos químicos

16 dannemann.com.br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 16 Capítulo II - Como escolher uma marca? Sinais que não podem ser registrados como marca b) letra, algarismo e data, salvo quando estilizados. Ex.: "1", para qualquer produto ou serviço c) cores e suas denominações, salvo quando dispostas de modo peculiar e distintivo. Ex.: "AZUL", para qualquer produto ou serviço

17 dannemann.com.br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 17 Capítulo II - Como escolher uma marca? Sinais que não podem ser registrados como marca d) sinal que imite ou reproduza outro já registrado em nome de terceiros, quando usado para distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim. Ex.: Marca apresentada abaixo, salvo se requerido pelo detentor do direito ou com sua autorização.

18 dannemann.com.br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 18 Capítulo II - Como escolher uma marca? Sinais que não podem ser registrados como marca e) sinal que imite ou reproduza elemento característico de nome empresarial de terceiros, quando houver possibilidade de confusão. Ex.: "Instituto Dannemann Siemsen", salvo se requerido pela própria entidade ou com sua autorização; f) sinal que imite ou reproduza nome civil, patronímico, pseudônimo, apelido ou imagem de terceiros, salvo com sua autorização. Ex.: "Luiz Inácio Lula da Silva", salvo se requerido pela própria pessoa ou com sua autoriza ção.

19 dannemann.com.br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 19 Capítulo II - Como escolher uma marca? Como saber se a marca pertence a terceiros? Recomenda-se a realização de busca nos arquivos do INPI a fim de verificar se já existem registros ou pedidos de registro para marcas semelhantes, em nome de terceiros, na classe ou classes em que estejam enquadrados os produtos ou serviços a serem identificados com a marca que se pretende registrar. Embora não seja obrigatória, a busca preliminar é fundamental para se avaliar as chances de obtenção do registro pretendido, isto é, se inexistem marcas anteriormente depositadas e/ou registradas por terceiros para identificar produtos ou serviços pertencentes a ramos de negócio idênticos, semelhantes ou afins. A busca pode ser feita via o site

20 dannemann.com.br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 20 Capítulo II - Como escolher uma marca? O que é a classificação de produtos e serviços? Trata-se da divisão de produtos e serviços em classes, de acordo com a sua natureza. A classificação de produtos e serviços tem por objetivo simplificar o exame dos pedidos de registro de marca pelo INPI. Cada pedido de registro de marca só pode reivindicar proteção para produtos ou serviços de uma só classe. Assim, caso os produtos ou serviços a serem identificados pela marca caiam em mais de uma classe, serão necessários mais de um pedido de registro (um pedido por classe). O INPI, desde 03 de janeiro de 2000, adota a Classificação Internacional de Produtos e Serviços (Classificação de Nice).

21 dannemann.com.br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 21 Dica importante Contrate um profissional especializado (agente de propriedade industrial associado à ABAPI - Associação Brasileira dos Agentes de Propriedade Industrial) para orientação sobre as providências a serem tomadas, incluindo a condição de registrabilidade do sinal escolhido (distintividade do sinal), as chances de obtenção do registro e a correta classificação dos produtos ou serviços.

22 dannemann.com.br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 22 Capítulo III - Como registrar uma marca? Quem é responsável pelos registros de marca? O INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, autarquia federal competente para conceder registros de marcas, criada pela lei no de 11/12/1970, regulada pelo Decreto no de 22/01/1971). Como solicitar um registro de marca? O pedido de registro de marca poderá ser feito diretamente pelo interessado, pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, ou, através de procurador por ele constituído, ou seja, um agente de propriedade industrial associado à ABAPI, mediante o preenchimento e apresentação de formulário próprio fornecido pelo INPI.

23 dannemann.com.br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 23 Capítulo III - Como registrar uma marca? As taxas do INPI O formulário de pedido de registro da marca, devidamente preenchido e assinado, deverá ser acompanhado de uma guia bancária comprovando o pagamento da taxa referente ao serviço solicitado (pedido de registro de marca). As taxas referentes aos diversos serviços prestados pelo INPI estão fixadas na Portaria Ministerial número 468/2003 (Anexo III). A taxa para o depósito de um pedido de registro de uma marca nominativa, por exemplo, é de R$ 260,00 (conforme tabela em vigor em dezembro de 2003).

24 dannemann.com.br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 24 Capítulo III - Como registrar uma marca? A procuração No caso de ter sido constituído um advogado ou um agente de propriedade industrial cadastrado no INPI para acompanhar o pedido de registro da marca, deverá ser apresentada uma procuração junto com o formulário de pedido de registro de marca. Caso não seja apresentada a procuração no momento do protocolo, esse documento deverá ser submetido ao INPI nos 60 dias subseqüentes, sob pena de arquivamento do processo administrativo de registro de marca.

25 dannemann.com.br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 25 Capítulo III - Como registrar uma marca? Do pedido de registro de marcas figurativas ou mistas Além dos documentos acima mencionados, o pedido de registro da marca deverá ser acompanhado de etiquetas (clichês) quando se tratar de marcas figurativas, mistas ou tridimensionais (sobre a definição de marcas figurativas, mistas e tridimensionais, vide capítulo I). As etiquetas deverão conter a representação gráfica da marca reivindicada. São necessárias 14 etiquetas tamanho 6 x 6 cm.

26 dannemann.com.br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 26 Capítulo III - Como registrar uma marca? Do andamento do pedido de registro no INPI Após protocolado o pedido de registro da marca no INPI, será ele publicado na RPI - Revista da Propriedade Industrial (RPI), cuja edição é semanal, para o conhecimento de terceiros. Uma vez publicado o pedido de registro na RPI, da data desta passa a correr o prazo de 60 (sessenta) dias para que terceiros interessados apresentem oposições. Caso seja apresentada uma oposição, o INPI publicará a notícia da impugnação na RPI e o titular do pedido de registro terá um prazo de 60 (sessenta) dias para apresentar sua manifestação sobre a oposição. Expirado o prazo de oposição ou, se interposta esta, findo o prazo de 60 (sessenta) dias de manifestação garantido ao requerente da marca, será feito o exame do pedido de registro da marca. Durante o exame poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias. Não respondida a exigência, o pedido de registro da marca será definitivamente arquivado. Respondida a exigência, ainda que não cumprida ou porque contestada sua formulação pelo requerente do registro, dar-se- á prosseguimento ao exame.

27 dannemann.com.br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 27 Capítulo III - Como registrar uma marca? Do andamento do pedido de registro no INPI Concluído o exame, será dada decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de registro da marca. Da decisão que indeferir o pedido de registro de marca cabe recurso, no prazo de 60 (sessenta) dias da sua publicação. Caso o pedido de registro seja deferido, o titular deverá pagar, no prazo de 60 (sessenta) dias, duas taxas ou retribuições,mais conhecidas como "taxas finais", a saber: a primeira relativa ao primeiro decênio de vigência do registro (R$ 430,00 para marca nominativa, valor de dezembro de 2003), e, a segunda, relativa à expedição do certificado de registro (R$ 95,00, valor de dezembro de 2003). Essas duas retribuições ou taxas estão previstas na tabela a que se refere a Portaria constante do Anexo III.

28 dannemann.com.br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 28 Capítulo III - Como registrar uma marca? Do andamento do pedido de registro no INPI E se o requerente do pedido de registro deixar passar esse prazo de 60 (sessenta) dias? O que acontece? Perde a chance de obter o certificado? Não!! Se nos 30 (trinta) dias seguintes àquele prazo inicial (60 dias) o requerente pagar as taxas devidas mais uma taxa extra (uma espécie de multa), também prevista na tabela a que se refere a Portaria constante do Anexo III, então terá direito à emissão do certificado de registro, diploma que comprova a proteção assegurada à marca a que corresponde. Mas, se ainda assim o requerente não pagar essas taxas, o que acontece? O arquivamento definitivo, sem possibilidade de recurso, do pedido de registro de marca. Consequentemente, o requerente perde o registro que lhe foi deferido. Após o pagamento das taxas finais mencionadas, o INPI publica a concessão do registro de marca na RPI, fixando-se a data desta revista como o início do prazo de sua vigência. O certificado de registro é emitido em um prazo de 60 (sessenta) dias e fica à disposição do titular no pr óprio INPI.

29 dannemann.com.br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 29 Capítulo III - Como registrar uma marca? Do andamento do pedido de registro no INPI Abaixo segue uma ilustração sobre as etapas do processo administrativo de registro de marca no INPI:

30 dannemann.com.br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 30 Dica importante É aconselhável que o controle e a administração do processo administrativo de registro de marca perante o INPI seja confiado a um especialista, de preferência a um advogado ou um agente de propriedade industrial credenciado pelo INPI e associado à ABAPI, a fim de evitar a perda de prazos e o conseqüente arquivamento do pedido do registro.

31 dannemann.com.br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 31 Capítulo IV - Como manter o registro de uma marca? Qual é o prazo de validade do registro de marca? Uma vez concedido o registro, o despacho de sua concessão será publicado numa RPI, passando a vigorar daí pelo período de 10 (dez) anos. Do certificado de registro constam: a) a marca a que se refere; b) o seu número; c) a data de sua concessão; d) o nome, nacionalidade e domicílio de seu titular; e e) os produtos e/ou serviços identificados pela marca, com a indicação da classe respectiva.

32 dannemann.com.br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 32 Capítulo IV - Como manter o registro de uma marca? O prazo de proteção pode ser prorrogado? Sim, o prazo de validade de um registro de marca pode ser prorrogado (renovado) por períodos iguais e sucessivos de 10 anos. O pedido de prorrogação deve ser requerido ao INPI durante o nono e último ano de vigência do registro, acompanhado do comprovante do pagamento da taxa de retribuição devida e fixada na Portaria Ministerial em vigor na época (vide Anexo III). A taxa para o requerimento de prorrogação da vigência do registro o de uma marca nominativa, por exemplo, é de R$ 750,00 (valor de dezembro de 2003 Se o titular de registro de marca não solicitar a prorrogação da sua proteção tempestivamente, ainda poderá fazê- lo nos 180 dias subseqüentes ao fim da sua vigência, mediante pagamento de uma taxa extra (uma espécie de multa), também prevista na tabela a que se refere a Portaria constante do Anexo III. Se, ainda assim, o titular do registro não solicitar sua prorrogação, o registro é declarado extinto pelo INPI.

33 dannemann.com.br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 33 Capítulo IV - Como manter o registro de uma marca? A marca pode ser cedida ou licenciada a outra empresa? Como a marca registrada constitui um bem móvel, ela pode ser objeto de cessão (venda) a terceiros ou de licenciamento para seu uso mediante pagamento de um royalty (como é chamado o aluguel de uma marca). Os royalties, em geral, são cobrados sob a forma de um percentual sobre o faturamento líquido dos produtos por identificados pela marca, auferido pelo licenciado.

34 dannemann.com.br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 34 Capítulo IV - Como manter o registro de uma marca? O registro pode ser cancelado por falta de uso da marca? Sim, o registro da marca poderá ser declarado caduco, extinguindo-se sua validade, caso seja apresentado um requerimento de caducidade por terceiros interessados. Para evitar a caducidade, o titular do registro deverá comprovar o uso da marca nos produtos ou serviços indicados no certificado durante os cinco anos anteriores ao requerimento de caducidade. Não ocorrerá a caducidade se o titular da marca justificar o desuso por razões legítimas. O prazo para o titular do registro apresentar as provas de uso ou justificar o desuso da marca perante o INPI é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da publicação do requerimento de caducidade na RPI

35 dannemann.com.br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 35 Capítulo IV - Como manter o registro de uma marca? Dicas importantes É recomendável que o titular da marca registrada (ou seu licenciado) imprima-a nas suas notas fiscais de venda de produtos ou de prestação de serviços. Esses documentos são provas importantes do uso da marca e deverão ser apresentados ao INPI em caso de requerimento de caducidade por seu suposto desuso. É aconselhável que o controle e a administração do registro de marca concedido pelo INPI seja confiado a um especialista, de preferência a um advogado ou um agente da propriedade industrial credenciado pelo INPI e associado à ABAPI, a fim de evitar a perda de prazos e a conseq üente extinção do registro. Ao constatar a existência no mercado de sinal igual ou semelhante à sua marca registrada, assinalando produtos e/ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, procure imediatamente um especialista, de preferência um advogado ou um agente da propriedade industrial cadastrado no INPI e associado à ABAPI, buscando orientação de como proceder visando à paralisação dessa infração. O uso de sinal igual ou semelhante à sua marca registrada por terceiros não autorizados, para distinguir produtos e/ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, constitui crime previsto na Lei da Propriedade Industrial (Lei no /96), capaz de sujeitar o infrator a ser condenado a uma pena de detenção ou multa, a cessar o uso da marca e ao ressarcir as perdas e os danos causados ao titular da marca registrada.

36 dannemann.com.br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 36 Capítulo V - Informações gerais Legislação reguladora Lei número de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial Autarquia federal competente para conceder registros de marcas (criada pela lei no de 11/12/1970, regulada pelo Decreto no de 22/01/1971). Sede: Praça Mauá, 7 - Centro Rio de Janeiro - RJ - CEP: Tel.: (21) begin_of_the_skype_highlighting (21) end_of_the_skype_highlighting Fax: (21) Website: ABAPI - Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial Congrega profissionais especializados em propriedade industrial que podem orientá-lo sobre qualquer providência relativa a marcas. Tel.: (21) begin_of_the_skype_highlighting (21) end_of_the_skype_highlighting Fax: (21) Website:

37 dannemann.com.br © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados. 37 Obrigado! Gert Egon Dannemann Filipe Fonteles Cabral 2005 © 2012 Dannemann Siemsen. Todos os direitos reservados.


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