© 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. MARCAS COMO ATIVO DAS EMPRESAS 06 de outubro de 2004 Peter Eduardo Siemsen 06 de outubro de 2004 Peter Eduardo Siemsen

© 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 2 Marcas Como Ativo das Empresas  Importância no mundo atual  Como mantê-las e valorizá-las do ponto de vista legal??  Importância no mundo atual  Como mantê-las e valorizá-las do ponto de vista legal??

© 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 3 Porque são Importantes??  Marcas no novo milênio –Nova economia  Google  Microsoft –Os ativos intangíveis superam os ativos físicos –Conhecimento e marcas são os principais  Marcas no novo milênio –Nova economia  Google  Microsoft –Os ativos intangíveis superam os ativos físicos –Conhecimento e marcas são os principais

© 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 4  Marcas mais valiosas do mundo: –“COCA-COLA” US$ bilhões (1/3 do valor de mercado da empresa) –“MICROSOFT” US$ bilhões –“IBM” US$ bilhões –“GE” US$ bilhões –“INTEL” US$ bilhões Fonte: BusinessWeek/Interbrand 2004  Marcas mais valiosas do mundo: –“COCA-COLA” US$ bilhões (1/3 do valor de mercado da empresa) –“MICROSOFT” US$ bilhões –“IBM” US$ bilhões –“GE” US$ bilhões –“INTEL” US$ bilhões Fonte: BusinessWeek/Interbrand 2004

© 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 5 Gerenciamento das Marcas  Bom gerenciamento é fundamental para manter e aumentar a proteção das marcas. –Conhecimento especializado:  “staff” da própria empresa (bom entrosamento entre jurídico e marketing)  escritório terceirizado  Bom gerenciamento é fundamental para manter e aumentar a proteção das marcas. –Conhecimento especializado:  “staff” da própria empresa (bom entrosamento entre jurídico e marketing)  escritório terceirizado

© 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 6 Gerenciamento das Marcas  Foco em três tipos: –Marcas famosas (em geral marca-mãe) –Marcas domésticas (depósito, prorrogação, etc.) –Marcas internacionais (no exterior)  Foco em três tipos: –Marcas famosas (em geral marca-mãe) –Marcas domésticas (depósito, prorrogação, etc.) –Marcas internacionais (no exterior)

© 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 7 Aspectos Importantes  Conhecer os procedimentos da fase de escolha da marca (pré-deposito) –Buscas  No âmbito do INPI  Geral (Internet, junta comercial, pág. amarelas, etc) –Distintividade –Não estar incluída entre as proibições do art. 124 –Nome de domínio - verificar disponibilidade  Conhecer os procedimentos da fase de escolha da marca (pré-deposito) –Buscas  No âmbito do INPI  Geral (Internet, junta comercial, pág. amarelas, etc) –Distintividade –Não estar incluída entre as proibições do art. 124 –Nome de domínio - verificar disponibilidade

© 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 8 Problema Grave  Demora do INPI no exame (entre 4 e 5 anos)  Regime atributivo (propriedade advém do registro)  Demora do INPI no exame (entre 4 e 5 anos)  Regime atributivo (propriedade advém do registro)

© 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 9  Caso “GATEWAY”

© 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 10  COMO PROTEGER E VALORIZAR AS MARCAS?????

© 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 11 Proteção  Legislação –Constituição Federal, art. 5, XXIX (g.fundamental) –Lei no. 9279/96 (Propriedade Industrial) –Tratados  CUP  Trips  Legislação –Constituição Federal, art. 5, XXIX (g.fundamental) –Lei no. 9279/96 (Propriedade Industrial) –Tratados  CUP  Trips

© 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 12 Proteção  Propriedade advém do registro (art. 129 LPI)  Proteção não está limitada ao registro  Propriedade advém do registro (art. 129 LPI)  Proteção não está limitada ao registro

© 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados Direito de Precedência  Pré-uso previsto no art. 129, § 1o. –Pode fazer uso desse dispositivo aqueles que usam marca igual ou semelhante há pelo menos 6 meses da data de depósito do pedido de registro.  Pré-uso previsto no art. 129, § 1o. –Pode fazer uso desse dispositivo aqueles que usam marca igual ou semelhante há pelo menos 6 meses da data de depósito do pedido de registro.

© 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados Direito de Precedência  Art. 124, XXIII da LPI –“Não são registráveis como marca: (...) XXIII – sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.”  Art. 124, XXIII da LPI –“Não são registráveis como marca: (...) XXIII – sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.”

© 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados Integridade Material – Art. 130 da LPI “Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: III – zelar pela sua integridade material ou reputação” IG vs. Hiperzoom - AC. Apel – 3a câmara cível TJ RJ – Art. 130 da LPI “Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: III – zelar pela sua integridade material ou reputação” IG vs. Hiperzoom - AC. Apel – 3a câmara cível TJ RJ

© 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados Marca Notoriamente Conhecida  Convenção da União de Paris / LPI –Art. 6bis / art. 126  Não precisa estar registrada no Brasil  Precisa comprovar notoriedade no ramo –Art. 6bis  Em caso de má-fé (prescrição não se aplica)  Convenção da União de Paris / LPI –Art. 6bis / art. 126  Não precisa estar registrada no Brasil  Precisa comprovar notoriedade no ramo –Art. 6bis  Em caso de má-fé (prescrição não se aplica)

© 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados Marcas Notoriamente Conhecidas  ELLUS (roupas)  CISCO (sistemas de computação)  OPPORTUNITY (serviços financeiros)  METROMEDIA (outdoors)  ELLUS (roupas)  CISCO (sistemas de computação)  OPPORTUNITY (serviços financeiros)  METROMEDIA (outdoors)

© 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados Marca de Alto Renome  “Art. 125 – à marca registrada no Brasil considerada de alto renome, será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.”  “Art. 125 – à marca registrada no Brasil considerada de alto renome, será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.”

© 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados Marca de Alto Renome  Regras para comprovação (resolução 110/04) : –Via incidental –Pesquisa de opinião/mercado –Território –Tempo –Volume de vendas –Valor investido em divulgação –Etc.  Regras para comprovação (resolução 110/04) : –Via incidental –Pesquisa de opinião/mercado –Território –Tempo –Volume de vendas –Valor investido em divulgação –Etc.

© 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados Marcas de Alto Renome  FORD  NATURA  NESTLÉ  SKOL  ITAÚ  FORD  NATURA  NESTLÉ  SKOL  ITAÚ

© 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 21 Caducidade e Prorrogação  Obrigação de usar depois de 5 anos da data da concessão  Risco de cancelamento  O período de validade de um registro é de 10 anos, renovável indeterminadamente  Obrigação de usar depois de 5 anos da data da concessão  Risco de cancelamento  O período de validade de um registro é de 10 anos, renovável indeterminadamente

© 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 22 Questões Interessantes  Degeneração  “Secondary meaning”  Importação paralela  Marcas não tradicionais  Degeneração  “Secondary meaning”  Importação paralela  Marcas não tradicionais

© 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 23 Degeneração  Excesso de fama  Descuido da defesa  Cai em domínio público –FÓRMICA (STF) –BANK NOTE (STJ) –DDI (pendente de decisão judicial)  Excesso de fama  Descuido da defesa  Cai em domínio público –FÓRMICA (STF) –BANK NOTE (STJ) –DDI (pendente de decisão judicial)

© 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 24 Secondary meaning  ALPARGATAS (calçados)  GASTHAUS (restaurantes)  LIGHT (fornecimento de energia elétrica)  TELEFÔNICA (telefones e serviços de telecomunicações)  AMERICAN AIRLINES (aviação)  JORNAL DO BRASIL (jornal)  ALPARGATAS (calçados)  GASTHAUS (restaurantes)  LIGHT (fornecimento de energia elétrica)  TELEFÔNICA (telefones e serviços de telecomunicações)  AMERICAN AIRLINES (aviação)  JORNAL DO BRASIL (jornal)

© 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 25 Importação Paralela Interpretação “contrario sensu”do art. 132, III:  “o titular não poderá impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrém com seu consentimento, (...)”  JOHNNIE WALKER (uísques) United Distillers & Vintners Ltd vs Licinio Dias e Cia  BROTHER (máquinas de costura) Brother Int. Corp. do Brasil Ltda vs Surlorran Ind. Ltda Interpretação “contrario sensu”do art. 132, III:  “o titular não poderá impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrém com seu consentimento, (...)”  JOHNNIE WALKER (uísques) United Distillers & Vintners Ltd vs Licinio Dias e Cia  BROTHER (máquinas de costura) Brother Int. Corp. do Brasil Ltda vs Surlorran Ind. Ltda

© 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 26 Marcas Não Tradicionais  Lay out  Som  Cheiro –Proteção excluída expressamente na LPI –Proteção via concorrência desleal e enriquecimento ilícito  Lay out  Som  Cheiro –Proteção excluída expressamente na LPI –Proteção via concorrência desleal e enriquecimento ilícito

© 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 27 Conclusão  Brasil tem uma ótima legislação para a proteção das marcas;  O Judiciário em geral aplica adequadamente;  Concessão de liminares (art. 209 LPI) é bem aceita pelos juízes;  Atraso do INPI no exame e a morosidade do Judiciário na prestação da tutela final, prejudicam a proteção das marcas.  Brasil tem uma ótima legislação para a proteção das marcas;  O Judiciário em geral aplica adequadamente;  Concessão de liminares (art. 209 LPI) é bem aceita pelos juízes;  Atraso do INPI no exame e a morosidade do Judiciário na prestação da tutela final, prejudicam a proteção das marcas.