PROPRIEDADE INDUSTRIAL FÁBIO RICARDO RODRIGUES BRASILINO professorbrasilino@gmail.com Advogado Esp. Metodologia do Ensino Superior - UNOPAR Esp. Direito Internacional e Econômico – UEL Mestrando em Direito Negocial – UEL Londrina, 13 de setembro de 2011

INTRODUÇÃO Conceito: “O direito de propriedade industrial compreende, pois, o conjunto de regras e princípios que conferem tutela jurídica específica aos elementos imateriais do estabelecimento empresarial, como as marcas e desenhos industriais registrados e as invenções e modelos de utilidade patenteados”.

QUAL É ORIGEM E FUNDAMENTO? A criação como grande instrumento de poder e riqueza. Globalização da Economia. Competitividade empresarial.

LEI 9.279/1996 - LPI Fundamento: art. 5º, XXIX da CF – “a lei assegurará aos autores dos inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.

PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PRINCÍPIOS E CLASSIFICAÇÃO Princípio da Prioridade: art. 3º, I – “ao pedido de patente ou de registro proveniente do exterior e depositado no País por quem tenha proteção assegurada por tratado ou convenção em vigor no Brasil” Princípio da Assimilação: art. 3º II – “aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes” Classificação: bens móveis (art. 5º da LPI)

QUAL É O ORGÃO COMPETENTE? Art. 2º da Lei nº 5.648/1970: O INPI “tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre a propriedade industrial”

FORO COMPETENTE As ações contra INPI são de competência da Justiça Federal, da seção judiciária do Rio de Janeiro. Exceção: Processual civil. Recurso especial. Ação na qual o INPI figura como parte. Foro competente para julgamento. O foro competente para julgamento de ação em que o INPI figure como parte é o de sua sede, a princípio. Contudo, o Código de Processo Civil faculta que o autor ajuize a ação no foro do domicílio do outro demandado na hipótese de pluralidade de réus, se assim preferir. Inteligência do art. 94, §4º, do CPC (REsp 346.628/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.11.2001, DJ 04.02.2002, p. 355).

REQUISITOS DE PATENTEABILIDADE São requisitos de patenteabilidade: Novidade: quando a invenção ou o modelo de utilidade não estão compreendidos no estado da técnica (art. 11 da LPI) Atividade inventiva: o inventor deverá demonstrar que chegou àquele resultado novo em decorrência específica de um ato de criação seu (art. 13 da LPI) c) Aplicação industrial (ou industriabilidade): o invento deve ser útil e factível. d) Licitude (ou desimpedimento): art. 18 da LPI. Art. 229-C da LPI: “a concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos dependerá da prévia anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária”

JURISPRUDÊNCIA - NOVIDADE Propriedade industrial. Patente. Invenção. Novidade. Estado da técnica. Dispositivo de estratificação de convecção térmica. Aperfeiçoamentos. 1. A patente protege a invenção que apresente, em relação ao estado da técnica, uma novidade absoluta, em outras palavras, a invenção deve ser diferente de TUDO o que, até aquele momento, era de conhecimento público. 2. Determinadas situações apresentam problemas técnicos que o inventor procura solucionar com sua invenção, em nítida relação que o inventor procura solucionar com sua invenção, em nítida relação de causa e efeito. Assim, a invenção é, cada vez mais, um novo meio ou uma nova aplicação de meios já conhecidos, com o fim de melhorar a invenção dos outros. 3. No caso concreto ora em análise, as novas dimensões da peça e as melhorias implementadas na proteção das tubulações, no que se refere à transmissão de calor, agregaram mais funcionalidade ao conjunto, conferindo-lhe caráter de novidade suficiente a fundamentar a concessão do privilégio. 4. Apelação desprovida (TRF-2ª Região, AC 416314, Processo 2002.51.01.523996-8-RJ, 2ª Turma Especializada, Rel. Des. Federal Liliane Roriz, j. 24.06.2008, DJU 08.07.2008, p. 48)

INVENÇÃO Conceito: trata-se de um ato original decorrente da atividade criativa do ser humano. Não são considerados invenção (art. 10 da LPI): Descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; Concepções puramente abstratas; Esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitário, de sorteio e de fiscalização; As obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; Programas de computadores em si; Apresentação de informações; Regras de jogo; Técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; O todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural, e os processos biológicos naturais.

MODELO DE UTILIDADE Conceito: “O modelo de utilidade nada mais é do que o instrumento, utensílio ou objeto destinado ao aperfeiçoamento ou melhoria de uma invenção preexistente. Muito embora ocorra certa semelhança entre a invenção propriamente dita e o modelo de utilidade, na verdade este é sempre dependente daquela, ou seja, o modelo de utilidade tem como ponto de partida um objeto já inventado e o objetivo de melhorar, ampliar ou modificar sua utilização” (Marcelo M. Bertoldi)

DESENHO INDUSTRIAL Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial. Diferença entre Desenho Industrial e obra de arte: o desenho esta sempre relacionado a um objeto com função utilitária e possibilidade de ser industrializado.

MARCA Conceito: são sinais distintivos visualmente perceptíveis. São três espécies (art. 123): Marca de produto ou serviço, que é aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; Marca de certificação, utilizada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, especialmente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada. Marca coletiva, que identifica produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

MARCA Quanto à sua apresentação ou forma, a marca pode ser classifica da seguinte maneira: Marca nominativas (palavras) b)Marcas figurativas (desenho) c) Marca mista d) Marca tridimensional

MARCA Princípio da especialidade: uso exclusivo da marca pelo seu titular se dá tão-somente contra seu uso em produtos ou serviços similares Art. 124 – hipóteses que não se admite registro de marcas. Excepcionalidades: 1 – marca de alto renome (art. 125). 2 – marca notoriamente conhecida (art. 126).

JURISPRUDÊNCIA DO STJ EMENTA RECURSO ESPECIAL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - DIREITO MARCÁRIO - ART. 131, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE - ART. 460, DO CPC - PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO DO JULGADOR - OBSERVÂNCIA, NA ESPÉCIE - MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA - EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE - PROTEÇÃO ESPECIAL INDEPENDENTE DE REGISTRO NO BRASIL NO SEU RAMO DE ATIVIDADE - MARCA DE ALTO RENOME - EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE - PROTEÇÃO ESPECIAL EM TODOS OS RAMOS DE ATIVIDADE DESDE QUE TENHA REGISTRO NO BRASIL E SEJA DECLARADA PELO INPI - NOTORIEDADE DA MARCA "SKECHERS" - ENTENDIMENTO OBTIDO PELO EXAME DE PROVAS - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ - MARCAS "SKETCH" E "SKECHERS" - POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA - ATUAÇÃO EM RAMOS COMERCIAIS DISTINTOS, AINDA QUE DA MESMA CLASSE - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (REsp nº 1.114.745 – Ministro Massami Uyeda – Pub. 21.09.2010)

SEGREDO INDUSTRIAL O empresário é obrigado a depositar seu invento ou modelo de utilidade junto ao INPI? “Optando pela patente, o titular do invento terá garantida sua utilização exclusiva durante determinado período de tempo, após o qual seu invento cairá em domínio público, podendo ser utilizado por qualquer um. Do contrário, o segredo industrial se eterniza em suas mãos até que alguém consiga, por meio lícitos e mérito próprio, obter o mesmo resultado alcançado pelo seu invento primitivo” (Marcelo M. Bertoldi) Art. 195 – crime de concorrência desleal (revelar o segredo)

PROCEDIMENTO DO PEDIDO DE PATENTE Art. 7º da LPI: “se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou modelo de utilidade, de forma independente, o direito de obter patente será assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, independentemente das datas de invenção ou criação” O ato de concessão da proteção (patente ou registro) tem efeito constitutivo.

INVENTO REALIZADO PELO FUNCIONÁRIO Princípio first to file Art. 88 da LPI – É do empregador, salvo se disposto diferente no contrato de trabalho (§1º), consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato até um ano após o desligamento. Art. 89 da LPI – Prevê participação nos lucros, “não se incorpora, a qualquer título, ao salário do empregado” (parágrafo único) Art. 90 da LPI – Pertence ao empregado o invento que não tem qualquer vinculação com o contrato de trabalho

INVENTO REALIZADO PELO FUNCIONÁRIO Art. 91 da LPI – hipótese em que a propriedade do invento é comum. Isso se dará quando o invento “resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposição contratual em contrário” §1º - É indivisível cabível a cada co-autor sua respectiva participação. §2º - É exclusivo o direito de licença e exploração pelo empregador e assegurado a justa remuneração. §3º - Deve-se explorar em até um ano, sob pena de passar a propriedade ao empregado, salvo justo motivo. §4º - Em caso de cessão preferência ao empregador.

INVENTO REALIZADO PELO FUNCIONÁRIO A partir de quando o empregado pode requerer remuneração ao empregador? Propriedade industrial. Art. 42 da Lei nº 5.772/71. 1. A regra do art. 42 da Lei nº 5.772/71 não autoriza interpretação que exclua do Poder Judiciário, diante do pedido de depósito do privilégio de invenção pelo empregador, fixar a remuneração diante da contribuição pessoal do empregado para o invento. 2. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 195.759/PR, Rel. Carlos Alberto Menezes Direito, 3ª Turma, j. 11.04.2000, DJ 05.06.200, p. 155)

INVENTO REALIZADO PELO FUNCIONÁRIO Essas regras aplicam-se somente aos funcionários? Art. 92 – Aplicam-se: I – a estagiários; II – a trabalhadores autônomos; III – a empresas terceirizadas; IV – a servidores da Administração Pública. Art. 93 – “aplica-se o disposto neste Capítulo, no que couber, às entidades da Administração Pública, direta, indireta e fundacional, federal, estadual ou municipal”

O PEDIDO DE PATENTE Inicia-se com o depósito do pedido. O pedido deverá ser instruído com (art. 19): requerimento; Relatório descritivo - deve conter detalhes suficientes que permitam a um técnico na área a reprodução do objeto; Reivindicações - explicam a invenção em seu conceito integral, precisam ser cuidadosamente escritas, pois delimitam os direitos do inventor; Desenhos, se for o caso; Resumo; Comprovante de pagamento da retribuição relativa ao depósito.

O PEDIDO DE PATENTE art. 20 – Exame formal preliminar art. 21 – Não atender as formalidades, mas contiver dados relativos ao processo o INPI irá estabelecer as exigências a serem cumpridas em 30 dias. O pedido de patente será mantido o sigilo durante 18 meses, podendo ser antecipado a publicação a pedido. Somente após a concessão da patente que poderá ser arguida a nulidade no prazo de seis meses. Feita a publicação o exame poderá ser requisitado dentro de 36 meses, não feito arquiva-se que poderá ser pedido o desarquivamento em até 60 dias. Feito o requerimento será feito o parecer, se for negativo, pelo não enquadramento do pedido a natureza reivindicada ou pela formulação de exigência, 90 dias para manifestar

O PEDIDO DE PATENTE Superado os trâmites será proferida a decisão, da qual cabe recurso (60 dias) art. 212 da LPI. O autor pode recorrer ao Judiciário. Poderá requerer a nulidade por terceiros interessados. Deferido o pedido e paga a retribuição correspondente, a patente será concedida, expedindo-se a respectiva carta-patente (art. 38) Art. 39 – da carta patente “deverão constar o número, o título e a natureza respectivos, o nome do inventor, observado o disposto no §4º do art. 6º, a qualificação e o domicílio do titular, o prazo de vigência, o relatório descritivo, as reinvindicações e os desenhos, bem como os dados relativos à prioridade”

VIGÊNCIA DA PATENTE Patente de invenção: 20 anos Modelo de utilidade: 15 anos Obs: O prazo não poderá ser inferior a 10 anos para a patente e a 7 anos para o modelo de utilidade. Exceção: pendência judicial ou por motivo de força maior. O novo prazo de 20 anos, previsto na atual LPI, aplicar-se-ia a patentes concedidas na vigência da antiga lei? R: O STJ entende que não