CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA Ana Gabriela de Gouvêa D.M. Kurtz Rio de Janeiro, 23 de julho de 2004 Pinheiro Neto Advogados

CONTRATOS Fornecimento de Tecnologia (Know-How) - FT Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica - SAT Licença de Exploração de Patente - LEP Licença de Uso de Marca - LUM Franquia Empresarial (Franchising) Pinheiro Neto Advogados

Averbação no INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96): “Artigos 62 e 140: O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros. §1o A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação. § 2o Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.” Pinheiro Neto Advogados

Averbação no INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96): “Artigo 211: O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros. Parágrafo único - A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata este artigo será proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido de registro ” Pinheiro Neto Advogados

Averbação no INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial Efeitos da Averbação: Permitir a remessa das divisas ao exterior através do registro do contrato no RDE Permitir a dedutibilidade fiscal dos pagamentos efetuados no Imposto de Renda Produzir efeitos perante terceiros Pinheiro Neto Advogados

Fornecimento de Tecnologia (Know-How) Objetiva a transferência de conhecimentos e técnicas aplicáveis na fabricação de bens ou na prestação de serviços não amparados por direitos de propriedade industrial (patente). Prazo - 5 anos, prorrogáveis por mais um período de 5 anos, dependendo de aprovação pelo INPI. Tecnologia de última geração. Pinheiro Neto Advogados

Fornecimento de Tecnologia (Know-How) Remuneração : As regras que limitam o valor do contrato variam de acordo com a existência ou não de relação de controle societário, direto ou indireto, entre a empresa cedente e a empresa receptora da tecnologia Com Controle (> 50% capital votante) - Variam de 1% a 5% da receita líquida auferida com a venda do produto ou serviço, dependendo do ramo de atividade (Portaria MF 436/58) Sem Controle (<50% capital votante) - Sem restrições legais (poder discricionário do INPI) Pinheiro Neto Advogados

Fornecimento de Tecnologia (Know-How) Dedutibilidade Fiscal - Varia de 1% a 5% da receita líquida auferida com a venda do produto ou serviço, dependendo do ramo de atividade (Portaria MF 436/58) Pinheiro Neto Advogados

Fornecimento de Tecnologia (Know-How) Portaria MF 436/58: 5% - Comunicações, Combustíveis, Metalurgia Pesada, Informática e Automação 4% - Alimentos, Química e Farmacêutica 3% - Material Elétrico 2% - Artefatos de Borracha e Matéria Plástica 1% - Móveis, Aparelhos de Rádio e Televisão Pinheiro Neto Advogados

Fornecimento de Tecnologia (Know-How) Tributação na Remessa ao Exterior: Imposto de Renda na Fonte IOF CIDE Pinheiro Neto Advogados

Serviços de Assistência Técnica e Científica Definição do INPI: “Contratos que estipulam as condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, bem como pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou prestação de serviços especializados.” Pinheiro Neto Advogados

Contratos de Serviços Requisitos: Explicitação do custo homem/hora por categoria de técnico (valor de mercado) Prazo previsto para a prestação dos serviços ou evidenciação de que os mesmos tenham sido prestados Valor total da prestação dos serviços (estimativa) Pinheiro Neto Advogados

Serviços Dispensados de Averbação Agenciamento de compras, incluindo serviços de logística (suporte ao embarque, tarefas administrativas relacionadas à liberação alfandegária, etc..); Beneficiamento de produtos; Homologação e certificação de qualidade de produtos brasileiros, visando a exportação; Consultoria na área financeira; Consultoria na área comercial; Consultoria na área jurídica; Consultoria visando participação em licitação; Pinheiro Neto Advogados

Serviços Dispensados de Averbação Estudos de viabilidade econômica; Serviços de marketing; Serviços realizados no exterior sem a presença de técnicos da empresa brasileira e, que não gerem quaisquer documentos e/ou relatórios; Serviços de manutenção de software sem a vinda de técnicos ao Brasil, prestados, por exemplo, através de help-desk; Licença de uso de software sem o fornecimento de documentação completa em especial o código-fonte comentado Aquisição de cópia única de software; Distribuição de software. Pinheiro Neto Advogados

Licença de Exploração de Patente Objetiva o licenciamento do direito de explorar patente depositada ou registrada no Brasil (INPI) Licença válida durante o prazo de vigência da patente: Invenção - 20 anos. Modelo de Utilidade - 15 anos. Pinheiro Neto Advogados

Licença de Exploração de Patente Requisitos: Indicar Número e Título da Patente ou Pedido de Patente O aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence à parte que o desenvolver, cabendo à outra parte o direito de preferência para o seu licenciamento. Respeito à livre concorrência (Lei 8.884/94) Pedido de patente Pinheiro Neto Advogados

Licença de Exploração de Patente Royalties : Variam de acordo com a existência ou não de relação de controle societário, direto ou indireto, entre a licenciante e a licenciada: Com Controle (> 50% capital votante) - Variam de 1% a 5% da receita líquida auferida com a venda do produto ou serviço, dependendo do ramo de atividade (Portaria MF 436/58) Sem Controle (<50% capital votante) - Sem restrições legais (poder discricionário do INPI) Pinheiro Neto Advogados

Licença de Exploração de Patente Dedutibilidade Fiscal - Varia de 1% a 5% da receita líquida auferida com a venda do produto ou serviço, dependendo do ramo de atividade (Portaria MF 436/58) Tributação na Remessa ao Exterior: Imposto de Renda na Fonte IOF CIDE Pinheiro Neto Advogados

Licença de Uso de Marca Objetiva o licenciamento do direito de utilizar marca registrada ou depositada no Brasil (INPI), sem transferir sua titularidade. Validade: Prazo de vigência do registro da marca, prorrogável Requisito: Indicar o Número e a Marca licenciada Pinheiro Neto Advogados

Licença de Uso de Marca Royalties : Variam de acordo com a existência ou não de relação de controle societário, direto ou indireto, entre a licenciante e a licenciada: Com Controle (> 50% capital votante) - 1% da receita líquida auferida com a venda do produto ou serviço (Portaria MF 436/58) Sem Controle (<50% capital votante) - Sem restrições legais (poder discricionário do INPI) Marca Depositada - Royalties somente podem ser contabilizados após concessão do registro de marca pelo INPI. Pinheiro Neto Advogados

Licença de Uso de Marca Dedutibilidade Fiscal - 1% da receita líquida auferida com a venda do produto ou serviço (Portaria MF 436/58) Tributação na Remessa ao Exterior: Imposto de Renda na Fonte IOF CIDE Pinheiro Neto Advogados

Franquia Empresarial Regulado pela Lei 8.955/94: Definição (artigo 2o) : “Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício.” Pinheiro Neto Advogados

Franquia Empresarial Contrato misto Regras mais flexíveis para remuneração Circular de Oferta de Franquia Pinheiro Neto Advogados

Averbação no INPI Processo de Averbação - 30 dias a contar do protocolo na DIRTEC Exigência - 30 dias Expedição de Certificado de Averbação Registro do Certificado de Averbação no BACEN (RDE) em caso de remessa de pagamentos ao exterior Pinheiro Neto Advogados

Legislação Aplicável Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial) Leis 4131/62 e 4506/64 (Capital Estrangeiro) Leis 7646/87 e 8383/91 (Imposto de Renda) RIR - Decreto 3000/1999 Portaria 436/58 atualizações Atos Normativos INPI - 135 e 136 CUP e TRIPS Pinheiro Neto Advogados

PL 2293/2003 Dep. Jorge Alberto (PMDB-SE) Redação Atual: TÍTULO VI DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E DA FRANQUIA   Art. 211. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros. Parágrafo único. A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata este artigo será proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido de registro. Pinheiro Neto Advogados

Redação proposta (Subst. Bernardo Ariston): PL 2293/2003 Redação proposta (Subst. Bernardo Ariston): Art.211 (...) § 1º A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata o caput deste artigo será proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido de registro. § 2º O INPI enviará à Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda os dados relativos aos certificados de averbação referentes a contratos de transferência de tecnologia. § 3º O Poder Executivo regulamentará o disposto no § 2º deste artigo.   Pinheiro Neto Advogados

PL 2293/2003 Art. 240 - O art. 2o da Lei no. 5.648, de 11 de dezembro de 1970, passa a ter a seguinte redação: "Art. 2o- O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial". Pinheiro Neto Advogados

Muito obrigada ! Propriedade Intelectual - Contratos Ana Gabriela Kurtz anagabriela@pinheironeto.com.br (21) 2506-1638 Pinheiro Neto Advogados