© 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. MARCAS COMO ATIVO DAS EMPRESAS 06 de outubro de.

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1 © 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. MARCAS COMO ATIVO DAS EMPRESAS 06 de outubro de 2004 Peter Eduardo Siemsen peter@dannemann.com.br 06 de outubro de 2004 Peter Eduardo Siemsen peter@dannemann.com.br

2 © 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 2 Marcas Como Ativo das Empresas  Importância no mundo atual  Como mantê-las e valorizá-las do ponto de vista legal??  Importância no mundo atual  Como mantê-las e valorizá-las do ponto de vista legal??

3 © 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 3 Porque são Importantes??  Marcas no novo milênio –Nova economia  Google  Microsoft –Os ativos intangíveis superam os ativos físicos –Conhecimento e marcas são os principais  Marcas no novo milênio –Nova economia  Google  Microsoft –Os ativos intangíveis superam os ativos físicos –Conhecimento e marcas são os principais

4 © 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 4  Marcas mais valiosas do mundo: –“COCA-COLA” US$ 67.39 bilhões (1/3 do valor de mercado da empresa) –“MICROSOFT” US$ 61.37 bilhões –“IBM” US$ 53.79 bilhões –“GE” US$ 44.11 bilhões –“INTEL” US$ 33.50 bilhões Fonte: BusinessWeek/Interbrand 2004  Marcas mais valiosas do mundo: –“COCA-COLA” US$ 67.39 bilhões (1/3 do valor de mercado da empresa) –“MICROSOFT” US$ 61.37 bilhões –“IBM” US$ 53.79 bilhões –“GE” US$ 44.11 bilhões –“INTEL” US$ 33.50 bilhões Fonte: BusinessWeek/Interbrand 2004

5 © 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 5 Gerenciamento das Marcas  Bom gerenciamento é fundamental para manter e aumentar a proteção das marcas. –Conhecimento especializado:  “staff” da própria empresa (bom entrosamento entre jurídico e marketing)  escritório terceirizado  Bom gerenciamento é fundamental para manter e aumentar a proteção das marcas. –Conhecimento especializado:  “staff” da própria empresa (bom entrosamento entre jurídico e marketing)  escritório terceirizado

6 © 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 6 Gerenciamento das Marcas  Foco em três tipos: –Marcas famosas (em geral marca-mãe) –Marcas domésticas (depósito, prorrogação, etc.) –Marcas internacionais (no exterior)  Foco em três tipos: –Marcas famosas (em geral marca-mãe) –Marcas domésticas (depósito, prorrogação, etc.) –Marcas internacionais (no exterior)

7 © 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 7 Aspectos Importantes  Conhecer os procedimentos da fase de escolha da marca (pré-deposito) –Buscas  No âmbito do INPI  Geral (Internet, junta comercial, pág. amarelas, etc) –Distintividade –Não estar incluída entre as proibições do art. 124 –Nome de domínio - verificar disponibilidade  Conhecer os procedimentos da fase de escolha da marca (pré-deposito) –Buscas  No âmbito do INPI  Geral (Internet, junta comercial, pág. amarelas, etc) –Distintividade –Não estar incluída entre as proibições do art. 124 –Nome de domínio - verificar disponibilidade

8 © 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 8 Problema Grave  Demora do INPI no exame (entre 4 e 5 anos)  Regime atributivo (propriedade advém do registro)  Demora do INPI no exame (entre 4 e 5 anos)  Regime atributivo (propriedade advém do registro)

9 © 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 9  Caso “GATEWAY”

10 © 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 10  COMO PROTEGER E VALORIZAR AS MARCAS?????

11 © 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 11 Proteção  Legislação –Constituição Federal, art. 5, XXIX (g.fundamental) –Lei no. 9279/96 (Propriedade Industrial) –Tratados  CUP  Trips  Legislação –Constituição Federal, art. 5, XXIX (g.fundamental) –Lei no. 9279/96 (Propriedade Industrial) –Tratados  CUP  Trips

12 © 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 12 Proteção  Propriedade advém do registro (art. 129 LPI)  Proteção não está limitada ao registro  Propriedade advém do registro (art. 129 LPI)  Proteção não está limitada ao registro

13 © 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 13 1.Direito de Precedência  Pré-uso previsto no art. 129, § 1o. –Pode fazer uso desse dispositivo aqueles que usam marca igual ou semelhante há pelo menos 6 meses da data de depósito do pedido de registro.  Pré-uso previsto no art. 129, § 1o. –Pode fazer uso desse dispositivo aqueles que usam marca igual ou semelhante há pelo menos 6 meses da data de depósito do pedido de registro.

14 © 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 14 1.Direito de Precedência  Art. 124, XXIII da LPI –“Não são registráveis como marca: (...) XXIII – sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.”  Art. 124, XXIII da LPI –“Não são registráveis como marca: (...) XXIII – sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.”

15 © 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 15 2.Integridade Material – Art. 130 da LPI “Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: III – zelar pela sua integridade material ou reputação” IG vs. Hiperzoom - AC. Apel. 200200120279 – 3a câmara cível TJ RJ – Art. 130 da LPI “Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: III – zelar pela sua integridade material ou reputação” IG vs. Hiperzoom - AC. Apel. 200200120279 – 3a câmara cível TJ RJ

16 © 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 16 3.Marca Notoriamente Conhecida  Convenção da União de Paris / LPI –Art. 6bis / art. 126  Não precisa estar registrada no Brasil  Precisa comprovar notoriedade no ramo –Art. 6bis  Em caso de má-fé (prescrição não se aplica)  Convenção da União de Paris / LPI –Art. 6bis / art. 126  Não precisa estar registrada no Brasil  Precisa comprovar notoriedade no ramo –Art. 6bis  Em caso de má-fé (prescrição não se aplica)

17 © 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 17 3.Marcas Notoriamente Conhecidas  ELLUS (roupas)  CISCO (sistemas de computação)  OPPORTUNITY (serviços financeiros)  METROMEDIA (outdoors)  ELLUS (roupas)  CISCO (sistemas de computação)  OPPORTUNITY (serviços financeiros)  METROMEDIA (outdoors)

18 © 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 18 4.Marca de Alto Renome  “Art. 125 – à marca registrada no Brasil considerada de alto renome, será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.”  “Art. 125 – à marca registrada no Brasil considerada de alto renome, será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.”

19 © 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 19 4.Marca de Alto Renome  Regras para comprovação (resolução 110/04) : –Via incidental –Pesquisa de opinião/mercado –Território –Tempo –Volume de vendas –Valor investido em divulgação –Etc.  Regras para comprovação (resolução 110/04) : –Via incidental –Pesquisa de opinião/mercado –Território –Tempo –Volume de vendas –Valor investido em divulgação –Etc.

20 © 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 20 4.Marcas de Alto Renome  FORD  NATURA  NESTLÉ  SKOL  ITAÚ  FORD  NATURA  NESTLÉ  SKOL  ITAÚ

21 © 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 21 Caducidade e Prorrogação  Obrigação de usar depois de 5 anos da data da concessão  Risco de cancelamento  O período de validade de um registro é de 10 anos, renovável indeterminadamente  Obrigação de usar depois de 5 anos da data da concessão  Risco de cancelamento  O período de validade de um registro é de 10 anos, renovável indeterminadamente

22 © 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 22 Questões Interessantes  Degeneração  “Secondary meaning”  Importação paralela  Marcas não tradicionais  Degeneração  “Secondary meaning”  Importação paralela  Marcas não tradicionais

23 © 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 23 Degeneração  Excesso de fama  Descuido da defesa  Cai em domínio público –FÓRMICA (STF) –BANK NOTE (STJ) –DDI (pendente de decisão judicial)  Excesso de fama  Descuido da defesa  Cai em domínio público –FÓRMICA (STF) –BANK NOTE (STJ) –DDI (pendente de decisão judicial)

24 © 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 24 Secondary meaning  ALPARGATAS (calçados)  GASTHAUS (restaurantes)  LIGHT (fornecimento de energia elétrica)  TELEFÔNICA (telefones e serviços de telecomunicações)  AMERICAN AIRLINES (aviação)  JORNAL DO BRASIL (jornal)  ALPARGATAS (calçados)  GASTHAUS (restaurantes)  LIGHT (fornecimento de energia elétrica)  TELEFÔNICA (telefones e serviços de telecomunicações)  AMERICAN AIRLINES (aviação)  JORNAL DO BRASIL (jornal)

25 © 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 25 Importação Paralela Interpretação “contrario sensu”do art. 132, III:  “o titular não poderá impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrém com seu consentimento, (...)”  JOHNNIE WALKER (uísques) United Distillers & Vintners Ltd vs Licinio Dias e Cia  BROTHER (máquinas de costura) Brother Int. Corp. do Brasil Ltda vs Surlorran Ind. Ltda Interpretação “contrario sensu”do art. 132, III:  “o titular não poderá impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrém com seu consentimento, (...)”  JOHNNIE WALKER (uísques) United Distillers & Vintners Ltd vs Licinio Dias e Cia  BROTHER (máquinas de costura) Brother Int. Corp. do Brasil Ltda vs Surlorran Ind. Ltda

26 © 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 26 Marcas Não Tradicionais  Lay out  Som  Cheiro –Proteção excluída expressamente na LPI –Proteção via concorrência desleal e enriquecimento ilícito  Lay out  Som  Cheiro –Proteção excluída expressamente na LPI –Proteção via concorrência desleal e enriquecimento ilícito

27 © 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 27 Conclusão  Brasil tem uma ótima legislação para a proteção das marcas;  O Judiciário em geral aplica adequadamente;  Concessão de liminares (art. 209 LPI) é bem aceita pelos juízes;  Atraso do INPI no exame e a morosidade do Judiciário na prestação da tutela final, prejudicam a proteção das marcas.  Brasil tem uma ótima legislação para a proteção das marcas;  O Judiciário em geral aplica adequadamente;  Concessão de liminares (art. 209 LPI) é bem aceita pelos juízes;  Atraso do INPI no exame e a morosidade do Judiciário na prestação da tutela final, prejudicam a proteção das marcas.