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Indicações geográficas Conflitos entre os signos distintivos Marcos Fabrício W. Gonçalves.

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1 Indicações geográficas Conflitos entre os signos distintivos Marcos Fabrício W. Gonçalves

2 Indicação geográfica A indicação geográfica é uma figura do Direito Industrial, trata-se de um signo distintivo, protegido por lei, composto de um nome geográfico. Este "nome geográfico" indica uma origem, ou seja, um local ou uma região determinada, identificando um produto e distinguindo dos demais produtos de outras regiões, por sua origem geográfica. Esse nome geográfico é considerado um bem imaterial. Esse bem imaterial tem por conseqüência um direito exclusivo, que é o resultado de uma proibição que atinge a todos, com exceção do titular. A tutela jurídica, ou seja a proteção, recai sobre o nome geográfico reconhecido

3 Signos distintivos Os signos distintivos são sinais usados no comércio para identificar e distinguir produtos ou serviços, empresas, estabelecimentos, regiões ou localidades. Dentre os signos distintivos protegidos por lei, temos: a) marca b) nome empresarial c) títulos de estabelecimento c) indicações geográficas d) nomes de domínio

4 Signos distintivos Os signos distintivos gozam de proteção constitucional e infraconstitucional CF - Art. 5°. XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para a sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes empresariais e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País; Lei 9.279/96 - Art. 2. A proteção dos direitos relativos à Propriedade Industrial, considerando o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: III - concessão de registro de marca; IV – repressão as falsas indicações geográficas

5 Signos distintivos Código Civil - Art Considera-se nome empresarial a firma ou denominação adotada, de conformidade com este Capítulo, para o exercício da empresa. (arts a 1.168). Decreto número 4.829/2003 que dispõe sobre a criação do Comitê Gestor da Internet no Brasil - CGIbr, sobre o modelo de governança da Internet no Brasil, e que regula os nomes de domínio nacionais.

6 A IG e outros sinais distintivos A representação de diversos sinais distintivos (nome empresarial, marca, IG) servem para identificar e distinguir produtos ou serviços de outros produtos e serviços dentro do mercado competitivo. O nome empresarial designa pessoa física ou jurídica que desempenha uma atividade econômica, distinguindo-a dos demais. A marca designa um produto ou o serviço, distinguindo-o dos outros produtos ou serviços, idênticos ou semelhantes. A indicação geográfica, por sua vez, identifica uma região ou localidade, designada por um determinado produto. Esses três sinais distintivos são usados em conjunto no mesmo produto para identificá-lo e distingui-lo dos demais.

7 A IG e outros sinais distintivos A marca e o nome empresarial apresentam caráter individual, a IG, apresenta caráter coletivo. A IG não distingue um produto ou um serviço específico da totalidade de produtos ou serviços da mesma natureza. A IG distingui um grupo de produtos que integrado numa determinada classe, se diferenciam ou singularizam do restante da mesma classe por certas características que imprime sua origem geográfica. A IG é um signo distintivo constituído por nome geográfico reconhecido, repousando no principio da notoriedade.

8 A IG e outros sinais distintivos A IG tampouco se confunde com selo ou certificação de origem. O selo ou a certificação de origem atestam, por um organismo independente da relação comercial, de terceira parte, com o objetivo de atestar publicamente, por escrito, que determinado produto advêm de uma região ou localidade determinada. O selo ou a certificação de origem apenas certifica o produto; mas não possui caráter de distinguir a região ou a localidade, não se trata de um signo distintivo. Qualquer produto que atenda aos requisitos de um agente credenciado pode apor em seus produtos um selo ou uma certificação de origem.

9 IG versus marca A IG se distingue perfeitamente da marca, pela natureza, pelos sujeitos, pela forma de constituição e pelo regime. Quanto a natureza, a IG designa uma origem geográfica. A marca designa um produto ou um serviço. Quanto aos sujeitos, a IG apresenta um caráter coletivo, mesmo que haja um registro em nome de um titular, todos os que estão estabelecidos na região ou localidade estão legitimados ao uso para o produto ou prestação de serviço designado ao qual possuem interesse direto. A marca de produto pertence tão somente a uma pessoa privada ou jurídica. A marca de certificação só pode ser requerida por pessoa sem interesse comercial direto no produto ou serviço atestado. A marca coletiva, que só pode ser requerida por pessoa jurídica representativa da coletividade, e o uso é restrito aos associados desta coletividade.

10 IG versus marca Quanto a forma, a indicação geográfica só pode ser constituída por um nome geográfico e ou representações gráficas ou figurativas da região ou localidade. A marca pode ser constituída de formas variáveis. Quanto ao regime, a indicação geográfica é inalienável, não pode ser cedida nem licenciada e o tempo de duração é indeterminado. No regime marcário, é possível a cessão, transferência, licença, renovação da marca e o tempo é limitado, passível de renovação. A indicação geográfica ainda pode ser reconhecida por decreto, a marca não.

11 IG versus marca No caso específico das denominações de origem, não se pode assemelhá-las às marcas de certificação. A qualidade da marca de certificação é atestada por normas específicas e por padrões técnicos, identifica produtos padronizados. Estas qualidades e padrões podem ser seguidos por qualquer tipo de produto em qualquer local ou região. A qualidade da denominação de origem é exclusiva ou essencial ao meio geográfico, incluindo fatores naturais e humanos, de um produto típico.

12 Nome geográfico e marca Feitas as distinções, e antes de confrontar a figura da marca com a indicação geográfica, é necessário questionar quais são as possibilidades de o nome geográfico constituir, no todo ou em parte, marca registrada. Analisa-se seis questões: i) indicação geográfica ii) falsa indicação quanto a origem iii) indicação ou denominação de fantasia iv) nome geográfico comum ou vulgar v) nome geográfico desconhecido vi) nome geográfico em potencial

13 Indicação geográfica e marca i) primeira questão A composição da marca é disciplinada de forma negativa e taxativa pelo art. 124 da LPI. Estabelece o inciso IX como não susceptível de registro como marca: a indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir à indicação geográfica. Os nomes geográficos que constituem indicações geográficas estão expressamente vetados de serem registrados como marca. A indicação geográfica não pode integrar marca registrada. Se há nomes geográficos que podem ser suscetíveis de registros de marcas, não há indicação geográfica que possa ser suscetível de registro de marca. A diferença se dá pelo reconhecimento do nome geográfico. Caso o nome da região ou localidade tenha sido reconhecido, este não pode ser registrado como marca.

14 Falsa indicação de origem e marca ii) segunda questão O inciso X, do art. 124 da LPI, veta o registro como marca: O sinal que induza a falsa indicação quanto a origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço que a marca se destina. Não há veto quanto ao registro do nome geográfico como marca. Logo, deverá ser permitido o registro como marca que se constitua, de todo ou parte, de um nome geográfico, desde que não induza a falsa indicação quanto a origem ou proveniência Diversos são os nomes geográficos destituídos de qualquer expressão comercial, não havendo motivos para não constituir o seu uso como marca.

15 Falsa indicação de origem e marca Só é possível o registro de nome geográfico como marca que não ostente um caráter enganoso, de forma direta (nomes geográficos) e de forma indireta (qualquer sinal gráfico, símbolo, figura ou desenho que aludi ao nome geográfico ou a localidade ou região). Não obstante, são comuns os casos em que: i) aproveitamento da reputação ou conhecimento do nome geográfico de uma localidade ou região estrangeira; ii) o aproveitamento de produtos típicos daquela localidade ou região; iii) nomes geográficos são usados como adjtivos, atribuindo qualidade aos produtos.

16 Denominação de fantasia e marca iii) terceira questão Os nomes geográficos, quando não relacionados ou vinculados ao produto ou serviço, podem constituir-se como signos ou elementos de marcas válidas. Consideram-se nomes ou denominações de fantasia. Tais signos são empregados sem intenção fraudulenta e sem dar lugar a erro ou confusão. O nome geográfico pode ser empregado de forma direta ou indireta. Temos como exemplo fabricantes de carros que se utilizam dos nomes geográficos Ibiza e Cordoba como marca de carros para distingui-los de outros. No sentido subjetivo ou adjetivo, como exemplo de marca válida são as Sandálias Havaianas. O nome geográfico empregado como marca nesta hipótese facilita a sua comercialização, visto o nexo causal da característica da região (praia, clima quente, etc.) ao produto (sandálias de dedos).

17 Nome geográfico comum e marca iv) quarta questão O art. 180 estabelece que: Quando o nome geográfico se houver tornado de uso comum, designando produto ou serviço, não será considerado falsa indicação geográfica. O nome geográfico descritivo de produto ou serviço, que sofreu o fenômeno da degenerescência, ao qual perdeu seu caráter distintivo, e por este modo não pode ser constituir indicação geográfica, tampouco poderá constituir marca. Falta a função essencial, a distintividade, para ser considerado signo distintivo. Não pode haver uma exclusividade deste signo. Como exemplo notório, o queijo minas, fabricado em todos os Estados do Brasil.

18 Nome geográfico desconhecido e marca v) quinta questão O art. 181 estabelece que: O nome geográfico que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem poderá servir de elemento característico de marca para produto ou serviço, desde que não induza a falsa procedência. O nome geográfico só valerá como marca válida desde que se apresente com forma distinta. A marca deverá ser constituída de forma figurada do nome geográfico, para que nenhum direito exclusivo se faça sobre este, e que um concorrente estabelecido no mesmo local, também possa usar o nome geográfico, ou parte dele, como marca em seus produtos ou serviços, sem que haja erro de confusão.

19 Nome geográfico desconhecido e marca A conjugação da norma estabelece que o nome geográfico só pode constituir elemento característico de marca para produto ou serviço desde que não induza a falsa procedência e quando o nome geográfico constituir elemento característico de marca (não o sendo a própria marca) quando a empresa for oriunda daquela região Se por um lado, a norma permite que o nome geográfico possa constituir elemento característico de marca quando a empresa estiver situada dentro da localidade ou região; por outro lado, veta-se o registro de nomes geográficos como elementos de marcas para produto ou serviço não estabelecido naquela região ou localidade.

20 Nome geográfico conhecido e marca vi) sexta questão As indicações geográficas estão engatinhando no Brasil. São imensas as regiões e localidades que apresentam potencial para constituírem indicações geográficas no momento e em um futuro não muito distante. Em um pedido de registro de marca de nome geográfico, para a preservação das futuras indicações geográficas, justifica-se uma análise detalhada. Deve- se levar em conta as condições do solicitante da marca, assim como a possibilidade da evolução da vida econômica do local ou região. Deverá ser analisado se na região ou localidade do nome geográfico que se solicita como marca, para distinguir certos produtos, existem, atualmente, empresas dedicadas ao cultivo ou fabrico de tais produtos; e ainda se existem indícios racionais e fundados que em um futuro essas regiões poderão ser reconhecidas como indicações geografias.

21 Solução de conflitos Em relação aos possíveis conflitos entre marca e indicação geográfica deve-se utilizar de dois princípios: i) principio do elemento característico ii) princípio da anterioridade O princípio do elemento característico é usado para averiguação do risco de confusão. Ora, se não há risco de confusão, não se pode falar em ilícito. No segundo princípio, temos o tempo como fator decisivo para a solução de controvérsia. A solução de conflitos entre uma indicação geográfica e os demais signos distintivos e outros sinais está constituída em seu núcleo pela existência ou inexistência do risco de confusão, associação e diluição.

22 Conflitos de marcas e IG Não se pode registrar marca constituída de indicação geográfica. Logo, pelo princípio da anterioridade, a marca registrada constituída de indicação geográfica pode sofrer processo administrativo ou judicial de nulidade. Neste caso, a anterioridade concede preferência No caso inverso, o registro de marca não pode impedir o reconhecimento de uma indicação geográfica, a anterioridade, neste caso, não pode conceder preferências. O nome geográfico que constitui a indicação geográfica deverá possuir um elemento característico para que não se confunda com marca anteriormente registrada.

23 Conflitos de marcas e IG A marca não tem por objetivo indicar a origem geográfica de produto ou serviço. Com efeito, não pode um titular de marca registrada, impedir terceiros que atuem de boa fé, usarem livremente no comércio o nome do local ou região onde estão estabelecidos para indicar a proveniência do produto ou serviço. Pelo mesmo motivo que não se pode impedir o uso do nome geográfico como indicação de proveniência, não se deverá impedir o reconhecimento do nome geográfico constituído de marca como indicação geográfica. Entretanto, deverá o nome geográfico ter elemento distintivo da marca registrada.

24 A proteção dos nomes geográficos A proteção implica em reservar o emprego do nome geográfico para designar aqueles produtos de origem geográfica determinada. Para uma eficaz proteção, deve-se impedir não só o uso indevido do nome geográfico, mas também o aproveitamento da notoriedade, seja esta a fama ou reputação da região ou localidade. Os produtores da região ou localidade reconhecida, como reza o art. 182 da LPI, possuem o direito do uso exclusivo da indicação geográfica. O titular do direito exclusivo do signo distintivo ou outro sinal, também possui o seu direito. Há de se evitar a confusão, entre a indicação geográfica e os demais signos distintivos e outros sinais, capaz de induzir o público em erro, ou de trazer prejuízo.

25 Jurisprudência do STF O Supremo Tribunal Federal, em leading case, teve a oportunidade de se manifestar no Recurso Extraordinário n no caso do nome Lindóia ou Lindoya, como elemento característico de marca. EMENTA: MARCA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Como marca, o nome Lindóia ou Lindoya é inapropriavel, pertencendo cumulativamente a todos os concessionários de lavra estabelecidos em águas de Lindóia, a proteção da marca e restrita a designação da fonte e ao respeito ao nome de fantasia, assegurando-se, outrossim, a exclusividade do rotulo. recurso extraordinário não conhecido.

26 Jurisprudência do TRF O TRF, nos autos do Recurso Extraordinário n , entendeu inadimissível o registro da palavara borgonha por tratar-se de imitação da famosa região vinícola francesa Bourgongne. Ementa: A marca "borgonha" destina-se a fraudar a lei, que não permite se designe por "borgonha" vinho produzido em nosso pais. TRF. RE Segunda Turma. Publicação: DJ Data

27 Jurisprudência do STF O Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de se manifestar no Recurso Extraordinário n no caso do uso comum da denominação champagne champanhe ou campanha: Ementa: "Não viola o art. 4 do Acordo de Madrid, de , decisão que admite a denominação champagne, champanhe ou campanha em vinhos espumantes nacionais - conceitos de 'denominação de origem' e 'indicação de procedência'- dissídio jurisprudencial não evidenciados. Não conhecimento do recurso extraordinário". RE 78835/GB DJ

28 Jurisprudência do STF O Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de se manifestar no Mandato de Segurança n no caso do registro da denominação conhaque: Ementa: "Constitucional e Administrativo. Fabricação de conhaque no Brasil. Limites do poder regulamentar. Constituição Federal e legislação de regência. Precedentes do STF e TFR. - Inexistente qualquer violação ao direito do consumidor e harmonizando-se os dispositivos legais elencados, concede-se parcialmente o writ, para que a impetração seja assegurado o registro da denominação "conhaque", juntando-se-lhe, todavia, a qualificação da origem do produto.- segurança concedida em parte". STF. MS 3187/DF DJ

29 Jurisprudência do TRF 2.Região Ementa: - Anulação de marca. Expressão Bordeaux. I – Indiferente se a marca pretendida refere-se a mesma mercadoria ou produtos, ou serviços diversos daqueles defendidos pelo Autor, ou mesmo a procedência diversa, vez que a Lei nº 5.772/71, então vigente (como faz a atual), proibia o registro como marca de nome ou indicação de lugar de procedência suscetível de confusão (art. 65, item 9). Muito menos o seria por quem não tem qualquer vinculação com o lugar, o que, por si só, afastaria a intenção de fazê-lo apenas como um caráter arbitrário ou de caracterização de nome fantasia em tais casos; II – Na espécie, o nome geográfico Bordeaux constitui indicação de procedência e indicação de origem, além de poder induzir falso significado; III – A idéia singela do Direito de Marcas é exatamente a certificação de origem ao consumidor, não se justificando o uso indiscriminado de designações conhecidas, em especial, notórias, como a região de Bordeaux, ainda que para designação de produtos ou serviços diversos, vez que aí evidente a intenção de aproveitamento do sucesso alheio (uma espécie de carona), ou seja, um aproveitamento parasitário, onde mesmo sem caracterizar uma concorrência (pois são produtos ou serviços diversos no caso), procura-se extrair vantagem de marca alheia; IV – Recurso provido. AC Segunda Turma Esp. Data Decisão: 30/08/2005

30 Conclusão A indicação geográfica possui natureza distinta dos demais signos distintivos do direito industrial e outros sinais, uma vez que aquilo que protege (nome geográfico reconhecido) não se confunde com os demais (marca, nome empresarial, título de estabelecimento, selo de certificação e nome de domínio). O conflito da figura da indicação geográfica com os demais sinais distintivos e outros sinais demonstra que a indicação geográfica como signo distintivo, objeto autônomo do direito industrial, é o único meio apresentado pela nossa legislação de proteção aos nomes geográficos reconhecidos.


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