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DIREITO DE MARCAS Dos Meios de Tutela Cíveis MARIA JOSÉ COSTEIRA Juíza do Tribunal de Comércio de Lisboa Universidade Nova de Lisboa 17 de Maio de 2011.

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1 DIREITO DE MARCAS Dos Meios de Tutela Cíveis MARIA JOSÉ COSTEIRA Juíza do Tribunal de Comércio de Lisboa Universidade Nova de Lisboa 17 de Maio de 2011

2 1 - Introdução Funções Da Marca Publicitária Especial força de venda do sinal De garantia/ qualidade Referência a uma origem não enganosa Distintiva Art. 222º Garantia da origem dos produtos

3 1 -Introdução MARCA REGISTADA Art. 258º Registo confere titular direito de impedir terceiros de usar qualquer sinal confundível Art. 224º/1 Registo confere direito de propriedade e de exclusivo para os produtos/serviços a que se destina

4 2 – Os Recursos de Marca INPI – Examina o pedido Analisa os motivos absolutos e relativos de recusa Decisão final: concede ou recusa o registo Recurso: Tribunal de Comércio de Lisboa

5 2 – Os Recursos de Marca Legitimidade activa - Qualquer interessado que se sinta prejudicado, directa e efectivamente, pela decisão do INPI – art. 41º - Legitimidade não dependente da prévia reclamação na fase administrativa do processo

6 2 – Os Recursos de Marca Prazo - Dois meses a partir da publicação no B.P.I. ou do pedido de certidão – art. 41º - Prazo de natureza substantiva: contagem ininterrupta – art. 279º Cod.Civil

7 2 – Os Recursos de Marca Tramitação do processo - Notificação ao INPI – art. 43º - limita-se a remeter o processo: 10 dias - responde e remete o processo: 20 dias - pede prorrogação do prazo (prazos não peremptórios) (prazos não peremptórios) - Citação da parte contrária – art. 44º - resposta em 30 dias

8 2 – Os Recursos de Marca Tramitação do processo - Decisão – art. 44º - a proferir em 15 dias - esclarecimentos do técnico do INPI - não há audiência de julgamento - prova admissível: documental - recurso de plena jurisdição e por regra em apenas um grau – art. 46º

9 2 – Os Recursos de Marca DECISÃO recurso de plena jurisdição Mantém total ou parcialmente a decisão recorrida Revoga total ou parcialmente a decisão recorrida Declara a nulidade do processado ou da decisão recorrida

10 2 – Alguns exemplos (art. 223º, nº 1, al. b) Marca internacional nº Marca internacional nº Classe 3ª INPI: recusou Tribunal:recusou

11 2 – Alguns exemplos (art. 223º, nº 1, al. b) Marca internacionalnº Classe 30ª INPI: recusou Tribunal: concedeu

12 2 – Alguns exemplos (art. 223º, nº 1, al. b) Marca internacional nº classes 1ª, 16ª, 20ª INPI: recusou Tribunal: concedeu

13 2 – Alguns exemplos (art. 223º, nº 1, al. b) Marca Int Marca Int Marca Int INPI: concedeu INPI: recusou Tribunal: concedeu

14 2 – Alguns exemplos (art. 239º, al. a) Marca internacional Marca nacional nº (Classe 29ª) (classe 29ª) ESTRELITAS ESTRELITAS (nominativa) (nominativa) INPI: concedeu Tribunal: concedeu

15 2 – Alguns exemplos (art. 239º, al. a) marca internacional marca internacional PLANETIS (nominativa) (nominativa) INPI: concedeu parcialmente Tribunal: recusou parcialmente

16 2 – Alguns exemplos (art. 239º, al. a) marca nacional marca nacional classe 29ªclasse 29ª classe 29ªclasse 29ª insígnia nº 5449 INPI: concedeu Tribunal:concedeu

17 2 – Alguns exemplos (art. 239º, al. a) Marca nacional marca internacional INPI: concedeu Tribunal: concedeu

18 2 – Alguns exemplos (art. 239º, al. a) Marca internacional Marca internacional Marca internacional Marca internacional TARGA TARGA (nominativa) (nominativa) INPI: concedeu Tribunal: concedeu

19 2 – Alguns exemplos (art. 239º, al. a) Marca internacional Marca nacional CROWN CROWN (nominativa) (nominativa) INPI: recusou Tribunal: concedeu

20 3 – Marca Comunitária Regulamento 40/94 TRIBUNAIS DE MARCA COMUNITÁRIA (art. 40º/2 CPI) -Tribunal do Comércio de Lisboa -Tribunal da Relação de Lisboa

21 3 – Marca Comunitária Regulamento 40/94 Art. 6º: Direito constitui-se pelo registo (= art. 224º CPI) (= art. 224º CPI) - salvaguarda interesses dos titulares - salvaguarda interesses de terceiros - melhor processo de objectivação e delimitação de um bem jurídico imaterial e delimitação de um bem jurídico imaterial

22 3 – Marca Comunitária Regulamento 40/94 Art. 4º - objecto do registo Art. 7º - motivos absolutos de recusa Arts. 8º - motivos relativos de recusa Art. 9º - Propriedade e exclusivo Cod. Prop. Industrial Art. 222º - objecto do registo Arts. 238º - motivos absolutos de recusa Arts. 239º - motivos relativos de recusa Art. 224º e 258º - Propriedade e exclusivo

23 3 – Marca Comunitária Art. 92º Reg. (versão inglesa) Tribunais nacionais competentes para all infringment acts Art. 92º Reg. (versão portuguesa) Tribunais nacionais competentes para acções de contrafacção

24 3 – Alguns exemplos ( art. 9º, Reg.) Marca comunitária Marca nacional (prioritária) INPI: concedeu Tribunal:recusou

25 3 – Alguns exemplos ( art. 9º, Reg.) Marca comunitária Marca nacional nº (prioritária) INPI: concedeu Tribunal:concedeu

26 3 – Marca Comunitária Caso: Marcas nominativas COROACORONAS Marca nacional recorrida Marca comunitária do recorrente Classe 33ª: bebidas alcoólicas

27 3 – Marca Comunitária Reconvenção inadmissível nos recursos Art. 274º/3 C.P.Civil Forma de processo diferente Recursos processo especial Acções processo comum Tramitação manifestamente incompatível Recursos 2 articulados sem fase instrução prova documental sem julgamento Acções até 4 articulados fase instrução todo tipo prova com julgamento

28 3 – Marca Comunitária Regulamento 40/94 – Arts. 52º - erro de tradução: Counterclaim in infringment proceedings Counterclaim in infringment proceedings pedido reconvencional numa acção de contrafacção - só admite a reconvenção nas acções, não também nos recursos

29 3 – Marca Comunitária Caso: Marcas nominativas INVOGUEVOGUE Marca nacional recorridaPedido de marca comunitária Pedido de registo posterior já concedido pelo INPI Pedido de registo prioritário a aguardar decisão do IHMI Suspensão do recurso

30 4 – As Acções Declarativas Tribunal competente Materialmente Tribunais/Juízos de Comércio (art. 89º/1-f LOTJ) Competência exclusiva: Marcas Comunitárias Territorialmente Tribunal do domicílio do Réu (art. 85º CPC)

31 4 – As Acções Declarativas Legitimidade - Aferida nos termos gerais – art. 26 CPC - Acções de anulação /nulidade (art. 35º/2) -Activa: MP ou qualquer interessado incluindo quem tiver pedido um registo que ainda não foi objecto de despacho – art. 5º - incluindo quem tiver pedido um registo que ainda não foi objecto de despacho – art. 5º -Passiva: titular do sinal e de quaisquer direitos derivados – litisconsórcio necessário passivo

32 4 – As Acções Declarativas Prazo - Anulação de um registo: 10 anos a contar da data do despacho de concessão (excepto casos de má fé) – art. 266º/4 - Anulação de firma/denominação social: 10 anos a contar da publicação do pacto social ou da sua alteração (excepto as intentadas pelo MP) - art. 4º/5

33 4 – As Acções Declarativas Contestação Falta de uso sério – art. 266º/3 -Registo por 10 anos – art. 255º (Monopólio potencialmente vitalício) -Uso sério da marca – art. 268º -Falta de uso sério: caducidade – art. 269º

34 4 – As Acções Declarativas Contestação Esgotamento do direito – art. 259º O direito conferido pelo registo não permite ao seu titular proibir o uso da marca em produtos comercializados pelo próprio ou com o seu consentimento no espaço económico europeu

35 4 – As Acções Declarativas Contestação Preclusão por tolerância – art. 267º O titular de uma marca registada que tolerar, durante cinco anos consecutivos, o uso de uma marca registada posterior, perde o direito de se opor ao seu uso, salvo se o registo da marca posterior tiver sido efectuado de má fé

36 4 – As Acções Declarativas Contestação Pedido reconvencional - Anulação da marca do A. - Declaração de caducidade da marca do A. - Pedido de indemnização pelos prejuízos que sofrerá com a alteração da sua firma/denominação

37 4 – As Acções Declarativas Prova - admissíveis todos os meios de prova - prova do direito – título de registo (art. 7º/1) (art. 7º/1) - prova pericial: contrafacção e prejuízos

38 4 – As Acções Declarativas Sentença – art.. 338º-M - - Medidas relativas ao destino a dar - aos bens em que se tenha verificado a violação - aos instrumentos utilizados no fabrico desses bens - Ex: retirada dos circuitos comerciais ou destruição

39 4 – As Acções Declarativas Sentença – art.. 338º-N - Medidas destinadas a garantir o cumprimento da decisão condenatória - Ex: interdição do exercício de profissão proibição de participar em feiras proibição de participar em feiras encerramento de estabelecimento encerramento de estabelecimento - Sanção pecuniária compulsória

40 4 – As Acções Declarativas Sentença – art.. 338º-O - Medida de carácter preventivo-repressor: Publicação, a expensas do infractor, de extracto da decisão condenatória - Boletim Propriedade Industrial -Qualquer meio de comunicação social

41 4 – As Acções Declarativas A - Pedido - cancelamento do registo de um sinal por existência de uma marca registada anterior, que assinala produtos idênticos ou afins e que é confundível / concorrência desleal - cancelamento do registo de um sinal por existência de uma marca registada anterior, que assinala produtos idênticos ou afins e que é confundível / concorrência desleal - pagamento de uma indemnização: diluição da marca e prejuízos materiais - pagamento de uma indemnização: diluição da marca e prejuízos materiais

42 4 – Alguns exemplos Insígnia nº marca internacional marca internacional Pedido: anulação da insígnia Decisão: improcedência do pedido

43 4 – Alguns exemplos (art. 239º, al. m) Marca internacional Marca nacional Pedido: anulação da marca Decisão: improcedência da acção

44 4 – As Acções Declarativas B - Pedido - condenação na cessação do uso de uma marca e/ou da comercialização de determinado produto/serviço assinalado com esse sinal, por estar a ser usada uma marca do A. sem sua autorização ou uma expressão confundível com a marca registada (prioritária e destinada a assinalar produtos idênticos ou afins) - condenação na cessação do uso de uma marca e/ou da comercialização de determinado produto/serviço assinalado com esse sinal, por estar a ser usada uma marca do A. sem sua autorização ou uma expressão confundível com a marca registada (prioritária e destinada a assinalar produtos idênticos ou afins) - pagamento de uma indemnização: prejuízos materiais - pagamento de uma indemnização: prejuízos materiais

45 4 – Alguns exemplos A: H.D.Michigan, Inc. Marca comunitária Marca comunitária Pedido: cessação do uso do sinal Harley-Davidson Decisão: procedência do pedido

46 4 – As Acções Declarativas C - Pedido - cancelamento de uma firma/denominação social por ser confundível com um sinal anterior - cancelamento de uma firma/denominação social por ser confundível com um sinal anterior - pagamento de uma indemnização: diluição da marca, desvio de clientela e prejuízos materiais

47 4 – As Acções Declarativas Art. 33º/6 Dec.lei 129/98 - Só releva em sede administrativa e não quando está em causa a defesa do direito do ponto de vista substantivo Pode ser pedida a anulação da firma ou denominação mesmo sem ter sido comunicado ao RNPC o registo da marca

48 4 – As Acções Declarativas Só é de anular firma/denominação quando houver uma relação entre os produtos/serviços que a marca assinala e a actividade exercida pelo titular da firma/denominação social (Art. 33º /5 Dec.lei 129/98: induzir em erro) Art. 33º/1 e 2 Princípio da Novidade não é um princípio absoluto

49 4 – Alguns exemplos (art. 33º/6 Dl 129/98 e 99º Reg.) A: AUDI AG AUDI quattro AUDI quattroAUDI quattro Marcas R: AUDITRADING – Importação e Exportação, Lda. Pedido: abster-se de usar na denominação social ou em qualquer sinal a expressão AUDI qualquer sinal a expressão AUDI Decisão: Improcedência do pedido Relação: Revoga decisão e condena no pedido

50 4 – Alguns exemplos (art. 33º/6 Dl 129/98 e 99º Reg.) A: DANONE, S.A A: DANONE, S.A R: COMPAGNIE GERVAIS DANONE Pedido: anulação da marca Decisão: Procedência do pedido

51 4 – As Acções Declarativas D - Pedido - reversão: o A. pretende passar a ser o titular da marca do R. - art. 34º/2 - reversão: o A. pretende passar a ser o titular da marca do R. - art. 34º/2 (a marca está registada (em Portugal) em nome do agente ou representante do titular de uma marca registada num dos países da União ou da OMC sem o seu consentimento – art. 226º )

52 4 – As Acções Declarativas E - Pedido - anulação ou declaração de nulidade - anulação ou declaração de nulidade - marca enganosa - falta capacidade distintiva

53 4 – Alguns exemplos Ex. pedido de anulação sui generis Titular: IPQ Classes 1ª a 5ª e 42ª Pedido: anulação Decisão: Procedência do pedido

54 5 – Os Procedimentos Cautelares Cod. Prop. Industrial (redacção revogada) Arresto (art. 340º) Requerente faz prova do seu direito e do facto lesivo Inominada (art. 339º) Regras gerais Arts. 381º e 387º do CPC

55 5 – Os Procedimentos Cautelares Art. 338º-I 1 Sempre que haja violação ou fundado receio de que outrem cause lesão grave e dificilmente reparável do direito de propriedade industrial… 2 O tribunal exige que o requerente forneça os elementos de prova para demonstrar que é titular do direito de propriedade industrial, ou que está autorizado a utilizá-lo, e que se verifica ou está iminente uma violação.

56 5 – Os Procedimentos Cautelares art. 381º CPC REQUISITOS Titularidade do Direito Fundado Receio Lesão Grave e Dificilmente Reparável Periculum in Mora

57 5 – Os Procedimentos Cautelares ART. 338º-I C.P.I. REQUISITOS Titularidade do Direito Violação do Direito ConsumadaIminente

58 5 – Os Procedimentos Cautelares Violação iminente (art. 338º-I, nº 2) = lesão grave e dificilmente reparável (art. 338º-I, nº 2)

59 5 – Os Procedimentos Cautelares - Notificação do requerido para se abster de usar o sinal considerado imitação do sinal do requerente - Notificação do requerido para se abster de comercializar os produtos sob o sinal objecto da providência - Apreensão dos bens que estão a ser comercializados com o sinal - Notificação do requerido para se abster de usar a firma/denominação

60 Arresto Art. 338º-J/1 actos praticados à escala comercial arresto de bens do presumível infractor desde que esteja comprometida a cobrança da indemnização Art. 338º-J/2 qualquer violação apreensão de bens que violem os direitos de propriedade industrial ou que apenas possam servir para a prática do ilícito apreensão de bens que violem os direitos de propriedade industrial ou que apenas possam servir para a prática do ilícito

61 Arresto – Arresto – 338-J/1 e 2 Contraditório: Contraditório: - regra: audição da parte contrária - regra: audição da parte contrária - excepção : não audição se o atraso na efectivação da apreensão puder causar danos irreparáveis ao requerente - excepção : não audição se o atraso na efectivação da apreensão puder causar danos irreparáveis ao requerente Tramitação: Tramitação: - Aplicam-se as regras relativas às medidas de preservação da prova - Aplicam-se as regras relativas às medidas de preservação da prova

62 Arresto – Arresto – 338-J/1 e 2 Prova Prova Arts. 338-J, nº 1 e 2: Arts. 338-J, nº 1 e 2: - titularidade do direito - titularidade do direito - violação consumada ou iminente - violação consumada ou iminente Art. 338-J, nº 1 Art. 338-J, nº 1.circunstâncias susceptíveis de comprometer a cobrança da indemnização.circunstâncias susceptíveis de comprometer a cobrança da indemnização.escala comercial.escala comercial

63 5 – Alguns exemplos Sinal não registado Marca comunitária Sinal não registado Marca comunitária insígnia nº 2860 insígnia nº 2860 Pedido: abster-se de usar a letra G envolta numa coroa de louros Decisão: deferiu a providência

64 5 – Alguns exemplos 5 – Alguns exemplos Marca comunitária Pedido: cessação da utilização do padrão Decisão: deferiu a providência

65 6 – A Protecção Provisória Art. 5º/1 O pedido de registo (…) confere provisoriamente ao requerente, a partir da respectiva publicação no BPI, protecção idêntica à que seria atribuída pela concessão do direito, para ser considerada no cálculo de eventual indemnização. O pedido de registo (…) confere provisoriamente ao requerente, a partir da respectiva publicação no BPI, protecção idêntica à que seria atribuída pela concessão do direito, para ser considerada no cálculo de eventual indemnização.

66 6 – A Protecção Provisória Sentenças proferidas após Sentenças proferidas após concessão/recusa definitiva concessão/recusa definitiva do registo (art. 5º/3) do registo (art. 5º/3) Acções declarativas Suspendem-se findos os articulados Providências cautelares Prosseguem os seus termos até final

67 6 – Alguns exemplos (art. 33º/6 Dl 129/98 e 99º Reg.) Requerente: DELTA PLUS, S.A. titular do pedido de marca comunitária nº Requerida: DELTA PLUS II – SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL, LDA OCUPACIONAL, LDA Pedido: abster-se de usar a denominação social ou qualquer sinal distintivo que inclua DELTA PLUS Decisão: deferiu a providência

68 Pedido de marca comunitária Pedido: cessação do rótulo e embalagem embalagem Decisão: deferiu a providência

69 Medidas para obtenção e preservação da prova Directiva: pensadas como medidas prévias a acções de mérito – art. 7º Directiva: pensadas como medidas prévias a acções de mérito – art. 7º CPI: prévias também a providências cautelares - Art. 338ºF CPI: prévias também a providências cautelares - Art. 338ºF

70 Medidas para obtenção da prova – art. 338º-C - apreensão de documentos bancários, financeiros, contabilísticos ou comerciais - Quando estão em causa actos praticados à escala comercial, - Prova da violação e de que a mesma está a ser praticada tendo por finalidade uma vantagem económica ou comercial.

71 Medidas para obtenção da prova – Medidas para obtenção da prova – 338º-C regime subsidiário - arts.302º/304ºC.P.C.? regime subsidiário - arts.302º/304ºC.P.C.? - arts. 520º ss C.P.C.? - arts. 520º ss C.P.C.? requerente tem que especificar as provas que pretende preservar (art. 6º Directiva) requerente tem que especificar as provas que pretende preservar (art. 6º Directiva) não tem natureza urgente não tem natureza urgente

72 Medidas para obtenção da prova – Medidas para obtenção da prova – 338º-C Tribunal obrigado a assegurar a protecção das informações confidenciais – nº 3 Pergunta: Como compatibilizar o direito do A. de requerer a apresentação de elementos com o direito do R. de salvaguardar o segredo de negócio?

73 Medidas de Preservação da prova – Medidas de Preservação da prova – 338º - D - tem natureza urgente - ex: - descrição de bens - apreensão de bens - apreensão de bens - prova da violação do direito ou do fundado receio de lesão grave e dificilmente reparável - prova do perigo de dissipação das provas - Legislador não consagra protecção da confidencialidade

74 Tramitação e Contraditório Tramitação e Contraditório 338º - E - regra: audição da parte contrária - excepção: dispensa quando atraso possa causar danos irreparáveis ou exista risco sério de destruição ou ocultação da prova. - notificação imediata do requerido - após executada a medida decretada

75 Extinção e caducidade Extinção e caducidade 338º - F - Medidas requeridas previamente à propositura da acção principal - prazo de 30 dias a contar da decisão se o requerido tiver sido ouvido - prazo de 10 dias a contar da notificação ao requerente de que o requerido já foi citado - Medidas requeridas previamente à propositura da providência cautelar ???

76 Responsabilidade do requerente – Responsabilidade do requerente – 338º - G - decretamento pode depender da prestação de uma caução ou outra garantia pelo requerente - requerente pode ser condenado a pagar ao requerido uma indemnização se: - a medida decretada for injustificada, - a medida decretada for injustificada, - a medida deixar de produzir efeitos por facto imputável ao requerente, - a medida deixar de produzir efeitos por facto imputável ao requerente, - não existir violação, - não existir violação, - o receio de lesão grave e dificilmente reparável for infundado. - o receio de lesão grave e dificilmente reparável for infundado.

77 Informações Informações 338º - H - Incidente de providência e de acção? - Incidente prévio à acção ou na pendência da acção? - não tem natureza urgente - não está regulada a tramitação: tem contraditório?

78 Obrigada! Maria José Costeira


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