Evolução da sua relação, comparação de regimes e conclusões Catarina Rodrigues João Assis

1. Evolução Histórica  Da marca nominativa à dispersão de regimes 2. Comparação do regime dos desenhos e modelos com o regime das marcas  Perspectiva nacional e comunitária 3. Doutrina 4. Jurisprudência Nacional e Comunitária 5. Conclusões e Propostas

 Aspecto exterior do produto visto como uma vantagem competitiva ◦ função publicitária ◦ atracção de clientela  Quer o desenho, quer o modelo são elementos de decoração figurativos que se distinguem por o primeiro ser gráfico e bidimensional e o segundo ser tridimensional.  Conceitos não são unívocos. Em língua inglesa são tratados unicamente como designs.

 1883: Convenção da União de Paris  1967: Revisão de Estocolmo

 1925: Acordo da Haia  1934: Revisão pelo Acto de Londres.  1960: Novo Acordo da Haia  1975: modificação deste pelo Protocolo de Genebra Portugal não é parte em nenhum destes actos.

Lei de 24 Maio de 1896  Previsão de “desenhos e modelos de fábrica” art. 158º e 159º  160º: o mesmo objecto pode ser depositado pelos desenhos que o ornem e pelo modelo que realiza  173º: protecção feita por depósito (actual registo) durante 5 anos após exame sumário.

CPI de 1940  DESENHOS E MODELOS: ◦ Mesmo capítulo dos modelos de utilidade. ◦ Distinção entre eles:  nos modelos de utilidade a forma é essencialmente funcional;  nos desenhos e modelos industrial, a forma é puramente estética, sem influência na função. ◦ Definições (art. 40º e 41º) ◦ Protecção dependente de depósito (registo) e com a duração de 5 anos (art. 45º).

◦ Processo que incluía publicações, estudo e informação, oposição e, só depois, despacho correspondente (59º a 61º) ◦ Continuação da exigência de novidade ou singularidade (no sentido de, não sendo novo, ter combinações novas dos elementos conhecidos) (art. 43º) ◦ Art. 57º e 58º: as simples alterações de dimensão, cores e material não se consideram alteração do desenho ou modelo depositado

CPI de 1940  MARCAS: ◦ Marcas estavam previstas no capítulo III:  Art. 79º  Art. 78º - Os dizeres das marcas devem ser redigidos em língua portuguesa. ◦ IMITAÇÃO OU USURPAÇÃO: Art. 94º

CPI de 1995  DESENHOS E MODELOS: ◦ Separação sistemática relativamente ao regime dos modelos de utilidade ◦ Regime quanto aos desenhos e modelos continua semelhante ao anterior: ◦ 139º e 140º : definições ◦ 141º: novidade absoluta e singularidade continua a ser exigência

CPI de 1995  MARCAS: ◦ Art.165º: já prevê a aparência do próprio produto (forma) como fazendo parte do conceito de marca ◦ IMITAÇÃO OU USURPAÇÃO: 193º nº2

COMPARAÇÃO ENTRE O REGIME NACIONAL DAS MARCAS E DOS DESENHOS E MODELOS

Regime dos desenhos e modelos industriais (art. 173º do CPI) Regime das Marcas (art. 222º e seguintes) NoçãoO desenho ou modelo define a aparência da totalidade ou da parte de um produto, nomeadamente, as linhas, contornos, cores, formas, texturas ou materiais do próprio produto e da sua ornamentação. (Noção de produto – Artigo industrial, embalagens, elementos de apresentação, símbolos gráficos, caracteres típicos.) Sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica (palavras, nomes, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da embalagem, frases publicitárias, etc…), desde que adequadas a distinguir os produtos de uma empresa das outras empresas.

Regime dos desenhos e modelos industriais (art. 173º do CPI) Regime das Marcas (art. 222º e seguintes) Requisitos- Novidade (Se antes do pedido nenhum desenho idêntico foi divulgado ao público dentro ou fora do país, são idênticos os desenhos cujas características apenas defiram em pormenores sem importância), - Carácter singular ou combinações novas de elementos conhecidos (Se a impressão global que o desenho ou modelo suscita no utilizador informado divergir da impressão global causada por outro desenho ou modelo anteriormente divulgado ao público). - Susceptibilidade de representação gráfica. - Não são susceptíveis de registo as marcas desprovidas de carácter distintivo, nem sinais constituídos pela forma do produto quando esta é necessária à obtenção de um resultado técnico, qualidade, origem geográfica, linguagem usual, cores quando não estão combinadas entre si, etc… não se tornam do uso exclusivo do requerente, mesmo que façam parte da marca).

Regime dos desenhos e modelos industriais (art. 173º do CPI) Regime das Marcas (art. 222º e seguintes) Efeitos do registo A duração da protecção é de 5 anos, renovável por iguais períodos até ao limite de 25 anos. O registo confere ao titular o direito exclusivo de usar e proibir a utilização por terceiros sem o seu consentimento. A duração da protecção é de 10 anos a contar da data da concessão, podendo ser indefinidamente renovada por iguais períodos. O registo da marca confere ao seu titular o direito de impedir terceiros de utilizar, em produtos idênticos ou afins esta marca outra semelhante, que leve por estes factos a um risco de confusão por parte do consumidor, lesando desta forma o detentor do titular da marca.

Regime dos desenhos e modelos industriais (art. 173º do CPI) Regime das Marcas (art. 222º e seguintes) Limites do direito Proibição de actos relativos aos quais foi incorporado o desenho num produto comercializado pelo próprio no espaço europeu. Não pode ser proibido o uso da marca em produtos comercializados pelo detentor da marca ou com a sua autorização no passado, quando depois de colocados no mercado eles são modificados ou alterados. Terceiros não podem ser impedidos de usar na actividade comercial o seu nome próprio e endereço, indicações relativas à espécie, quantidade, proveniência, produto ou suas características.

Regime dos desenhos e modelos industriais Regime das Marcas Violação dos direitos de exclusividade Pena de prisão até 3 anos ou multa até 360 dias a quem sem o consentimento do titular: - Reproduzir ou imitar no todo ou em parte as características de um desenho registado; - Explorar um desenho ou modelo registado a favor de outrem; - Importar ou distribuir esses desenhos. Pena de prisão até 3 anos ou multa até 360 dias a quem sem o consentimento do titular: - Reproduzir ou imitar no todo ou em parte as características de um desenho registado; - Explorar um desenho ou modelo registado a favor de outrem; - Importar ou distribuir esses desenhos.

Regime dos desenhos e modelos Regime das marcas Como podem ser feitas alterações ao que foi registado? Enquanto vigorar o registo, os desenhos devem conservar-se inalterados. A alteração de elementos essenciais do desenho ou modelo são alvos de novo registo. Qualquer mudança deve ser sujeita a registo, excepto quanto às proporções, materiais e cores, e desde que não modifique totalmente o “trade dress”. Art. 261º n. 4 A marca nominativa só está sujeita às regras de inalterabilidade no que respeita às expressões que a constituem, podendo ser usada com qualquer aspecto figurativo desde que não ofenda direitos de terceiros.

Regime dos desenhos e modelos industriais Regime das Marcas Registos obtidos de má fé Pena de prisão até 1 ano ou multa até 120 dias a quem conseguir que lhe seja concedido o registo de um desenho ou modelo que legitimamente não lhe pertence. Na decisão condenatória o tribunal anula oficiosamente o registo e transmiti-lo-á a favor do seu criador. Pena de prisão até 3 anos ou pena de multa até 360 dias a quem requerer, obtiver ou mantiver registo de marca que constitua reprodução ou imitação de marca de qualquer país da União Europeia. Usos ilícitas Coima de 3000€ a 30000€ caso se trate de uma pessoa colectiva ou de 750€ a 75000€ caso se trate de pessoa singular a quem usar sinais distintivos indicados no art. 239º.

COMPARAÇÃO ENTRE O REGIME DA MARCA COMUNITÁRIA E DOS DESENHOS E MODELOS COMUNITÁRIOS

Regime da Marca Comunitária – Regulamento CE nº 40/94 Regime dos desenhos e modelos comunitários - Regulamento 6/2002 NoçãoSinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, desenhos, letras, algarismos, forma do produto, acondicionamento, desde que estes sinais sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa de outra. Designa a aparência da totalidade ou de uma parte do produto e das suas características exteriores, nomeadamente as linhas, cores, textura, materiais, etc…

Regime da Marca Comunitária – Regulamento CE nº 40/94 Regime dos desenhos e modelos comunitários - Regulamento 6/2002 Requisitos de protecção Representação gráfica e capacidade distintiva (Sinal genérico (forma comum e genérica do produto ou significado geral do nome), Sinal descritivo do produto (qualidade comum a todos os produtos similares), Sinal usual, Sinal fraco (formas geométricas simples, cores) Novidade (se o desenho ou modelo foi mostrado antes ao público) e carácter singular (quando a impressão global que suscita no utilizador informado divergir da impressão global suscitada por qualquer outro desenho que tenha sido mostrado ao público). Se for inserido num produto complexo, ele só mantém as suas características de singularidade se, depois de incorporado, continue visível na utilização normal do produto.

Regime da Marca Comunitária – Regulamento CE nº 40/94 Regime dos desenhos e modelos comunitários - Regulamento 6/2002 Duração da protecção A duração da protecção é de 10 anos a contar da data da concessão, podendo ser indefinidamente renovada por iguais períodos. Desenho ou modelo não registado aufere de uma protecção de 3 anos a contar do momento em que foi mostrado ao público. Ao desenho ou modelo registado é concedida uma protecção de 5 anos peroráveis por iguais períodos até 25 anos. As características da aparência de um produto determinadas exclusivamente pela sua função técnica não são susceptíveis de ser registadas como marca nem desenho ou modelo.

Regime da Marca Comunitária – Regulamento CE nº 40/94 Regime dos desenhos e modelos comunitários - Regulamento 6/2002 Âmbito da protecção Atribuem o direito exclusivo durante um período indeterminado de tempo de proibir terceiros de: - Utilizar sinais idênticos; - Utilizar sinais que pela sua semelhança, provoque o risco de confusão no espírito do publico; - Usar sinal idêntico ou similar para produtos ou serviços não similares, sempre que a marca comunitária goza de prestígio e que o uso tire partido desse facto ou lhe cause prejuízo. É portanto proibido colocar o sinal nos produtos ou embalagens, oferecer os produtos, colocá-los no comércio ou possui-los com esse fim, importar ou exportar produtos com esse sinal, utilizar o sinal em documentos comerciais e na publicidade. Os desenhos e modelos não registados são protegidos, no entanto, se a cópia do desenho ou modelo mostrado ao público anteriormente resultou de um trabalho independente e que não fosse razoável pensar que o seu criador conhecia previamente o desenho ou modelo.

 Marcas:  Em 2004 – Portugal  Em Portugal

 Desenhos e modelos:  Em 2004 – Portugal  Em Portugal

 Marcas:  Em 2004 – EU  Em UE

 Desenhos e modelos  Em 2004 – EU  Em UE

Marcas Comunitárias registadas em 2006

 Processo T-129/04 Uma garrafa de plástico que seja exactamente igual s todas as outras não pode ser registado como marca tridimensional, pois a particularidade mais ligeira não é suficiente para, vista no seu conjunto, deixar qualquer impressão diversa daquela que teríamos ao observar qualquer outra garrafa do género.  Processo T-15/05 Uma salsicha, mesmo que tenha uma variante da forma base que todas as salsichas costumam ter, não permite aos profissionais do ramo, nem ao consumidor final distinguir apenas pela sua forma, esta de todas as outras salsichas.

 Acórdão do tribunal de I instancia de 7 Fevereiro de 2002 Não podem ser utilizadas exigências mais vigorosas na apreciação do carácter distintivo de um tipo de marca que noutro. São desprovidos de carácter distintivo as marcas tridimensionais que se apresentam sobre a forma de lanternas portáteis, quando o seu design consiste apenas numa variação sem importância da forma normal como estes produtos se apresentam no mercado.  Acórdão do tribunal de I instancia de 19 Setembro 2001 A mera aptidão dos sinais para constituírem uma marca comunitária não implica, no entanto, que estes tenham em si mesmos capacidade distintiva.

 Acórdão STJ O grau de semelhança entre dois modelos industriais é dado pela possibilidade de confusão entre ambos, dando lugar a que se estabeleça e potencie a sua associação mental por parte dos respectivos consumidores ou utilizadores, é o caso do desenho da embarcação "gaivota - cisne" e da "gaivota – pato”.

 O regime da marca protege de forma mais efectiva o mesmo objecto/aparência que o regime dos desenhos e modelos, pois o espectro de protecção é maior e a sua duração também.  Então para que serve o regime dos desenhos e modelos?  Será que estes caíram em descrédito e propomos que este seja absorvido pelo da marca, protegendo quer a marca nominativa (principal), quer o seu “trade dress” ou estes ainda desempenham um papel fundamental no ordenamento jurídico, protegendo bens jurídicos diversos dos protegidos pela marca?

 Problema: existe alguma realidade que pode ser protegida como desenho ou modelo, mas não como marca?  Para descobrirmos isto temos de realizar uma comparação detalhada dos requisitos pedidos para o registo da marca e dos requisitos necessários para a atribuição de um desenho ou modelo.

MarcaDesenhos e Modelos Representação GráficaNoção de desenho ou modelo Vocação para distinguir produtos de proveniências diversas Carácter singular + Concorrência desleal Carácter distintivoCarácter singular + Grau de liberdade que o criador dispôs para a realização da obra Não pode conter exclusivamente um sinal normalmente utilizado para designar o produto ou serviço Critério da Novidade Não se pode basear exclusivamente forma técnica necessária do produto

MarcaDesenho e modelo Não pode ser contrária à ordem pública e aos bons costumes A marca não pode ser susceptível de enganar o público Não pode ser contrária à ordem pública e aos bons costumes Não pode criar risco de confusão no espírito do consumidor Não pode ser contrária à ordem pública e aos bons costumes + concorrência desleal Não pode ser igual a marca registada anteriormente para produtos idênticos Carácter singular + Critério da Novidade

 Como observamos na comparação e nas decisões jurisprudenciais, a concessão de protecção sob o regime dos desenhos e modelos é também muito restrita e apertada, desta forma,  Devemos concluir que existem algumas realidades que podem ser protegidas pelo regime dos desenhos e modelos e não pelo regime mais protector da marca, no entanto, quase todas as realidades protegidas como desenho ou modelo são à partida susceptíveis de seguir o regime da marca.

 Com base neste facto, e atendendo à realidade (apresentada pelas estatísticas) concluímos que o regime dos desenhos e modelos está nos nossos dias ultrapassado pelo regime da marca em tudo quanto pode ser protegido por ambos e que não desempenha nenhuma função relevante autonomamente.  Desta forma, gostaríamos de pensar que os dois regimes se poderiam unificar em apenas um, simplificando e tornando a protecção mais efectiva.  A protecção conferida pelo direito de autor deve- se manter inalterada, visto que esta é essencial e não está dependente da forma como as “criações artísticas” são protegidas na Propriedade Industrial.

 O regime dos desenhos e modelos permite que alguns sinais sem capacidade distintiva sejam registados como desenhos ou modelos, então talvez a solução para a nossa proposta consista na criação de um conceito de marca muito mais abrangente e flexível, que cubra também todos os sinais que actualmente apenas podem ser protegidos pelo regime dos desenhos e modelos.  Ao expandirmos o regime da marca, há o risco da sua protecção se tornar menos efectiva, pois ao proteger mais realidades tem necessariamente de ser menos exigente.

 Para evitar este problema, devemos então distinguir dentro do nosso novo regime da marca: - o tipo de marca que consideramos principais (a nossa proposta é a marca nominativa), - das marcas que por si mesmas têm capacidade de distinguir o produto e de designar a sua origem, mas que aparecem sempre numa posição secundária (todas as que constituam um “trade dress”, como por exemplo as marcas tridimensionais, figurativas, gustativas, olfactivas, etc…).

 Todos os “trade dress” são reconduzidos à marca nominativa (quando nos referimos à coca cola não dizemos “aquela bebida da garrafa assim assim”, dizemos o nome da marca “coca cola”.  Particularidade do art. 240º - Grande protecção dos “trade dress” não registados quando associados a uma marca nominativa, sendo recusado o registo de marcas que consistam na reprodução ou imitação do aspecto exterior (rótulo, embalagem, etc…) comprovadamente utilizados por outrem na sua marca (nominativa) registada.  Aqui se vê a divisão entre a marca principal, que em nossa opinião é a nominativa e o “trade dress”, estando este meramente associado à marca principal.

e  Art. 261º n. 4 - A marca nominativa só está sujeita às regras de inalterabilidade no que respeita às expressões que a constituem, podendo ser usada com qualquer aspecto figurativo desde que não ofenda direitos de terceiros.

Desta distinção resultaria o mesmo regime de protecção, mas requisitos para o registo dos diversos tipos de marca mais agravados ou mais suavizados de acordo com a sua importância, mas sempre integrando o critério do carácter distintivo e dentro do mesmo regime unitário – MARCA.