PARCERIA COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE PESQUISA: ASPECTOS CONTRATUAIS E ESTRATÉGIAS DE LICENCIAMENTO Por José Carlos Vaz e Dias (PhD/LLM Kent) Sócio do.

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1 PARCERIA COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE PESQUISA: ASPECTOS CONTRATUAIS E ESTRATÉGIAS DE LICENCIAMENTO Por José Carlos Vaz e Dias (PhD/LLM Kent) Sócio do Escritório Di Blasi, Parente, Soerensen Garcia & Associados S/C Prof. Adjunto em Direito da Propriedade Industrial – UERJ Di Blasi, Parente, Soerensen Garcia & Associados Propriedade Intelectual

2 RAZÕES PARA PARCERIA E TRANSFERÊNCIA DE PI ACESSO AOS NOVOS DESENVOLVIMENTOS TECNOLÓGICOS. POSSIBILIDADE DE ACESSO A NOVOS MERCADOS COM CUSTO REDUZIDO. MAXIMIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO. EFICÁCIA DOS MEIOS DE PRODUÇÃO CAPITAL, INSUMOS E TRABALHO. OPORTUNIDADE DE LUCRATIVIDADE – EXPLORAÇÃO DA TECNOLOGIA. Di Blasi, Parente, Soerensen Garcia & Associados Propriedade Intelectual

3 FORMAS DE PARCERIA E AQUISIÇÃO TECNOLÓGICA CONTRATOS TECNOLÓGICOS. “ACORDOS QUE OBJETIVAM A AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIA E/OU O ENSINAMENTO DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS PROTEGIDOS OU NÃO PELA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E DIREITOS CORRELATOS”. PECULIARIDADES: 1) BEM IMATERIAL = RESULTADO DO EXERCÍCIO INTELECTUAL. 2) BEM MÓVEL (CONCEPÇÃO JURÍDICA) – ART. 5º. DA LEI 9.279/96. 3) PROPRIEDADE RESOLÚVEL – LIMITADA NO TEMPO E ESPAÇO. Di Blasi, Parente, Soerensen Garcia & Associados Propriedade Intelectual

4 FORMAS DE PARCERIA E AQUISIÇÃO TECNOLÓGICA PROPRIEDADE INTELECTUAL ASPECTO INTR Í NSECO ECONÔMICO – USAR, EXPLORAR, FRUIR, LICENCIAR E CEDER DIREITOS. ASPECTO INTR Í NSECO JUR Í DICO – GARANTIA DA EXCLUSIVIDADE.: A Ç ÕES - APROPRIA Ç ÃO INDEVIDA. ASPECTO EXTERNO – FUN Ç ÃO QUE A PROPRIEDADE DESEMPENHA NA SOCIEDADE – FUN Ç ÃO SOCIAL. Di Blasi, Parente, Soerensen Garcia & Associados Propriedade Intelectual

5 TIPOS CONTRATUAIS BÁSICOS CONTRATO DE PARCERIA TECNOL Ó GICA (COST-SHARING): “ Acordo Comercial que Objetiva o Intercâmbio de Informa ç ões Tecnol ó gicas entre Duas ou Mais Pessoas, bem como a Participa ç ão nos Custos de Pesquisa ” COOPERA Ç ÃO T É CNICA PARA EFETIVA Ç ÃO DE PESQUISA E ESTUDOS T É CNICOS. PLANO DE TRABALHO E RESPONSABILIDADES = PECULIARIDADES NA EXECU Ç ÃO. DETERMINA Ç ÃO DO MONTANTE ENVOLVIDO E CUSTEIO DA PESQUISA. Di Blasi, Parente, Soerensen Garcia & Associados Propriedade Intelectual

6 TIPOS CONTRATUAIS BÁSICOS DETERMINA Ç ÃO DA TITULARIDADE E REGRAS PARA EXPLORA Ç ÃO COMERCIAL = PROPRIEDADE Ú NICA OU CO-PROPRIEDADE E EXPLORA Ç ÃO NA PROPOR Ç ÃO DOS INVESTIMENTOS. PATENTE OBTIDA EM NOME DOS PARTICIPANTES. DEFESA POR TODOS OS PARTICIPANTES. EXPLORA Ç ÃO SEM EXCLUSIVIDADE. DIVULGA Ç ÃO PROIBIDA SEM PR É VIA AUTORIZA Ç ÃO. APERFEI Ç OAMENTO PERTENCE A QUEM O FIZER. ART. 63 DA LEI 9.279/96. Di Blasi, Parente, Soerensen Garcia & Associados Propriedade Intelectual

7 PECULIARIDADES: LEI DE LICITAÇÃO (LEI 8.666/1993). LEI DE INOVAÇÃO (LEI 10.973/2005). - PROMOVE PROJETOS DE COOPERAÇÃO = GERAÇÃO DE PRODUTOS. - ESTIMULA AS UNIVERSIDADES A DESENVOLVEREM - EMPRESAS TÊM SEGURANÇA PARA CELEBRAREM PARCERIAS. - CRIAÇÃO DE FUNDOS MÚTUOS DE INVESTIMENTOS = ATIVIDADE É A INOVAÇÃO. Di Blasi, Parente, Soerensen Garcia & Associados Propriedade Intelectual

8 ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE: “ Contratos Expressos que Visam Regulamentar a Disponibiliza ç ão para Terceiros de Informa ç ões Protegidas por Confidencialidade ” PROTE Ç ÃO DA CONFIDENCIALIDADE – ART. 195, inc. XI e XII, DA LEI 9.279/96. REQUISITOS: NOVIDADE, INFORMA Ç ÃO COMPETITIVA, SECRETA E TRATAMENTO COMO SEGREDO. COMPROMISSO DE MANTER A CONFIDENCIALIDADE DA INFORMA Ç ÃO = PARTES CONTRATANTES. Di Blasi, Parente, Soerensen Garcia & Associados Propriedade Intelectual

9 ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE - MULTA SEM PREJUDICAR AS INDENIZA Ç ÕES. - MEDIDAS LIMINARES DISPONIBILIZADAS = O DIREITO TERMINA QUANDO O SEU OBJETO PERECE. - DURA Ç ÃO AD ETERNUM OU POR ESTIPULA Ç ÃO. CL Á USULA DE NÃO CONCORRÊNCIA. PRECARIAMENTE/INADEQUADAMENTE UTILIZADA PELAS EMPRESAS. Di Blasi, Parente, Soerensen Garcia & Associados Propriedade Intelectual

10 CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO - CONTRATO DE PRESTA Ç ÃO DE SERVI Ç O = ART. 610 A 626 CC. - DURA Ç ÃO: PER Í ODO DE EXECU Ç ÃO DA OBRA. - TITULARIDADE DO DESENVOLVIMENTO: CONTRATANTE OU POR ESTIPULA Ç ÃO. - CAPUT DO ART. 88 DA LEI 9.279/96 E ART. 4. DA LEI 9.609/98. - GARANTIA DE ORIGINALIDADE E RESPONSABILIDADE POR VIOLA Ç ÃO. - ASSISTÊNCIA T É CNICA E CONSULTORIA COMPLEMENTAR. Di Blasi, Parente, Soerensen Garcia & Associados Propriedade Intelectual

11 CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO - APLICABILIDADE DO DECRETO N. 2.553/98. - GARANTIA DE ORIGINALIDADE E RESPONSABILIDADE POR VIOLA Ç ÃO. - ASSISTÊNCIA T É CNICA E CONSULTORIA COMPLEMENTAR. Di Blasi, Parente, Soerensen Garcia & Associados Propriedade Intelectual

12 LICENCIAMENTO DE DIREITOS - TEMPORARIEDADE DE USO (SEM TRANSFERÊNCIA DEFINITIVA). - BEM IMATERIAL E MÓVEL = CONTRATO DE LOCAÇÃO. - EXCLUSIVO OU NÃO EXCLUSIVO. - GRATUIDADE OU ONEROSIDADE. - LIMITAÇÕES DE USO: TEMPO, TERRITÓRIO ETC. - VICÍOS REDIBITÓRIOS = OBRIGAÇÃO DO LICENCIANTE. - EMBARAÇOS OU TURBAÇÕES – OBRIGAÇÃO DO LICENCIANTE. Di Blasi, Parente, Soerensen Garcia & Associados Propriedade Intelectual

13 FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA “Acordos Comerciais que Envolvem o Fornecimento de Tecnologia Não Amparada por Direitos da Propriedade Industrial Depositados ou Concedidos no Brasil, Mediante o Pagamento ou não de Uma Remuneração Específica”. CONTRATO ATÍPICO = REQUISITOS INTRÍNSECOS NÃO REGULADOS POR LEI. ART. 211 DA LEI 9.279/96. CONTRATO MISTO = RESULTA DA COMBINAÇÃO DE ELEMENTOS DE DIFERENTES CONTRATOS. Di Blasi, Parente, Soerensen Garcia & Associados Propriedade Intelectual

14 FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA - CONTRATO BILATERAL = OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS PARA AS PARTES CONTRATANTES. - ENVOLVE TECNOLOGIA NÃO PATENTEADA. - ASSEMELHA-SE A UM CONTRATO DE COMPRA E VENDA. REMESSA E DEDUTIBILIDADE FISCAL LIMITADA. - NECESSIDADE DE CLÁUSULAS EXPRESSAS SOBRE CONFIDENCIALIDADE E NÃO CONCORRÊNCIA. -DEFINIÇÃO ADEQUADA DO ESCOPO DA LICENÇA. Di Blasi, Parente, Soerensen Garcia & Associados Propriedade Intelectual

15 CONTRATO PARA EXPLORAÇÃO DE PATENTES “Contrato em que o Requerente ou o Titular de uma Patente (processo ou produto) Outorga a um Terceiro o Direito de Utilizar e Explorar tal Patente por um Determinado Período, em Contrapartida ao Recebimento de Remuneração ou não, Sem que Haja a Efetiva Transferência da Titularidade do Direito de Propriedade”. CARACTERÍSTICAS: ESPÉCIE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. ART. 565 a 578 CC. ART. 61 a 63 DA LEI 9.279/96. Di Blasi, Parente, Soerensen Garcia & Associados Propriedade Intelectual

16 CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE PATENTE - CONTRATO BILATERAL = OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS. - CONTRATO ONEROSO = ART. 572 CC E LEIS FISCAIS. - CONTRATO GRATUITO (COMODATO) = ARTS. 579 a 585 CC. - PERÍODO CONTRATUAL COMPATÍVEL COM O OBJETO OUTORGADO. - SOLENIDADE EXIGIDA PARA A PRODUÇÃO DE EFEITOS PERANTE TERCEIROS, DEDUTIBILIDADE FISCAL E REMESSA AO EXTERIOR – AVERBAÇÃO NO INPI. Di Blasi, Parente, Soerensen Garcia & Associados Propriedade Intelectual

17 CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA “Acordo Comercial Que Envolve a Prestação de Serviços ao Processo Produtivo, Mediante o Pagamento de Uma Retribuição”. - DURAÇÃO = PRAZO DE EXECUÇÃO. - FORNECIMENTO DE DADOS TÉCNICOS E ESPECIFICAÇÕES. - REMUNERAÇÃO = BASEADA EM HOMEM/HORA TRABALHADA. - INDIVIDUAÇÃO DOS TÉCNICOS E IDENTIFICAÇÃO DE DIÁRIAS. - COMPATIBILIDADE ENTRE A TECNOLOGIA E OS SERVIÇOS. Di Blasi, Parente, Soerensen Garcia & Associados Propriedade Intelectual

18 LEI DE INOVAÇÃO O QUE MUDOU NA TRANSAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE PESQUISA: 1) VIABILIZAÇÃO DE PARCERIAS – INCENTIVOS: - REPASSE DE RECURSOS: SUBVENÇÃO, FINANCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. - COMPARTILHAMENTO DE LABORATÓRIOS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DAS ICTs. Di Blasi, Parente, Soerensen Garcia & Associados Propriedade Intelectual

19 LEI DE INOVAÇÃO 2) REGRAS CLARAS SOBRE TITULARIDADE E EXPLORAÇÃO: - PROPRIEDADE É FLEXIBILIZADA. LIMITAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES DE FOMENTO. - EXPLORAÇÃO = CONTRATO: SEM EXCLUSIVIDADE. - EXCLUSIVIDADE = EDITAL = PRIORITY TO LICENCE (ALTERNATIVA). - BENEFÍCIOS AUFERIDOS PELO CRIADOR. - CAUTELA COM CRIAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO. Di Blasi, Parente, Soerensen Garcia & Associados Propriedade Intelectual

20 LEI DE INOVAÇÃO 3) CONFIDENCIALIDADE É OBRIGATÓRIA PARA PESQUISA PÚBLICA - RECOMENDA-SE A CONFIDENCIALIDADE LIMITADA NO TEMPO. 4) FLEXIBILIZAÇÃO DAS REGRAS LABORAIS PARA OS PESQUISADORES. 5) FUNDOS MÚTUOS DE INVESTIMENTOS EM EMPRESAS = FORMAS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS. Di Blasi, Parente, Soerensen Garcia & Associados Propriedade Intelectual

21 LEI DE INOVAÇÃO LEI 11.196/2005 (CONVERSÃO DA MP DO BEM) - INCENTIVOS FISCAIS A) DESPESAS OPERACIONAIS COM P&d = DEDUZIDO DA APURAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO (CSL). B) REDUÇÃO EM 50 % DO IPI SOBRE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS. C) DEPRECIAÇÃO NORMAL DAS MÁQUINAS E ACELERADA. D) CRÉDITO DO IR INCIDENTE NAS REMESSAS = 20% E) 0% DE IR NAS REMESSAS PARA MANUTENÇÃO DE PI. Di Blasi, Parente, Soerensen Garcia & Associados Propriedade Intelectual

22 PONTOS CONCLUSIVOS - PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO = LEI 11.196/2005. - MAXIMIZAÇÃO DA FLEXIBILIDADE DA LEI DE INOVAÇÃO. - PARCERIA JUSTA COM INVESTIMENTO NA UNIVERSIDADE = CONTROLE DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA. Di Blasi, Parente, Soerensen Garcia & Associados Propriedade Intelectual

23 OBRIGADO. JOSÉ CARLOS VAZ E DIAS Jose.carlos@diblasi.com.br Jose.carlos@diblasi.com.br Di Blasi, Parente, Soerensen Garcia & Associados Propriedade Intelectual