Rio de Janeiro, 1º de outubro de 2015. Modelos de Contratos de Transferência de Tecnologia: podemos “tropicalizar” as metodologias existentes? Profa. Dra. M. Elizabeth Ritter dos Santos Diretora do Escritório de Transferência de Tecnologia PUCRS Rio de Janeiro, 1º de outubro de 2015.

Considerações Iniciais A intensificação das atividades de interação universidade- empresa e a disseminação das práticas de transferência de tecnologia têm requerido: estabelecimento de políticas institucionais (PI e TT); novos mecanismos de gestão; definição de fluxos e procedimentos; uso de instrumentos jurídicos para formalizar relações; maior agilidade nos trâmites internos dos documentos. @ M. Elizabeth Ritter dos Santos

Contratos de transferência de tecnologia Os contratos de transferência de tecnologia se constituem no único meio formal para que uma tecnologia seja utilizada por terceiros, sem cometer uma infração de propriedade intelectual. A transferência de tecnologia é baseada no princípio da oferta e da demanda: para transferir conhecimento/ tecnologia é necessário que seu detentor tenha o controle sobre tal conhecimento e que outra deseje adquiri-lo, seja por um tempo ou definitivamente. O controle é obtido mediante direitos de propriedade intelectual e por isto, a capacidade de realizar transações baseadas em tecnologia deriva da possibilidade de licenciar (permitir o uso) ou ceder tais direitos, temporal ou definitivamente. @ M. Elizabeth Ritter dos Santos

O contrato perfeito é aquele que nunca precisa ser invocado! Transferir tecnologia implica numa relação entre duas partes, que se formaliza por meio de um instrumento legal, em que ambas partes desejam fazer valer no caso de descumprimento. Por isso, é preciso que seja redigido de maneira clara e precisa, para evitar diferentes interpretações ou litígios, e que regule a relação entre as partes. Um contrato de transferência de tecnologia é um documento complexo, que contém aspectos técnicos, econômicos e comerciais, descritos em uma linguagem jurídica. O contrato perfeito é aquele que nunca precisa ser invocado! @ M. Elizabeth Ritter dos Santos

Contexto internacional A maior compatibilidade entre as políticas e as práticas de gestão nas ICT dentro de um país reduz os custos de transação, e ajuda a induzir uma harmonização, que facilita a pesquisa colaborativa internacional (OCDE, 2003). A adoção de modelos de convênios, contratos e outros instrumentos, em nível nacional, visam facilitar os trâmites e agilizar a assinatura dos documentos. Exemplos: C.R.A.D.A – Cooperative Research and Development Agreements (EUA) “Lambert Agreements” (Reino Unido) Acordos da Comunidade Europeia @ M. Elizabeth Ritter dos Santos

CRADA - Cooperative Research and Development Agreement É um acordo escrito entre uma empresa privada e uma agência governamental para a realização conjunta de um projeto. Elaborado como resultado de legislações específicas de inovação tecnológica nos EUA: Stevenson-Wydler Technology Innovation Act, de outubro de1980, trata de questões macro para a inovação, principalmente para a criação de um ambiente inovador naquele país. Bayh-Dole Act traz complementos para a aplicação prática dos instrumentos de inovação, no que tange às tecnologias (patenteáveis ou protegíveis como cultivares) que tenham sido geradas com participação do governo americano. @ M. Elizabeth Ritter dos Santos

CRADA - Cooperative Research and Development Agreement Os CRADA foram estabelecidos pelo Federal Technology Transfer Act of 1986 (Public Law 99-502 - Oct. 20,1986) que alterou o Stevenson-Wydler Technology Innovation Act of 1980 (Public Law 96-480, Oct. 21, 1980). Apesar de não existir um modelo padrão de CRADA definido pela lei é perceptível uma certa harmonia entre o conteúdo dos CRADA aplicados pelos diferentes institutos de americanos @ M. Elizabeth Ritter dos Santos

CRADA - Cooperative Research and Development Agreement Constitui-se em uma excelente ferramenta de transferência de tecnologia: Permite às partes otimizar seus recursos; Provê incentivos que podem agilizar a comercialização da tecnologia; Protege qualquer Informação proprietária trazida pelo parceiro; Permite às partes manter os resultados de pesquisa confidenciais até 5 anos (Lei de Liberdade de Informação); Permite ao governo e ao parceiro compartilhar a PI decorrente do esforço conjunto; Permite a um dos parceiros reter direitos exclusivos de uma patente ou licenciamento. @ M. Elizabeth Ritter dos Santos

Cooperative Research and Development Agreements – CRADA Acordo de Confidencialidade Acordo Geral de Parceria Ajuste de Implementação Contrato de P&D @ M. Elizabeth Ritter dos Santos

Acordos no âmbito da Programa FP7 e Horizon 2020 da Comunidade Europeia* As regras dos programas europeus são apresentadas na forma de normas gerais ou guias específicos, nos quais se incluem regras para a elaboração do Acordo de Coordenação. Estes Acordos dispõem sobre os direitos e obrigações das instituições envolvidas no projeto, bem como sobre a forma de proteção e utilização dos conhecimentos e tecnologias aportados por cada uma das instituições para a execução do projeto. “Checklist for a Coordination Agreement for Coordinated Calls FP7” Definição dos “termos” que devem ser utilizados para a propriedade intelectual nas cláusulas do Acordo de Coordenação Background – conhecimento prévio das partes, que deve ser listado no âmbito do projeto Sideground – resultados paralelos por uma das partes, não relacionada ao projeto Foreground – resultados derivados das atividades conjuntas de pesquisa. Fonte: Assimakopoulos, C.T., MCTI, 2013. @ M. Elizabeth Ritter dos Santos

Lambert Agreements Criados pelo governo britânico, os “Lambert Agreements” se constituem em uma ferramenta para universidades e empresas que queiram desenvolver projetos conjuntos. O objetivo dos modelos de acordo é maximizar a Inovação. O pilar dos 5 modelos de acordo de pesquisa cooperativa é que, no mínimo, um parceiro comercial deve ter o direito de usar os resultados numa base não- exclusiva para promover o uso dos resultados e, portanto, a Inovação. Estes modelos não foram desenvolvidos com o objetivo de maximizar o retorno financeiro para as universidades; o objetivo é estimular a colaboração universidade-empresa e o compartilhamento do conhecimento. Eles não representam um posição ideal para qualquer das partes; dependendo das circunstâncias eles são desenhados para representar um compromisso razoável e viável para ambas as partes. @ M. Elizabeth Ritter dos Santos

Lambert Agreements Há um manual de orientação (Decision Guide) para auxiliar na escolha de qual modelo de acordo deve ser adotado (diferentes modelos para diferentes situações). Este Manual foi preparado para apoiar o profissional nas negociações dos acordos de colaboração, a partir de perguntas e respostas, que auxiliam para determinar qual dos 5 modelos o negociador necessita a partir de um conjunto de circunstâncias. Elementos-chave dos Lambert’s: A titularidade e direitos de uso dos resultados do projeto; Contribuições financeiras e outras contribuições feitas pelo parceiro comercial; O uso dos resultados pela universidade, para fins acadêmicos. Estes são os focos do manual de orientação e podem ser aplicados aos acordos de consórcio. Considerando a posição do negociador nessas áreas pode ajudá-lo a identificar quais dos modelos utilizar como ponto de partida. @ M. Elizabeth Ritter dos Santos

LA Toolkit O “toolkit” consiste de: Um conjunto de 5 modelos de acordos de pesquisa cooperativa 4 acordos (multilaterais) de consórcio 1 manual de orientação Documentos de orientação Os objetivos destas ferramentas são: Facilitar negociações entre colaboradores potenciais Reduzir o tempo e o esforço requerido para assinatura dos acordos Prover exemplos de boas práticas @ M. Elizabeth Ritter dos Santos

Acordos de pesquisa cooperativa Termos Direitos de Propriedade Intelectual Acordo 1 Parceiro tem direitos não-exclusivos para usar em campos/territórios específicos; sem sublicenças. Universidade Acordo 2 Parceiro pode negociar uma licença complementar para algum ou todos direitos de PI da Universidade. Acordo 3 Parceiro pode negociar a cessão de algum direito de PI da Universidade. Acordo 4 Universidade tem o direito de usar para fins não-comerciais. Parceiro Acordo 5 Pesquisa contratada: nenhuma publicação pela universidade sem a permissão do parceiro. @ M. Elizabeth Ritter dos Santos

Contexto brasileiro Lei de Inovação Tecnológica torna mandatária a criação de NITs para gerir a política de inovação, como um mecanismo facilitador da interface universidade-empresa. Porém, a diversidade de modelos jurídicos que caracteriza a configuração das universidades não permite a adoção de documentos padrão. aos gestores de NITs não é delegada competência para a assinatura de instrumentos jurídicos, obrigando o trâmite pela estrutura administrativa da Universidade, não promovendo a agilidade necessária. Na prática, os NITs não têm conseguido reverter a situação anterior de morosidade nos trâmites. @ M. Elizabeth Ritter dos Santos

Conclusões Não há dúvida de que os modelos de contratos “padrão” são úteis e podem ser usados no Brasil. Entretanto, considerando nosso contexto, alguns ajustes precisariam ser feitos. Distintos modelos de universidades – públicas federais e estaduais, universidades privadas sem e com fins lucrativos. O núcleo central dos acordos é o mesmo, mas a base legal é distinta para cada tipo de instituição. Certamente, caso decidíssemos “tropicalizar” os modelos necessitaríamos ter mais do que 5 modelos para lidar com esses diferentes tipos de instituições. A falta de modelos nacionais dificulta a harmonização com instituições congêneres internacionais. Algumas dificuldades adicionais: A copropriedade da PI não é uma prática comum nas congêneres internacionais; Necessário padronizar as regras de foro e de arbitragem. @ M. Elizabeth Ritter dos Santos

Obrigada! elizabeth.ritter@pucrs.br ett@pucrs.br Av. Ipiranga, 6681 – Prédio 96C Sala 117 – Porto Alegre – RS (51) 3320-3907 @ M. Elizabeth Ritter dos Santos