© 2005 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. PIPELINE 02 de setembro de 2005 Gert Egon Dannemann 02 de setembro de 2005 Gert Egon Dannemann

© 2005 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 2 PIPELINE O que é uma patente pipeline (ou de revalidação)? Quais as razões para que esse tipo de patente tenha sido contemplado pela LPI? Pressupostos para a proteção das patentes pipeline de acordo com a LPI. De acordo com os parágrafos 3º. e 4º. como se efetua a contagem do prazo dessas patentes? Vamos às respostas: O que é uma patente pipeline (ou de revalidação)? Quais as razões para que esse tipo de patente tenha sido contemplado pela LPI? Pressupostos para a proteção das patentes pipeline de acordo com a LPI. De acordo com os parágrafos 3º. e 4º. como se efetua a contagem do prazo dessas patentes? Vamos às respostas:

© 2005 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 3 PIPELINE 1. Pipeline é uma patente que protege “produtos em desenvolvimento e que não tenham sido lançados em nenhum mercado do mundo no momento em que um determinado país muda a sua legislação de propriedade industrial e passa a admitir patentes para produtos farmacêuticos e alimentícios” (Francisco Teixeira em “Tudo o que V. queria saber sobre Patentes mas tinha vergonha de perguntar”).

© 2005 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 4 PIPELINE Segundo dados do INPI, entre a data de publicação da LPI, em 15 de maio de 1996 e 14 de maio de 1997 (data limite para requerimentos de patentes pipeline), foram efetuados 1158 pedidos. Alguns, até, de inventores brasileiros.

© 2005 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 5 PIPELINE As patentes pipeline não pressupõem uma proteção retroativa, pois não agasalham invenções cujos objetos tenham sido introduzidos em qualquer país, inclusive o Brasil,, antes da publicação da LPI. Invenções de processos e produtos farmacêuticos e alimentícios que tiverem sido introduzidas em qualquer mercado, não importa de que país, sobre não serem suscetíveis de proteção via pipeline, podem ser livremente exploradas entre nós, sem a necessidade de licenciamento oneroso (pagamento de royalties). As patentes pipeline não pressupõem uma proteção retroativa, pois não agasalham invenções cujos objetos tenham sido introduzidos em qualquer país, inclusive o Brasil,, antes da publicação da LPI. Invenções de processos e produtos farmacêuticos e alimentícios que tiverem sido introduzidas em qualquer mercado, não importa de que país, sobre não serem suscetíveis de proteção via pipeline, podem ser livremente exploradas entre nós, sem a necessidade de licenciamento oneroso (pagamento de royalties).

© 2005 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 6 PIPELINE 2. Quais as razões que levaram o legislador a contemplar a proteção das patentes pipeline? Lembro que o CPI de 1971 (Lei n o /71), proibia a outorga de patentes para processos e produtos farmacêuticos e alimentícios. 2. Quais as razões que levaram o legislador a contemplar a proteção das patentes pipeline? Lembro que o CPI de 1971 (Lei n o /71), proibia a outorga de patentes para processos e produtos farmacêuticos e alimentícios.

© 2005 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 7 PIPELINE Final da década dos 80 e início da de 90 ocorreram mudanças profundas nos conceitos de comércio exterior. Para sobreviver, os países de economia centralizada e os em via de desenvolvimento (ex.: Brasil), foram obrigados a abrir suas fronteiras sob pena de amargar sérios prejuízos no que concerne aos seus desenvolvimentos econômico e social. Final da década dos 80 e início da de 90 ocorreram mudanças profundas nos conceitos de comércio exterior. Para sobreviver, os países de economia centralizada e os em via de desenvolvimento (ex.: Brasil), foram obrigados a abrir suas fronteiras sob pena de amargar sérios prejuízos no que concerne aos seus desenvolvimentos econômico e social.

© 2005 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 8 PIPELINE Esse o mote das discussões que na época estavam sendo travadas no Gatt, com vistas à criação de novos mecanismos reguladores do comércio internacional (mercadorias e serviços). Era a chamada Rodada Uruguai do Gatt, que culminou com a celebração de acordos, dentre outros os que criaram a OMC e o TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio). Marrakesh/Marrocos, em abril de 1994.

© 2005 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 9 PIPELINE Durante esse período os EUA, nosso maior parceiro comercial (secundado por outros do primeiro mundo), exerceram grande pressão sobre o Brasil visando convencê-lo a alterar sua legislação de propriedade industrial de modo a prever a proteção das invenções de medicamentos e alimentos, a fim de ajustar-se ao acordo em discussão na Rodada Uruguai do Gatt e para minimizar prejuízos com a cópia de invenções enquadradas nesses segmentos, os quais, segundo os EUA, atingiram a soma de US$ 160 milhões no período (Maria Helena Tachinardi em A GUERRA DAS PATENTES, pág. 114).

© 2005 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 10 PIPELINE Durante as discussões travadas na Rodada Uruguai do Gatt, os EUA, a pretexto de se ressarcir dos danos causados por cópias aqui produzidas de invenções naquele país criadas, colocaram em prática retaliações contra exportações brasileiras de aço e calçados, principalmente. Persistiram até que após sua eleição e antes de sua posse, o Presidente Collor se comprometeu com aquele país de enviar projeto de lei ao Congresso Nacional, atendendo suas reivindicações.

© 2005 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 11 PIPELINE Levando em consideração princípio cristalizado no Acordo TRIPS, segundo o qual “qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial”, a LPI além de restabelecer a proteção às invenções farmacêuticas e alimentícias, a exemplo do que ocorreu com o Chile e o México, consagrou em suas disposições transitórias e finais, a patente pipeline.

© 2005 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 12 PIPELINE 3. Pressupostos para a obtenção de uma patente pipeline. Como anteriormente mencionado eles estão expressos no artigo 230 da LPI: Artigo 230- Poderá ser depositado pedido de patente relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou processos alimentícios, químico- farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, 3. Pressupostos para a obtenção de uma patente pipeline. Como anteriormente mencionado eles estão expressos no artigo 230 da LPI: Artigo 230- Poderá ser depositado pedido de patente relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou processos alimentícios, químico- farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie,

© 2005 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 13 PIPELINE bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, por quem tenha proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do primeiro depósito no exterior, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no país, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente.

© 2005 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 14 PIPELINE O artigo 230 fixa limites para a concessão das patentes pipeline, a saber: a) o objeto da invenção não tenha sido colocado em qualquer mercado, seja diretamente por seu titular ou por terceiro com seu consentimento. b) que não tenham sido realizados, por terceiros, no Brasil, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente. O artigo 230 fixa limites para a concessão das patentes pipeline, a saber: a) o objeto da invenção não tenha sido colocado em qualquer mercado, seja diretamente por seu titular ou por terceiro com seu consentimento. b) que não tenham sido realizados, por terceiros, no Brasil, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente.

© 2005 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 15 PIPELINE Esses dois limites impedem que as patentes pipeline tenham efeitos retroativos, prejudicando laboratórios locais que anteriormente vinham explorando invenções patenteadas no exterior nesses ramos industriais.

© 2005 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 16 PIPELINE Importa enfatizar, ainda, que a LPI estabeleceu o prazo de um (01) ano para que requeridas as patentes pipeline, a contar da data de sua publicação em 15 de maio de 1996.Também é necessário relevar, que o Governo brasileiro fixou uma taxa de R$ ,00 (dez mil reais), para o depósito dos pedidos de patente pipeline, o que na época equivalia quase a US$ ,0 (dez mil dólares).

© 2005 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 17 PIPELINE 4. Finalmente, qual o prazo de validade das patentes pipeline segundo a letra do parágrafo 4º., da lei no /96? O acórdão da douta Terceira Turma do STJ, que por maioria não conheceu o RESP /RJ, interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão desse Egrégio Tribunal Regional (DJ-1 de 28/06/04), é que no meu sentir, no plano judicial, deu melhor interpretação ao parágrafo 4º., do artigo 230 da LPI. Por quê? 4. Finalmente, qual o prazo de validade das patentes pipeline segundo a letra do parágrafo 4º., da lei no /96? O acórdão da douta Terceira Turma do STJ, que por maioria não conheceu o RESP /RJ, interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão desse Egrégio Tribunal Regional (DJ-1 de 28/06/04), é que no meu sentir, no plano judicial, deu melhor interpretação ao parágrafo 4º., do artigo 230 da LPI. Por quê?

© 2005 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 18 PIPELINE Nele o eminente Sr. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito com acerto observou: “impõe que a contagem do prazo de validade da patente pipeline corresponda à patente concedida em virtude do primeiro pedido, não como entendido pela douta autoridade coatora, da data do requerimento deste”, esclarecendo, mais adiante, em seu voto, que “não quis o legislador brasileiro dizer de que data se conta a proteção conferida no país do primeiro depósito, mas sim do prazo remanescente de proteção no país em que foi feito o primeiro depósito, o que é coisa diferente”.

© 2005 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 19 PIPELINE Ao falar em prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, a lei pressupõe a existência de uma patente no exterior. A única restrição que ela faz é quanto a impossibilidade desse prazo remanescente ultrapassar vinte anos em relação à data do depósito do pedido pipeline no INPI.

© 2005 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 20 PIPELINE Um pouco mais intrincada é a questão dos pedidos pipeline que reivindicaram mais de uma prioridade, em países ou repartições de patentes diferentes, correspondentes a pedidos depositados no curso de um (01) ano.

© 2005 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 21 PIPELINE É por demais sabido que ao chegar a uma invenção que reúna os três pressupostos básicos de patenteabilidade, seu autor cogita imediatamente de requerer sua proteção. Sucede, no entanto, que embora preenchendo esses requisitos essenciais, é muito comum a invenção apresentar problemas de natureza técnica e econômica de modo a comprometer sua competitividade nos mercados que visa atingir.

© 2005 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 22 PIPELINE Segue-se daí que o inventor prossegue pesquisando a procura de outras formas de execução de sua invenção, por si só insuscetíveis de patenteamento, mas uma vez encontradas a ela se agregam vantajosamente. Isso significa dizer, à medida em que essas formas de execução vão sendo concebidas, no decurso de um (01) ano a contar do pedido original, novos pedidos vão sendo efetuados, incorporando-as em seus relatórios descritivos. Assim é muito comum serem requeridos no INPI, em conformidade com a Convenção da União de Paris, pedidos reivindicando múltiplas prioridades de pedidos efetuados no exterior. Segue-se daí que o inventor prossegue pesquisando a procura de outras formas de execução de sua invenção, por si só insuscetíveis de patenteamento, mas uma vez encontradas a ela se agregam vantajosamente. Isso significa dizer, à medida em que essas formas de execução vão sendo concebidas, no decurso de um (01) ano a contar do pedido original, novos pedidos vão sendo efetuados, incorporando-as em seus relatórios descritivos. Assim é muito comum serem requeridos no INPI, em conformidade com a Convenção da União de Paris, pedidos reivindicando múltiplas prioridades de pedidos efetuados no exterior.

© 2005 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 23 PIPELINE Ocorre, todavia, que ao chegar a uma forma de execução técnica e economicamente mais viável de sua invenção, o inventor desiste dos pedidos anteriores, deixando que seja submetido aos trâmites legais apenas um daqueles posteriores, que a seu ver descreve, ilustra e reivindica sua invenção de forma a torná-la mais competitiva nos mercados onde vai explorá-la.

© 2005 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 24 PIPELINE Evidente que daqueles pedidos de que desistiu não resultaram patentes que se lhe assegurasse proteção, ou melhor, usando as palavras do então ilustre Procurador-Geral do INPI, Dr. Ricardo Sichel, que em parecer publicado na RPI de 10/07/2000 asseverou:

© 2005 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 25 PIPELINE...”entendo que o primeiro pedido que eventualmente foi retirado e, portanto, não gerou efeito jurídico algum, não deva ser utilizado como marco inicial para a proteção, conferida por lei, às patentes pipeline”.

© 2005 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 26 PIPELINE Com todo o respeito àqueles que sustentam o contrário, parece-me inconsistente a tese de que o prazo remanescente da proteção conferida à patente correspondente ao primeiro pedido efetuado no exterior e que cumpriu integralmente os trâmites legais, deva ser contado a partir da data do depósito deste ou daqueles que o antecederam, porque manifestamente em oposição à letra do parágrafo 4º. do artigo 230 da LPI, que claramente fixa o dies a quo do prazo remanescente a data de depósito do pedido pipeline no INPI.

© 2005 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados. 27 PIPELINE Em outras palavras, se na data do depósito da patente pipeline brasileira restavam à patente correspondente ao primeiro pedido no exterior um prazo de 10 anos, este terá que ser acrescido àquela data. MUITO OBRIGADO! Em outras palavras, se na data do depósito da patente pipeline brasileira restavam à patente correspondente ao primeiro pedido no exterior um prazo de 10 anos, este terá que ser acrescido àquela data. MUITO OBRIGADO!