DIREITO DE MARCAS Dos Meios de Tutela Cíveis 25-03-2017 DIREITO DE MARCAS Dos Meios de Tutela Cíveis MARIA JOSÉ COSTEIRA Juíza do Tribunal de Comércio de Lisboa Universidade Nova de Lisboa 17 de Maio de 2011

25-03-2017 1 - Introdução

1 -Introdução

2 – Os Recursos de Marca

2 – Os Recursos de Marca Legitimidade activa - Qualquer interessado que se sinta prejudicado, directa e efectivamente, pela decisão do INPI – art. 41º - Legitimidade não dependente da prévia reclamação na fase administrativa do processo

2 – Os Recursos de Marca Prazo - Dois meses a partir da publicação no B.P.I. ou do pedido de certidão – art. 41º - Prazo de natureza substantiva: contagem ininterrupta – art. 279º Cod.Civil

Tramitação do processo 2 – Os Recursos de Marca Tramitação do processo - Notificação ao INPI – art. 43º - limita-se a remeter o processo: 10 dias - responde e remete o processo: 20 dias - pede prorrogação do prazo (prazos não peremptórios) - Citação da parte contrária – art. 44º - resposta em 30 dias

Tramitação do processo 2 – Os Recursos de Marca Tramitação do processo - Decisão – art. 44º - a proferir em 15 dias - esclarecimentos do técnico do INPI - não há audiência de julgamento - prova admissível: documental - recurso de plena jurisdição e por regra em apenas um grau – art. 46º

2 – Os Recursos de Marca

2 – Alguns exemplos (art. 223º, nº 1, al. b) Marca internacional nº 806.382 Classe 3ª INPI: recusou Tribunal:recusou

2 – Alguns exemplos (art. 223º, nº 1, al. b) Marca internacional nº 692.501 Classe 30ª INPI: recusou Tribunal: concedeu

2 – Alguns exemplos (art. 223º, nº 1, al. b) Marca internacional nº 774.914 classes 1ª, 16ª, 20ª INPI: recusou Tribunal: concedeu

2 – Alguns exemplos (art. 223º, nº 1, al. b) Marca Int. 677.702 Marca Int. 709.807 Marca Int. 677.705 INPI: concedeu INPI: concedeu INPI: recusou Tribunal: concedeu

2 – Alguns exemplos (art. 239º, al. a) Marca internacional 721458 Marca nacional nº 235.993 (Classe 29ª) (classe 29ª) “ESTRELITAS” (nominativa) INPI: concedeu Tribunal: concedeu

2 – Alguns exemplos (art. 239º, al. a) marca internacional 721.490 marca internacional 705.508 “PLANETIS” (nominativa) INPI: concedeu parcialmente Tribunal: recusou parcialmente

2 – Alguns exemplos (art. 239º, al. a) marca nacional 333.372 marca nacional 311.034 classe 29ª classe 29ª insígnia nº 5449 INPI: concedeu Tribunal:concedeu

2 – Alguns exemplos (art. 239º, al. a) Marca nacional 346.499 marca internacional 637.409 INPI: concedeu Tribunal: concedeu

2 – Alguns exemplos (art. 239º, al. a) Marca internacional 699.365 Marca internacional 647.085 Marca internacional 379525 “TARGA” (nominativa) INPI: concedeu Tribunal: concedeu

2 – Alguns exemplos (art. 239º, al. a) Marca internacional 748.488 Marca nacional 312.809 “CROWN” (nominativa) INPI: recusou Tribunal: concedeu

TRIBUNAIS DE MARCA COMUNITÁRIA Regulamento 40/94 TRIBUNAIS DE MARCA COMUNITÁRIA (art. 40º/2 CPI) -Tribunal do Comércio de Lisboa -Tribunal da Relação de Lisboa

3 – Marca Comunitária Regulamento 40/94 Art. 6º: Direito constitui-se pelo registo (= art. 224º CPI) - salvaguarda interesses dos titulares - salvaguarda interesses de terceiros - melhor processo de objectivação e delimitação de um bem jurídico imaterial

3 – Marca Comunitária Regulamento 40/94 Art. 4º - objecto do registo Art. 7º - motivos absolutos de recusa Arts. 8º - motivos relativos de recusa Art. 9º - Propriedade e exclusivo Cod. Prop. Industrial Art. 222º - objecto do registo Arts. 238º - motivos absolutos de recusa Arts. 239º - motivos relativos de recusa Art. 224º e 258º - Propriedade e exclusivo

“all infringment acts” “acções de contrafacção” 3 – Marca Comunitária Art. 92º Reg. (versão inglesa) Tribunais nacionais competentes para “all infringment acts” Art. 92º Reg. (versão portuguesa) Tribunais nacionais competentes para “acções de contrafacção”

3 – Alguns exemplos (art. 9º, Reg.) 25-03-2017 3 – Alguns exemplos (art. 9º, Reg.) Marca comunitária 1971720 Marca nacional 353.62 (prioritária) INPI: concedeu Tribunal:recusou

3 – Alguns exemplos (art. 9º, Reg.) 25-03-2017 3 – Alguns exemplos (art. 9º, Reg.) Marca comunitária 5148226 Marca nacional nº 406.329 (prioritária) INPI: concedeu Tribunal:concedeu

Caso: Marcas nominativas 3 – Marca Comunitária Caso: Marcas nominativas “COROA” “CORONAS” Marca nacional recorrida Marca comunitária do recorrente Classe 33ª: bebidas alcoólicas Classe 33ª: bebidas alcoólicas

Reconvenção inadmissível nos recursos 3 – Marca Comunitária Reconvenção inadmissível nos recursos

3 – Marca Comunitária Regulamento 40/94 – Arts. 52º - erro de tradução: “Counterclaim in infringment proceedings” “pedido reconvencional numa acção de contrafacção” só admite a reconvenção nas acções, não também nos recursos

Caso: Marcas nominativas 3 – Marca Comunitária Caso: Marcas nominativas “INVOGUE” “VOGUE” Marca nacional recorrida Pedido de marca comunitária Pedido de registo posterior já concedido pelo INPI Pedido de registo prioritário a aguardar decisão do IHMI Suspensão do recurso

4 – As Acções Declarativas

4 – As Acções Declarativas Legitimidade Aferida nos termos gerais – art. 26 CPC Acções de anulação /nulidade (art. 35º/2) Activa: MP ou qualquer interessado - incluindo quem tiver pedido um registo que ainda não foi objecto de despacho – art. 5º Passiva: titular do sinal e de quaisquer direitos derivados – litisconsórcio necessário passivo

4 – As Acções Declarativas Prazo Anulação de um registo: 10 anos a contar da data do despacho de concessão (excepto casos de má fé) – art. 266º/4 Anulação de firma/denominação social: 10 anos a contar da publicação do pacto social ou da sua alteração (excepto as intentadas pelo MP) - art. 4º/5

4 – As Acções Declarativas Contestação Falta de uso sério – art. 266º/3 Registo por 10 anos – art. 255º (Monopólio potencialmente vitalício) Uso sério da marca – art. 268º Falta de uso sério: caducidade – art. 269º

4 – As Acções Declarativas Contestação Esgotamento do direito – art. 259º O direito conferido pelo registo não permite ao seu titular proibir o uso da marca em produtos comercializados pelo próprio ou com o seu consentimento no espaço económico europeu

4 – As Acções Declarativas Contestação Preclusão por tolerância – art. 267º O titular de uma marca registada que tolerar, durante cinco anos consecutivos, o uso de uma marca registada posterior, perde o direito de se opor ao seu uso, salvo se o registo da marca posterior tiver sido efectuado de má fé

4 – As Acções Declarativas Contestação Pedido reconvencional Anulação da marca do A. Declaração de caducidade da marca do A. Pedido de indemnização pelos prejuízos que sofrerá com a alteração da sua firma/denominação

4 – As Acções Declarativas Prova - admissíveis todos os meios de prova - prova do direito – título de registo (art. 7º/1) - prova pericial: contrafacção e prejuízos

4 – As Acções Declarativas Sentença – art.. 338º-M Medidas relativas ao destino a dar - aos bens em que se tenha verificado a violação - aos instrumentos utilizados no fabrico desses bens - Ex: retirada dos circuitos comerciais ou destruição

4 – As Acções Declarativas Sentença – art.. 338º-N Medidas destinadas a garantir o cumprimento da decisão condenatória - Ex: interdição do exercício de profissão proibição de participar em feiras encerramento de estabelecimento - Sanção pecuniária compulsória

4 – As Acções Declarativas Sentença – art.. 338º-O Medida de carácter preventivo-repressor: Publicação, a expensas do infractor, de extracto da decisão condenatória - Boletim Propriedade Industrial Qualquer meio de comunicação social

4 – As Acções Declarativas A - Pedido - cancelamento do registo de um sinal por existência de uma marca registada anterior, que assinala produtos idênticos ou afins e que é confundível / concorrência desleal - pagamento de uma indemnização: diluição da marca e prejuízos materiais

4 – Alguns exemplos Insígnia nº 11.170 marca internacional 596.186 Pedido: anulação da insígnia Decisão: improcedência do pedido

4 – Alguns exemplos (art. 239º, al. m) Marca internacional 632.742 Marca nacional 306.102 Pedido: anulação da marca Decisão: improcedência da acção

4 – As Acções Declarativas B - Pedido - condenação na cessação do uso de uma marca e/ou da comercialização de determinado produto/serviço assinalado com esse sinal, por estar a ser usada uma marca do A. sem sua autorização ou uma expressão confundível com a marca registada (prioritária e destinada a assinalar produtos idênticos ou afins) - pagamento de uma indemnização: prejuízos materiais

4 – Alguns exemplos A: H.D.Michigan, Inc. Marca comunitária 83451 Marca comunitária 83584 Pedido: cessação do uso do sinal Harley-Davidson Decisão: procedência do pedido

4 – As Acções Declarativas C - Pedido - cancelamento de uma firma/denominação social por ser confundível com um sinal anterior - pagamento de uma indemnização: diluição da marca, desvio de clientela e prejuízos materiais

4 – As Acções Declarativas Pode ser pedida a anulação da firma ou denominação mesmo sem ter sido comunicado ao RNPC o registo da marca Art. 33º/6 Dec.lei 129/98 - Só releva em sede administrativa e não quando está em causa a defesa do direito do ponto de vista substantivo

4 – As Acções Declarativas Art. 33º/1 e 2 Princípio da Novidade não é um princípio absoluto Só é de anular firma/denominação quando houver uma relação entre os produtos/serviços que a marca assinala e a actividade exercida pelo titular da firma/denominação social (Art. 33º /5 Dec.lei 129/98: “induzir em erro”)

4 – Alguns exemplos (art. 33º/6 Dl 129/98 e 99º Reg.) A: “AUDI AG” AUDI quattro Marcas R: “AUDITRADING – Importação e Exportação, Lda.” Pedido: abster-se de usar na denominação social ou em qualquer sinal a expressão “AUDI” Decisão: Improcedência do pedido Relação: Revoga decisão e condena no pedido

4 – Alguns exemplos (art. 33º/6 Dl 129/98 e 99º Reg.) A: “DANONE, S.A ” R: COMPAGNIE GERVAIS DANONE Pedido: anulação da marca Decisão: Procedência do pedido

4 – As Acções Declarativas D - Pedido - reversão: o A. pretende passar a ser o titular da marca do R. - art. 34º/2 (a marca está registada (em Portugal) em nome do agente ou representante do titular de uma marca registada num dos países da União ou da OMC sem o seu consentimento – art. 226º)

4 – As Acções Declarativas E - Pedido - anulação ou declaração de nulidade - marca enganosa - falta capacidade distintiva

4 – Alguns exemplos Ex. pedido de anulação sui generis Titular: IPQ Classes 1ª a 5ª e 42ª Pedido: anulação Decisão: Procedência do pedido

5 – Os Procedimentos Cautelares

5 – Os Procedimentos Cautelares Art. 338º-I 1 — Sempre que haja violação ou fundado receio de que outrem cause lesão grave e dificilmente reparável do direito de propriedade industrial… 2 — O tribunal exige que o requerente forneça os elementos de prova para demonstrar que é titular do direito de propriedade industrial, ou que está autorizado a utilizá-lo, e que se verifica ou está iminente uma violação.

5 – Os Procedimentos Cautelares art. 381º CPC

5 – Os Procedimentos Cautelares ART. 338º-I C.P.I.

5 – Os Procedimentos Cautelares Violação iminente (art. 338º-I, nº 2) = lesão grave e dificilmente reparável

5 – Os Procedimentos Cautelares Notificação do requerido para se abster de usar o sinal considerado imitação do sinal do requerente Notificação do requerido para se abster de comercializar os produtos sob o sinal objecto da providência Apreensão dos bens que estão a ser comercializados com o sinal Notificação do requerido para se abster de usar a firma/denominação

Arresto Art. 338º-J/1 actos praticados à escala comercial arresto de bens do presumível infractor desde que esteja comprometida a cobrança da indemnização Art. 338º-J/2 qualquer violação apreensão de bens que violem os direitos de propriedade industrial ou que apenas possam servir para a prática do ilícito

Arresto – 338-J/1 e 2 Contraditório: - regra: audição da parte contrária - excepção : não audição se o atraso na efectivação da apreensão puder causar danos irreparáveis ao requerente Tramitação: - Aplicam-se as regras relativas às medidas de preservação da prova

Arresto – 338-J/1 e 2 Prova Arts. 338-J, nº 1 e 2: - titularidade do direito - violação consumada ou iminente Art. 338-J, nº 1 .circunstâncias susceptíveis de comprometer a cobrança da indemnização .escala comercial

5 – Alguns exemplos insígnia nº 2860 Sinal não registado Marca comunitária 157230 insígnia nº 2860 Pedido: abster-se de usar a letra “G” envolta numa coroa de louros Decisão: deferiu a providência

5 – Alguns exemplos Marca comunitária 377.580 Pedido: cessação da utilização do padrão Decisão: deferiu a providência

6 – A Protecção Provisória Art. 5º/1 O pedido de registo (…) confere provisoriamente ao requerente, a partir da respectiva publicação no BPI, protecção idêntica à que seria atribuída pela concessão do direito, para ser considerada no cálculo de eventual indemnização.

6 – A Protecção Provisória

6 – Alguns exemplos (art. 33º/6 Dl 129/98 e 99º Reg.) Requerente: “DELTA PLUS, S.A.” titular do pedido de marca comunitária nº 883850 Requerida: “DELTA PLUS II – SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL, LDA” Pedido: abster-se de usar a denominação social ou qualquer sinal distintivo que inclua “DELTA PLUS” Decisão: deferiu a providência

Pedido de marca comunitária 2744571 Pedido: cessação do rótulo e embalagem Decisão: deferiu a providência

Medidas para obtenção e preservação da prova Directiva: pensadas como medidas prévias a acções de mérito – art. 7º CPI: prévias também a providências cautelares - Art. 338ºF

Medidas para obtenção da prova – art. 338º-C apreensão de documentos bancários, financeiros, contabilísticos ou comerciais Quando estão em causa actos praticados à escala comercial, Prova da violação e de que a mesma está a ser praticada tendo por finalidade uma vantagem económica ou comercial.

Medidas para obtenção da prova – 338º-C regime subsidiário - arts.302º/304ºC.P.C.? - arts. 520º ss C.P.C.? requerente tem que especificar as provas que pretende preservar (art. 6º Directiva) não tem natureza urgente

Medidas para obtenção da prova – 338º-C Tribunal obrigado a assegurar a protecção das informações confidenciais – nº 3 Pergunta: Como compatibilizar o direito do A. de requerer a apresentação de elementos com o direito do R. de salvaguardar o segredo de negócio?

Medidas de Preservação da prova – 338º - D tem natureza urgente - ex: - descrição de bens - apreensão de bens prova da violação do direito ou do fundado receio de lesão grave e dificilmente reparável prova do perigo de dissipação das provas Legislador não consagra protecção da confidencialidade

Tramitação e Contraditório 338º - E regra: audição da parte contrária excepção: dispensa quando atraso possa causar danos irreparáveis ou exista risco sério de destruição ou ocultação da prova. notificação imediata do requerido após executada a medida decretada

Extinção e caducidade 338º - F Medidas requeridas previamente à propositura da acção principal - prazo de 30 dias a contar da decisão se o requerido tiver sido ouvido - prazo de 10 dias a contar da notificação ao requerente de que o requerido já foi citado - Medidas requeridas previamente à propositura da providência cautelar ???

Responsabilidade do requerente – 338º - G decretamento pode depender da prestação de uma caução ou outra garantia pelo requerente requerente pode ser condenado a pagar ao requerido uma indemnização se: - a medida decretada for injustificada, - a medida deixar de produzir efeitos por facto imputável ao requerente, - não existir violação, - o receio de lesão grave e dificilmente reparável for infundado.

Informações 338º - H Incidente de providência e de acção? Incidente prévio à acção ou na pendência da acção? não tem natureza urgente não está regulada a tramitação: tem contraditório?

Maria José Costeira MariaCosteira@juizes-csm.org.pt Obrigada! Maria José Costeira MariaCosteira@juizes-csm.org.pt