02/04/2017

30.1. Terminologia. Conceito: – sob a denominação genérica transferência de tecnologia, o agrupamento de diferentes figuras contratuais; – a concessão de uma parte a outra da utilização empresarial de uma patente ou de conhecimentos técnicos e experiência sobre procedimentos ou fórmulas de produção de bens e serviços;

– o contrato de franchising, na maioria das vezes, necessitará do negócio de know-how, assistência técnica, consultoria, entre outros, facultando-se ao cessionário do contrato o direito e a obrigação de usar uma marca detida pelo exportador da tecnologia; – nesses negócios jurídicos, o preço é representado por esses royalties, valores que o cessionário se compromete a pagar ao cedente, decorrente da transferência do domínio, uso ou gozo das coisas objeto da cessão;

– a natureza da tecnologia objeto do contrato; – determinação das obrigações do cedente e do cessionário; – caráter definitivo ou temporário da cessão da tecnologia; – modalidade de pagamento de royalties; – indicação de responsabilidade fiscal no tocante aos tributos que oneram o negócio;

– prazo de duração; – limitação ao uso da tecnologia; – determinação da qualidade dos produtos e serviços; – designação de foro competente e instituição de juízo arbitral; – o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) expediu o Ato Normativo no 15/75, definindo os conceitos básicos e as normas para os contratos de tecnologia.

30.2. Contrato de licença: – pelo contrato de licença, o titular de uma patente de invenção, o licenciante ou licenciador, autoriza outrem, o licenciado, a usá-la ou explorá-la empresarialmente, sem transferir sua titularidade; – o contrato de licença é atípico, porém perfeitamente compreendido pelo direito consuetudinário mercantil;

– o art. 61 da nova Lei de Propriedade Industrial (Lei no 9 – o art. 61 da nova Lei de Propriedade Industrial (Lei no 9.279, de 14-5-96) estabeleceu que “o titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração”; – pelo contrato, o licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente (art. 61, parágrafo único);

– o art. 62 acrescenta que o contrato de licença pode ser averbado no INPI, a fim de produzir efeitos em relação a terceiros; – o art. 63 disciplina a possibilidade de aperfeiçoamento de patente licenciada, que pode ser levada a efeito tanto pelo licenciante, como pelo licenciado.

30.3. Contrato de know-how: – a dicção inglesa refere-se à expressão know-how to do it, saber como fazê-lo, sendo aceita sem restrições nos negócios empresariais internacionais; – o contrato refere-se à perícia e habilidade técnicas mais ou menos complexas necessárias para dominar determinado método de produção de bens e serviços;

– o cessionário contrai, obrigação negativa de não fazer, em não revelar o conteúdo do know-how a terceiros; – o cedente obriga-se a prestar ao cessionário toda informação necessária para a utilização eficaz da tecnologia.

30.4. Outros contratos: – o contrato de informação técnica, integrará negócio de franquia ou know-how; – no contrato de assistência técnica, a empresa assistente compromete-se a fornecer ao assistido os conhecimentos e a experiência que detém, referente a determinado processo empresarial;

– agrega-se à assistência técnica o contrato de manutenção; – no contrato de assistência técnica, o assistido paga pelo preço de peças substituídas ou mão-de-obra; – por sua natureza, os contratos de assistência técnica e de manutenção são negócios de duração;

– no contrato de consultoria, ocorre a transferência de conhecimentos que abrangem a perícia técnica nos mais variados ramos de conhecimento.

30.5. Extinção: – a extinção do contrato de know-how, como todos os que envolvem transferência de tecnologia, requer exame cuidadoso; – são contratos que protraem-se no tempo, envolvendo em geral vultosos capitais, carecendo de prazo razoável para as partes liquidarem compromissos pendentes;

– o contrato por prazo determinado, como regra, não exige notificação prévia, porém é comum que as partes estabeleçam dispositivos, comunicando oportunamente a renovação ou não; – vigente o pacto por prazo indeterminado, há necessidade de aviso prévio, com lapso razoável, a fim de ocorrer a resilição.